Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 сентября 2010 г. N Ф05-9815/10 по делу N А40-166607/2009

г. Москва

21 сентября 2010 г.

Дело N А40-166607/09-110-1056

Резолютивная часть постановления объявлена: 14 сентября 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен: 21 сентября 2010 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: Е.Ю. Ворониной, В.А. Долгашевой

при участии в заседании:

от заявителя - Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. (Starwood Hotel & Resorts Worldwide Inc.): Попеленский Н.К, - доверенность от 11.11.2009; Попеленская В.Н, - доверенность от 13.12.2009;

от заинтересованных лиц - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам": Робинов А.А, - доверенность от 08.04.2010 N 01/25-220/41; Разумова Г.В, - доверенность от 08.04.2010 N 01/25-221/41;

Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам": Робинов А.А,- доверенность от 18.01.2010 N 41-76-12; Разумова Г.В, - доверенность от 18.01.2010 N 41-72-12,

рассмотрев 14 сентября 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (заинтересованное лицо)

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 18 июня 2010 года,

принятое судьями Э.В. Якутовым, Ж.В. Поташовой, Е.В. Пронниковой,

по заявлению Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. (Starwood Hotel & Resorts Worldwide Inc.) (США)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.09.2009 N 2006724703/50(975293), об обязании названной федеральной службы удовлетворить поданное возражение, а также отменить решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2006724703/50(975293) и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

Компания Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 04.09.2009 N 2006724703/50(975293), об обязании названной федеральной службы удовлетворить поданное возражение, а также отменить решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2006724703/50(975293) и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака.

В качестве другого заинтересованного лица к участию в деле привлечено Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт федеральной промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам" (далее - ФГУ ФИПС).

Решением от 15.02.2010 в удовлетворении предъявленных требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2010 решение отменено, оспариваемый ненормативный правовой акт признан недействительным. При этом суд обязал Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем государственной регистрации обозначения по заявке N 2006724703/50(975293).

Требования о проверке законности постановления от 18.06.2010 в кассационной жалобе Роспатента основаны на том, что при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта апелляционным судом грубо нарушены нормы материального права и нормы процессуального права, а выводы этого суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Положения статьи 6 quinquis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (далее - Парижская конвенция) применены неправильно. Постановление подлежит отмене, а решение суда первой инстанции - оставлению в силе.

В отзыве на кассационную жалобу компания возражала против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, ссылаясь на их несостоятельность.

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной жалобы, состоявшееся 14.09.2010 в 16 часов 40 минут, явились и дали относительно кассационной жалобы следующие объяснения:

- представитель Роспатента (он же - представитель ФГУ ФИПС) объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает;

- представитель компании объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, по мотиву их неосновательности.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде, как показала проверка материалов дела, являлась законность решения Роспатента от 04.09.2009 N 2006724703/50(975293), принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного компанией на решение Роспатента от 18.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2006724703/50. При этом в удовлетворении возражения отказано.

В обоснование оспариваемого ненормативного правового акта Роспатент сослался на следующие обстоятельства.

Обозначение по заявке N 2006724703/50 заявлено на регистрацию на имя компании в отношении услуг 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее расположенные на фоне темного квадрата букву "W" и слово "HOTELS" (в переводе с английского языка означает "гостиницы, отели"). Решением Роспатента от 18.08.2008 в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2006724703/50 отказано по мотиву несоответствия его требованиям, предъявляемым пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, а именно: буквы "W", не имеющей словесного характера и характерного графического исполнения; словесного элемента "HOTELS", не обладающего различительной способностью.

С учетом даты приоритета (29.08.2006) заявки N 2006724703/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его правоспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Товарный знак и знак обслуживания в соответствии со статьей 1 Закона о товарных знаках представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В силу пункта 1 статьи 6 того же Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также из сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Положения пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и так далее.

Анализ заявленного обозначения показал, что занимающая в нем доминирующее положение буква "W" не имеет какой-либо оригинальной графической проработки, словесного характера и смыслового значения, которое могло бы порождать ассоциации с лицом, оказывающим услуги.

Довод компании о том, что данный элемент воспринимается в качестве ломаной линии, символизирующей в области финансирования движение цен, котировок и так далее, является неубедительным, поскольку восприятие его в таком качестве для обозначения заявленных услуг 41, 43, 44 классов МКТУ средним российским потребителем материалами возражения не доказано.

Относительно слова "HOTELS". Этот элемент присутствует в лексике английского языка и в переводе на русский означает "гостиницы, отели".

Таким образом, с точки зрения семантики словесная часть "HOTELS" с учетом заявленного перечня услуг 41, 43, 44 классов МКТУ, соотносящихся с деятельностью гостиниц, указывает на наименование предприятия и вид оказываемых услуг.

С учетом изложенного заявленное обозначение состоит из не обладающих различительной способностью элементов. При этом указанные элементы в сочетании с черным квадратом, являющимся для них фоном, не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов. Обозначение лишено каких-либо отличительных признаков, в связи с чем подпадает под категорию неохраноспособных обозначений в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Относительно представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения комбинированным обозначением с элементами "W HOTELS" различительной способности материалов из сети Интернет, касающихся использования заявленного обозначения, Решения административной коллегии Центра арбитражного урегулирования споров и посредничества при ВОИС и его перевод, информации из сети Интернет о расследовании спора по обвинению компании Hiton Hotels в промышленном шпионаже и недобросовестной конкуренции в отношении товарного знака "W", то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки N 2006724703/50 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки гостиницы, принадлежащей компании, поскольку все статьи, посвященные открытию в Санкт-Петербурге отеля "W HOTELS", были размещены в сети интернет после 29.08.2006.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения, Роспатентом доказаны.

Апелляционным судом вывод суда первого инстанции о соответствии оспариваемого ненормативного правового акта закону признан ошибочным, что обусловило отмену решения и принятия нового судебного акта об удовлетворении предъявленных требований.

Проверив законность постановления от 18.06.2010 в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, объяснений относительно кассационной жалобы, суд кассационной инстанции при принятии постановления исходил из следующего.

С учетом поданного заявления судебное разбирательство по делу апелляционным судом произведено в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьей 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела и принятии обжалуемого постановления апелляционный суд исходил из следующего.

В силу требований статьи 6 quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, приведенными в данной статье.

Поскольку товарный знак тождествен товарному знаку, первоначально зарегистрированному 22.04.2008 в США, к используемому на территории Российской Федерации знаку должен применяться пункт B статьи 6 quinquies Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях: 1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана; 2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана; 3) если знаки противоречат морали или публичному порядку, и в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность.

Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Однако сохраняется применение статьи 10 bis.

Исходя из пункта C указанной статьи Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.

Так, Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. является владельцем сети отелей в различных странах мира. Тождественное обозначение, состоящее из тех же элементов, получило правовую охрану в целом ряде стран: США, Эстонии, Грузии, Хорватии, Черногории, Сербии, Сирии.

Решением Роспатента от 03.03.2010 в соответствии с Мадридским соглашением и протоколом к нему предоставлена правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 965454. То обстоятельство, что решение о признании правовой охраны международного товарного знака на территории Российской Федерации принято Роспатентом после вынесения оспариваемого отказа в государственной регистрации не может повлиять на вывод о наличии у рассматриваемого обозначения различительной способности.

Поэтому вывод суда первой инстанции о законности оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента неправомерен.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, апелляционным судом установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств. Оснований полагать, что выводы апелляционного суда о применении нормы права применительно к установленным им по данному делу фактическим обстоятельствам являются ошибочными, не усматривается.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, обсуждены и отклонены по мотиву неосновательности, поскольку при проверке материалов дела не нашли своего подтверждения.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2010 года по делу N А40-166607/09-110-1056 Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - без удовлетворения.

Председательствующий

М.В. Борзыкин

Судьи

Е.Ю. Воронина В.А. Долгашева