Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 июля 2013 г. N Ф05-9437/12 по делу N А40-6523/2012

г. Москва

3 июля 2013 г.

Дело N А40-6523/12-5-59

Резолютивная часть постановления объявлена 26.06.2013.

Полный текст постановления изготовлен 03.07.2013.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Дунаевой Н.Ю.,

судей Чучуновой Н.С., Комаровой О.И.,

при участии в заседании:

от Компании Ваказим Пропертиз Лимитед - Шутков А.В.- доверен. от 04.04.2011 г.,

от Компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт - Юрьева О.Е. - доверен. от 20.06.2012 г.

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - уведомлен, не явился

рассмотрев в судебном заседании 26.06.2013

кассационные жалобы Компании Ваказим Пропертиз Лимитед и Компании Штадлер Форм Актиенгесселлшафт

на постановление от 19.03.2013

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Солоповой А.А., Лаптевой О.Н., Трубицыным А.И.,

по делу N А40-6523/12-5-59 по иску Компании Ваказим Пропертиз Лимитед (Vacasim Properties Limited, Кипр)

к Компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт (Stadler Form Aktiengesellschaft, Швейцария)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о запрете использования товарного знака

УСТАНОВИЛ:

Компания Ваказим Пропертиз Лимитед (Vacasim Properties Limited, Кипр) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт (Stadler Form Aktiengesellschaft, Швейцария), Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2011 по заявке N 0001020396 (1020396), а также запрете использования товарного знака по международной регистрации N 1020396, принадлежащего Компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт (Stadler Form Aktiengesellschaft, Швейцария).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2012 требования, заявленные в отношении ответчика - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), выделены в отдельное производство.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2012 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

До принятия судом решения истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил ходатайство об уточнении предмета исковых требований, в котором просил запретить Компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт (Stadler Form Aktiengesellschaft, Швейцария) использование словесного обозначения "Stadler Form" для маркировки вводимых в гражданский оборот товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ, для индивидуализации товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца по свидетельствам N N 437591, 437592.

Решением Арбитражного суда города Москвыот 20.11.2012 Штадлер Форм Актиенгесселшафт (Stadler Form Aktiengesellschat) (г. Цуг, Швейцария, Chamerstrasse 174 CH-6300 Zug, Swetzeland) запрещено совершать любые действия по использованию в Роcсийской Федерации без согласия Ваказим Пропертиз Лимитед (Vacasim Properties Limited) (гр. Ксенопулу, 17, п/я 3106, Лимассол, Кипр, Gr. Xenopoulou, PC 3106, Limassol Cyprus) обозначения "Stadler Form", в том числе: вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары, однородные товарам 11 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки "Stahler" по свидетельствам N 437591 и N 437592, принадлежащие Ваказим Пропертиз Лимитед (Vacasim Properties Limited), в том числе: осуществлять ввоз на территорию Российской Федерации, предложение к продаже, продажу, хранение для цели продажи, перевозку для цели продаж таких товаров, использовать товарный знак на документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2013 решение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2012 по делу N А40-6523/2012 отменено. В иске отказано.

Не согласившись с принятым апелляционной инстанцией судебным актом, стороны обратились с кассационными жалобами в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

В жалобе истец просит постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-1760/2013-ГК по делу N А40-6523/12-5-59 отменить полностью. Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2012 по делу N А40-6523/12-5-59 оставить в силе.

В жалобе ответчик просит мотивировочную часть постановления Девятого Арбитражного апелляционного суда от 19.03.2013 по делу А40-6523/12-5-59 изменить. Применить в мотивировочной части судебного акта п. 6 ст. 1252 ГК РФ, ст. 1474 ГК РФ, п. 8 ст. 1483 ГК РФ.

В качестве оснований обоснованности жалобы истец ссылается: на нарушение норм материального и процессуального права, при вынесении обжалуемого постановления, суд апелляционной инстанции ошибочно исходил из отсутствия у Ваказим Пропертиз Лимитед права на предъявление заявленного требования, поскольку 19 февраля 2013 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков "STAHLER" по свидетельствам N 437591 и N 437592, на дату принятия Арбитражным судом города Москвы обжалуемого решения от 20.11.2012 правовая охрана товарных знаков "Stabler" по свидетельствам N 437591 и N 437592 действовала, обстоятельства, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков "Stabler" по свидетельствам N 437591 и N 437592 являются в силу п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ новыми обстоятельствами, которые не существовали на дату принятия судом первой инстанции решения, в связи с чем постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене.

В качестве оснований обоснованности жалобы ответчик ссылается: неприменение в мотивировочной части судебного акта положений п. 6 ст.1252, 1474, 1483 ГК РФ, в связи с чем постановление суда апелляционной инстанции подлежит изменению.

В ходе судебного рассмотрения кассационных жалоб заявители подтвердили доводы, изложенные в жалобах.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о дате и месте судебного разбирательства не явилось. Кассационная жалоба рассмотрена в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей сторон, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции приходит к выводу об отмене постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2013 по делу N А40-6523/12-5-59 и оставлении в силе решения Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2012 по тому же делу, а именно:

Из материалов дела следует и установлено судами, что истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением "STAHLER" выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита по свидетельству N 437591 с приоритетом от 03.11.2005 в отношении товаров 11 класса МКТУ, а также правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением "STAHLER" выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита по свидетельству N 437592 с приоритетом от 28.09.2006 в отношении той же группы товаров.

В обоснование исковых требований истец указал на использование ответчиком зарегистрированного товарного знака истца "STAHLER", поскольку у основной части поставщиков и покупателей используемое ответчиком обозначение "Stadler Form" вызывает устойчивую ассоциацию с предприятиями, объединенными под зарегистрированным товарным знаком "STAHLER".

Противопоставленный товарный знак со словесным обозначением "STADLER FORM" по международной регистрации от 17.08.2009 за N 1020396 с конвенционным приоритетом от 25.02.2009 со сроком действия 10 лет был зарегистрирован на имя ответчика в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ.

В данном случае, имеется полное вхождение словесного элемента противопоставленного товарного знака "STAHLER" в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(1) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом.

Руководствуясь положениями п.14.4.2.2. "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", утвержденными Приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что используемое сторонами словесное обозначение "STAHLER" и "STADLER FORM" (с учетом решения Роспатента от 27.03.2012 г. о предоставлении правовой охраны товарного знака "STADLER FORM" без исключения словесного элемента "FORM" из самостоятельной правовой охраны), схожи до степени смешения, поскольку в силу этой правовой нормы, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, а само сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1)-(3) этого пункта Правил. При этом согласно п.п. (4) п. 14.4.2.2 Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (1)-(3) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (часть 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что исключительное, право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Кроме того в пункте 3 упомянутой статьи указывается, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статей 1477 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак является средством индивидуализации товаров (услуг), а исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Удовлетворяя исковые требования Компании Ваказим Пропертиз Лимитед (Vacasim Properties Limited, Кипр) в части запрета ответчику совершать любые действия по использованию в Российской Федерации без согласия истца обозначения "Stadler Form", в том числе: вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары, однородные товарам 11 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки "STAHLER" по свидетельствам N 437591 и N 437592, принадлежащие истцу, суд первой инстанции исходил из того, что истец является правообладателем товарных знаков "STAHLER" N 437591 и N 437592.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что 19.02.2013 Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) приняты решения о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам N 437591, N 437592, в связи с их неиспользованием.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 настоящего Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Суд апелляционной инстанции, учитывая представленные в материалы дела решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.02.2013 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам N 437591, N 437592, в связи с их неиспользованием, пришел к выводу, что у истца отсутствует право на иск, поскольку истец не является правообладателем товарных знаков "STAHLER" по свидетельствам N 437591, N 437592.

В соответствии с пунктом 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

На момент вынесения решения суда первой инстанции, истец являлся правообладателем прав на товарный знак "STAHLER" по свидетельствам N 437591, N 437592.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Поскольку решения о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам N 437591, N 437592 приняты 19.02.2013, т.е. после вынесения судебного акта судом первой инстанции, кассационный суд приходит к выводу об отмене постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2013 по делу N А40-6523/12-5-59 и оставлению в силе решения Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2012 по тому же делу.

Расходы по госпошлине в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2013 по делу N А40-6523/12-5-59 отменить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2012 г. по тому же делу оставить в силе.

Взыскать с Компании Штадлер Форм Актиенгесселлшафт в пользу Компании Ваказим Пропертиз Лимитед расходы по уплате госпошлины в размере 2000 руб.

Председательствующий судья

Н.Ю. Дунаева

Судьи

О.И. Комарова Н.С. Чучунова