Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 июля 2013 г. N Ф05-7697/13 по делу N А40-32974/2012

г. Москва

17 июля 2013 г.

Дело N А40-32974/12-51-261

Резолютивная часть определения объявлена 11.07.2013.

Полный текст определения изготовлен 17.07.2013.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Дунаевой Н.Ю.,

судей Чучуновой Н.С., Алексеева С.В.,

при участии в заседании:

от Компании "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) (ROMVALE HOLDINGS LIMITED) - Сунгатулин А.Ю.- доверен. от 07.11.2012 г.

от общества с ограниченной ответственностью "РЛ-Трейд" - уведомлен, не явился

от закрытого акционерного общества "Русское лото" - уведомлен, не явился

рассмотрев в судебном заседании 11.07.2013

кассационную жалобу Компании "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД"

на решение от 24.01.2013

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Васильевой Т.В.,

на постановление от 08.04.2013

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Левченко Н.И., Валиевым В.Р., Расторгуевым Е.Б.,

по делу N А40-32974/12-51-261 по иску Компании "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) (ROMVALE HOLDINGS LIMITED)

к обществу с ограниченной ответственностью "РЛ-Трейд" (ОГРН 1107746449216, 127287, г. Москва, ул. Башиловская, д. 21)

третье лицо: закрытое акционерное общество "Русское лото"

о запрете использовать товарный знак и взыскании 141 926 400 руб. компенсации

УСТАНОВИЛ:

Компания "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "РЛ-Трейд": о запрете ООО "РЛ-Трейд" использовать, в т.ч. обязании удалить с лотерейных билетов лотереи "РусЛо" обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 122498 и N 174541; о взыскании с ООО "РЛ-Трейд" в пользу "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" компенсации за незаконное использование товарных знаков свидетельства N 122498 и N 174541 в размере 141 926 400 рублей; об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО "РЛ-Трейд" всех выпущенных, но еще не распространенных на момент вынесения решения, билетов лотереи "РусЛо", содержащих обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ N 122498 и N 174541; об обязании ООО "РЛ-Трейд" удалить за свой счет со всех материалов, в том числе документации, рекламы, вывесок обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ N 122498 и N 174541.

К участию в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ЗАО "Русское лото".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.01.2013 ООО "РЛ-Трейд" запрещено использовать обозначения "Русское лото" с изображением из бочонков для игры в лото при оказании услуг, однородных услугам 41 класса МКТУ "информация по вопросам развлечений, отдыха, организация лотерей, игровые залы, игры азартные, презентации, подготовка телевизионных и радиопрограмм, радиопередачи развлекательные". В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2013 решение Арбитражного суда города Москвы от 24.01.2013 по делу N А40-32974/12-51-261 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского округа, в которой просит проверить законность решения Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2013 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-8032/2013-ГК от 08.04.2013 по делу N А40-32974/12-51-261; отменить решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2013 в части отказа в удовлетворении части требований и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N09АП-8032/2013-ГК от 08.04.2013 по делу N А40-32974/12-51-261 и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять по делу новый судебный акт в части следующих требований: взыскать с ООО "РЛ-Трейд" в пользу "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" компенсацию за незаконное использование товарных знаков свидетельства NN 122498 и 174541 в размере 141 926 400 (сто сорок один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей; взыскать с ООО "РЛ-Трейд" в пользу "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" сумму государственной пошлины в размере 204 000 000 (двести четыре тысячи) рублей, в том числе: 200 000 (двести тысяч) рублей, уплаченной при предъявлении иска; 2 000 (две тысячи) рублей, уплаченной при подаче апелляционной жалобы; 2 000 (две тысячи) рублей, уплаченной при подаче кассационной жалобы.

В качестве оснований обоснованности жалобы ответчик ссылается: на неправильное применение нормы материального права: не применен закон, подлежащий применению (ст.ст. 6. 1515 ГК РФ); неправильно истолкован закон, судебные акты нарушают единообразие судебной практики противоречат правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в п. 8 постановления Пленума ВАС РФ N 11 от 17.02.2011, а также позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ N 3602/11 от 27.09.2011, в связи с чем вышеуказанные судебные акты подлежат отмене в части отказа во взыскании компенсации.

В ходе судебного рассмотрения кассационной жалобы заявитель подтвердил доводы, изложенные в жалобе, просил отменить решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2013 в части отказа в удовлетворении части требований и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-8032/2013-ГК от 08.04.2013 по делу N А40-32974/12-51-261 и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять по делу новый судебный акт в части следующих требований: взыскать с ООО "РЛ-Трейд" в пользу "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" компенсацию за незаконное использование товарных знаков свидетельства NN 122498 и 174541 в размере 141 926 400 (сто сорок один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей; взыскать с ООО "РЛ-Трейд" в пользу "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" сумму государственной пошлины в размере 204 000 000 (двести четыре тысячи) рублей, в том числе: 200 000 (двести тысяч) рублей, уплаченной при предъявлении иска; 2 000 (две тысячи) рублей, уплаченной при подаче апелляционной жалобы; 2 000 (две тысячи) рублей, уплаченной при подаче кассационной жалобы.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о дате и месте судебного разбирательства не явились. Кассационная жалоба рассмотрена в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив доводы кассационной жалобы, заслушав представителя заявителя, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции приходит к выводу об отмене решения Арбитражного суда города Москвы от 24.01.2013 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2013 по делу N А40-32974/12-51-261 в части отказа во взыскании компенсации и направлении дела N А40-32974/12-51-261 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, а именно:

Из материалов дела следует и установлено судами, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 122498 для ряда товаров и услуг, относящихся к 25, 28, 35, 41 классам МКТУ, с приоритетом от 08.07.1994 и сроком действия до 08.07.2014, и товарный знак по свидетельству РФ N 174541 для ряда услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, с приоритетом от 09.10.1998 и сроком действия до 09.10.2018.

Товарные знаки представлены в виде комбинированного обозначения со словесным элементом "Русское лото", над которым расположен изобразительный элемент - изображение бочонков для игры в лото.

Правообладателю, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (часть 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что исключительное, право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Кроме того в пункте 3 упомянутой статьи указывается, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статей 1477 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак является средством индивидуализации товаров (услуг), а исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Судами установлено, что ответчик является организатором всероссийской лотереи "РусЛо" и использует на лотерейных билетах комбинированное обозначение со словесным элементом "Новое русское лото" и изображением бочонков для игры в лото. При этом словосочетание "русское лото" расположено под словом "новое", а изображение бочонков - справа либо слева от словосочетания "русское лото", что подтверждается лотерейными билетами тиражей: N 895 от 04.12.2011, N 896 от 11.12.2011, N 897 от 18.12.2011, N 898 от 25.12.2011, N 899 от 01.01.2012, N 901 от 15.01.2012, N 902 от 22.01.2012. В сети Интернет на сайте ответчика, а также на выпускаемых последним лотерейных билетах содержится информация о лотерее.

Удовлетворяя требование истца о запрете ООО "РЛ-Трейд" использовать обозначения "Русское лото" с изображением из бочонков для игры в лото при оказании услуг, однородных услугам 41 класса МКТУ "информация по вопросам развлечений, отдыха, организация лотерей, игровые залы, игры азартные, презентации, подготовка телевизионных и радиопрограмм, радиопередачи развлекательные", суды первой и апелляционной инстанций правомерно исходили из того, что используемое ответчиком обозначение и обозначения, охраняемые в качестве товарных знаков по свидетельствам РФ N 122498 и N 174541 сходны до степени смешения с товарными знаками истца и обозначений, использованных ответчиком на лотерейных билетах тиражей N 895 от 04.12.2011, N 896 от 11.12.2011, N 897 от 18.12.2011, N 898 от 25.12.2011, N 899 от 01.01.2012, N 901 от 15.01.2012, N 902 от 22.01.2012.

Отказывая в удовлетворении требования истца об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО "РЛ-Трейд" всех выпущенных, но еще не распространенных на момент вынесения решения, билетов лотереи "РусЛо", содержащих обозначения, сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ N 122498 и N 174541 и обязании ООО "РЛ-Трейд" удалить за свой счет со всех материалов, в том числе документации, рекламы, вывесок обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ N 122498 и N 174541, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия в материалах дела доказательств, подтверждающих факт использования спорных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, иными способами (в том числе в документации, на вывесках), а также доказательства, содержащие в себе сведения о выпущенных с использованием спорного обозначения, но еще не распространенных на момент вынесения решения билетов лотереи "РусЛо".

Отказывая в удовлетворении требования о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков свидетельства N 122498 и N 174541 в размере 141 926 400 рублей, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих производство или распространение ответчиком товаров с изображением спорного обозначения, выпущенные ответчиком лотерейные билеты не являются товаром, поскольку представляют собой документ, удостоверяющий права его владельца на участие в лотереи. Лотерейный билет как предмет (объект материального мира), будучи разновидностью полиграфической продукции, не представляет собой материальной ценности. Указанная ценность состоит в правах, наличие которых подтверждает лотерейный билет. При распространении лотерейных билетов участник лотереи вносит денежные средства именно с целью возникновения у него указанных прав, а не с целью обладания билетом как изделием из бумаги.

Кассационная коллегия не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанции в части отказа во взыскании компенсации за нарушение товарного знака.

В силу ст.1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно п.п.43.3,43.4 Постановления Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В рассматриваемом случае истец требовал взыскания с ответчика компенсации за каждый случай неправомерного размещения обществом товарного знака.

Истец, обращаясь в арбитражный суд, просил взыскать с ответчиков компенсацию за незаконное использование товарного знака, определив его размер из расчета количества распространенных лотерейных билетов, на которых размещены товарные знаки.

Размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно

Согласно ч. 3 ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций согласно ч. 1 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

По смыслу и содержанию п. 2 ч. 1 ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

При таких обстоятельствах принятые по делу решение и постановление не могут быть признаны законными в части отказа во взыскании компенсации, а поэтому подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вместе с тем, для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору, требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, правильно применить нормы материального и процессуального права, учесть правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12, предложить истцу произвести расчет компенсации с учетом того, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно, в том числе в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.01.2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2013 по делу N А40-32974/12-51-261 в части отказа во взыскании компенсации отменить и направить дело N А40-32974/12-51-261 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РЛ-Трейд" в пользу Компании "РОМВЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" расходы по уплате госпошлины в размере 2000 руб.

Председательствующий судья

Н.Ю. Дунаева

Судьи

Н.С. Чучунова С.В. Алексеев