Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 июля 2013 г. N Ф05-7541/12 по делу N А40-105879/2011

г. Москва

15 июля 2013 г.

Дело N А40-105879/11-5-760

Резолютивная часть постановления объявлена: 09 июля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен: 15 июля 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: А.М. Кузнецова, И.В. Туболец

при участии в заседании:

от заявителя -

Вёрваг Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Worwag Pharma GmbH & Co. KG) (Германия): Марченков М.В., - доверенность от 10.09.2011;

от заинтересованного лица -

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (г. Москва, ОГРН 1047730015200): Лебедева А.А., - доверенность от 08.10.2012 N 01/25-726/41;

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, -

Открытое акционерное общество "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко" (г. Москва, ОГРН 10677464404736): Вепринцева Е.С., - доверенность от 12.04.2013 N МХФП-90-05/13;

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (г. Москва, ОГРН 1027739154343): Лебедева А.А., - доверенность от 09.10.2012 N 41-1583-12,

рассмотрев 09 июля 2013 года в судебном заседании кассационную жалобу Вёрваг Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Worwag Pharma GmbH & Co. KG) (заявитель)

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 13 марта 2013 года,

принятое судьями Э.В. Якутовым, И.В. Бекетовой, В.А. Свиридовым,

по заявлению Вёрваг Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Worwag Pharma GmbH & Co. KG)

о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.06.2011 N 2006733921(339404),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Открытое акционерное общество "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко", Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности",

УСТАНОВИЛ:

Верваг Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Worwag Pharma GmbH & Co. KG) (далее - иностранная компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 22.06.2011 N 2006733921(339404).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Открытое акционерное общество "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко" (далее - фармацевтическое объединение) и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее - ФГУ "ФИПС").

Решением от 17.01.2012 оспариваемый ненормативный правовой акт признан незаконным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранной компании.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2012 решение оставлено без изменения.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде являлась законность решения Роспатента от 22.06.2011 N 2006733921(339404), принятое по результатам рассмотрения возражения, поданного иностранной компанией, против предоставления правовой охраны товарному знаку "ТРИГАММА" (словесное обозначение выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2007 по заявке N 2006733921/50 с приоритетом от 23.11.2006 по свидетельству N 339404 на имя ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.Л. Семашко", в отношении товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты".

В обоснование возражения иностранная компания ссылалась на наличие у него серии товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации с 13.01.1993 по 10.02.2003, для товаров того же класса МКТУ, включающих то же словесное обозначение, а также на сходство до степени смешения товарных знаков.

Оспариваемым решением в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 339404 оставлена в силе. Роспатент исходил из того, что выявленные различия сопоставляемых товарных знаков, а также отсутствие оснований для утверждения о существовании серии знаков на имя иностранной компании, содержащих в своем составе элемент "ГАММА", позволяют сделать вывод об их несходстве до степени смешения в целом.

Выводы суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого решения закону и о нарушении в результате его принятия прав и охраняемых законом интересов иностранной компании основаны на применении положений части 1 статьи 1229, 1484, 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), с учетом положений пункта 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы), положений пункта 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Оценив словесное обозначение "ТРИГАММА" с позиции рядового потребителя, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оно является сходным до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками иностранной компании, поскольку в глазах потребителей может быть воспринято как еще один препарат известной серии "ГАММА", произведенной иностранной компанией.

Второй вывод, на который суд первой инстанции сослался в обоснование решения, заключается в том, что при рассмотрении возражения Роспатентом со ссылкой на пункт 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), было отказано в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, включая образцы упаковок с инструкциями к препаратам, выпускаемых ею; данных из сети Интернет об использовании морфемы "Гамма" другими юридическими лицами; данных о российских и международных товарных знаках иностранной компании; журналов, в которых опубликованы сведения о препаратах иностранной компании; товарного знака "ТИОГАММА" по свидетельству N176817. Правовая позиция иностранной компании была безосновательно исследована Роспатентом не в полном объеме.

Апелляционный суд, применив положения тех же норм материального права, пришел к тем же выводам.

Отклоняя доводы Роспатента о том, что словесный элемент "ГАММА/GAMMA" для товаров 05 класса МКТУ является слабым, в силу чего не может быть положен в основу серии знаков, апелляционный суд исходил из того, что в оспариваемом решении вывод о слабости элемента "ГАММА/GAMMA" мотивирован ссылкой на повторение форманты ГАММА/GAMMA в товарных знаках разных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что свидетельствует об ослаблении его различительной способности (ВИТАГАММА по свидетельству N 254368 на имя ЗАО "Брынцалов-А", ИНФИГАММА по свидетельству N 264713 на имя ЗАО "Мастерклон", ФЛЕБОГАММА по свидетельству N 280093 и FLEBOGAMMA по международной регистрации N 682836 на имя Грифолз С.А., ALFAGAMMA по международной регистрации N 555329 на имя Humana Italia S.p.A.). Между тем иностранная компания указывает и на активное использование зарегистрированных ее товарных знаков, что в отсутствие информации об использовании товарных знаков иных указанных выше лиц не может ослабить их различительную способность как серии товарных знаков.

Отклонены апелляционным судом и ссылки Роспатента на факт регистрации препарата с товарным знаком "ТРИГАММА" Росздравнадзором, а также на письмо Научно-аналитического отдела сектора научного анализа информации ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". Апелляционный суд исходил из того, что при регистрации препаратов Росздравнадзор не оценивает сходство товарных знаков как средства индивидуализации товаров конкретного производителя. Дополнительно представленные в Роспатент материалы не были направлены на изменение мотивов возражения, а подтверждали различительную способность серии товарных знаков с общим элементом "ГАММА".

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.07.2012 решение, постановление отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Суд кассационной инстанции исходил из того, что иностранная компания при подаче возражений ссылалась на предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 339404 в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса, а также на то, что регистрация того же товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон). В обоснование вывода о несходстве сопоставляемых товарных знаков до степени смешения в целом, а также отсутствии оснований для утверждения о существовании серии знаков на имя лица, подавшего возражение, содержащих в своем составе элемент "ГАММА", Роспатент сослался на положения пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона, положения пунктов 2.5.1, 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.2(a), 14.4.2.2(6), 14.4.2.2 (в), 14.4.2.2 (г), 14.4.3 Правил, а также на проведенный им сравнительный анализ оспариваемого и каждого из противопоставленных товарных знаков. Вывод судов о сходстве до степени смешения словесного обозначения "ТРИГАММА" со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками иностранной компании мотивирован лишь ссылкой на позицию рядового потребителя (в глазах потребителей словесное обозначение "ТРИГАММА" может быть воспринято как еще один препарат известной серии "ГАММА", произведенной иностранной компанией). В обжалуемых судебных актах не указано, в силу чего в глазах потребителей словесное обозначение "ТРИГАММА" может быть воспринято как еще один препарат известной серии "ГАММА", произведенной иностранной компанией; выводов о применении положений упомянутых норм материального права, на которые в обоснование принятого решения сослался Роспатент, ни в решении, ни в постановлении не содержится; сравнительный анализ оспариваемого и каждого из противопоставленных товарных знаков судами не проводился. Дополнительно представленные иностранной компанией материалы (образцы упаковок с инструкциями к препаратам, выпускаемых компанией ВЁРВАГ ФАРМА, данные из сети Интернет об использовании морфемы "Гамма" другими юридическими лицами, данные о российских и международных товарных знаках компании BHPBAF ФАРМА, журналы, в которых опубликованы сведения о препаратах компании ВЁРВАГ ФАРМА, товарный знак "ТИОГАММА" по свидетельству N176817) не были приняты Роспатентом со ссылкой на положения пункта 2.5 Правил ППС. Суд первой инстанции исходил из того, что правовая позиция иностранной компании была безосновательно исследована Роспатентом не в полном объеме. Апелляционный суд сослался на то обстоятельство, что дополнительно представленные иностранной компанией материалы не были направлены на изменение мотивов возражения, а подтверждали различительную способность серии товарных знаков с общим элементом "ГАММА". Между тем отказывая в принятии представленных иностранной компанией дополнительных материалов, Роспатент исходил не только из того, что эти материалы изменяют мотивы, приведенные в возражении от 17.02.2011, но и из того, что данные материалы отсутствовали и в возражении от 17.02.2011, к категории общедоступных словарно-справочных изданий они не относятся. Оценка этим обстоятельствам судами не дана.

Решением от 10.12.2012 оспариваемый ненормативный правовой акт признан незаконным. При этом суд обязал Роспатент восстановить нарушенные права иностранной компании путем повторного объективного рассмотрения поданных ею возражений. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемое словесное обозначение "ТРИГАММА" является сходным до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками заявителя, поскольку в глазах потребителей может быть воспринят как еще один препарат известной серии "ГАММА", произведенной иностранной компанией (Milgamma, Folgamma, Simgamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма). В силу полного вхождения доминирующего словесного элемента "ГАММА" имеется фонетическое сходство противопоставленного товарного знака по международной регистрации N 802673 в оспариваемый товарный знак; сравнительный анализ обозначений по семантическому признаку свидетельствует о том, что словесный элемент противопоставленного товарного знака "ГАММА" полностью включен в оспариваемый товарный знак, занимает в нем доминирующее положение, поскольку имеет самостоятельное значение и на него падает логическое ударение; графическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим за счет сходства доминирующих словесных элементов "ГАММА"; наличие в спорном обозначении количественного числительного "ТРИ" с очевидностью усиливает возникновения ассоциации между спорными словесными обозначениями. Использование спорного товарного знака со словесным обозначением "ТРИГАММА" в отношении фармацевтических препаратов, то есть товаров 05 класса МКТУ, то есть однородных для тех, в отношении которых зарегистрирован товарный знак иностранной компании, с очевидностью ведет к смешению товаров на рынке, с большой долей вероятности может привести к введению потребителя в заблуждение.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2013 решение отменено, в удовлетворении заявленного иностранной компанией требования отказано.

Требования о проверке законности постановления от 13.03.2013 в кассационной жалобе иностранной компании основаны на том, что при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта апелляционным судом неправильно применены нормы материального права, выводы этого суда не соответствуют обстоятельствам дела. Постановление подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в тот же апелляционный суд.

Отзывы на кассационную жалобу не направлены.

Представители всех лиц, участвующих в деле, в судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной жалобы, состоявшееся 09.07.2013 в 14 часов, явились и дали относительно кассационной жалобы следующие объяснения:

- представитель иностранной компании объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает;

- представитель Роспатента (он же - представитель ФГУ "ФИПС", представитель фармацевтического объединения, каждый в отдельности. объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, по мотиву неосновательности этих доводов.

Законность постановления от 13.03.2013 проверена в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также объяснений относительно кассационной жалобы.

Апелляционный суд, рассмотрев дело, как и суд первой инстанции, в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьей 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о соответствии оспариваемого ненормативного правового акта закону и о доказанности Роспатентом обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.

Выводы, как показала проверка материалов дела, основаны на применении положений части 1 статьи 1229, статей 1233, 1484 Кодекса, пунктов 14.4.2.2 (1), 14.4.2.2 (2), 14.4.2.2 (3) Правил, а также на исследовании в судебном заседании документов, представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений в совокупности с другими доказательствами, имеющими значение для дела.

Апелляционный суд исходил из того, что вывод суда первой инстанции о доминирующем положении в сравниваемых товарных знаках словесного обозначения "ГАММА" нельзя считать обоснованным. Элемент "ГАММА/GAMMA", входящий в товарные знаки, принадлежащие иностранной компании, обладает слабой различительной способностью и сильным элементом не является. Смысловое значение понятия "гамма" подразумевает определенную систему элементов в логически выстроенном взаимосвязанном последовательном развитии. В контексте элемент "гамма" указывает не на конкретные признаки предмета, явления, а на их принадлежность к системе. Например, "гамма лекарств на основе ромашки", "гамма лечебных мазей от радикулита", "гамма лечебной парфюмерии". При восприятии обозначений, содержащих словесный элемент "гамма", потребитель должен однозначно отнести конкретный товар к определенной группе, системе товаров, выделяющихся каким-либо объединяющим их признаком, и, в то же время, отличающим их от иных товаров. Таким образом, регистрация словесного обозначения, содержащего словесный элемент "гамма/gamma" без указания на объединяющий их признак, не может вводить потребителя в заблуждение. Регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения "гамма", как имеющего самостоятельное смысловое значение, не может свидетельствовать о невозможности регистрации иных, хотя и содержащих этот элемент словесных обозначений, но не являющихся от него производными (например, образующими иную систему). Доказательств, свидетельствующих о том, что зарегистрированные иностранной компанией лекарственные препараты Milgamma, Folgamma, Simgamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма образуют систему препаратов, объединенных каким-либо общим для них признаком, и, в то же время, отличающим их от иных лекарственных препаратов, не представлено. Поэтому вывод Роспатента о том, что элемент "гамма/gamma" в принадлежащих иностранной компании товарных знаках не может быть признан доминирующим, обоснован. Различительную способность сравниваемым товарным знакам придают их начальные элементы. С учетом изложенного, а также, принимая во внимание наличие товарных знаков с элементом "гамма/gamma" иных производителей лекарственных средств, довод иностранной компании о том, что ее товарные знаки образуют серию товарных знаков не обоснован. Поскольку оспариваемое решение основано на том, что в сравниваемых товарных знаках словесный элемент "гамма/gamma" является слабым, не влияющим на различительную способность сравниваемых товарных знаков, представление либо непредставление иностранной компанией в Роспатент дополнительных доказательств, свидетельствующих об обращении продукции на рынке, о неправомерности вывода Роспатента об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных иностранной компанией возражений против регистрации товарного знака "ТРИГАММА" не свидетельствует.

При принятии постановления суд кассационной инстанции исходит из того, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены апелляционным судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств. Оснований полагать, что выводы апелляционного суда о применении нормы права применительно к установленным им по данному делу фактическим обстоятельствам ошибочны, не усматривается.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, обсуждены и отклонены по мотиву неосновательности, поскольку при проверке дела не нашли своего подтверждения.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа,

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2013 года по делу N А40-105879/11-5-760 Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

М.В. Борзыкин

Судьи

А.М. Кузнецов И.В. Туболец