Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 января 2010 г. N Ф05-13231/09 по делу N А40-33194/2009

г. Москва

28 января 2010 г.

Дело N А40-33194/09-93-372

Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2010 г.

Полный текст постановления изготовлен 28 января 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего - судьи Хомякова Э.Г.,

судей Русаковой О.И., Бусаровой Л.В.

при участии в заседании:

от истца - ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Станкоимпорт" - Попова О.И., дов. от 11.01.10;

от ответчика - ООО "Высокие технологии и оборудование "Станкоимпорт" - Стешева О.А., дов. от 12.01.10г.;

рассмотрев 14.01.2010 г. - 21.01.2010 г. в судебном заседании кассационную жалобу истца ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Станкоимпорт" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 июля 2009 г., принятое судьей Осиповой М.В., и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 октября 2009 г. N 09АП-17866/2009-ГК, принятое судьями Поповым В.В., Валиевым В.Р., Левченко Н.И.

по иску ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Станкоимпорт"

об обязании прекратить использование фирменного наименования истца и доменного имени

к ООО "Высокие технологии и оборудование "Станкоимпорт",

УСТАНОВИЛ:

ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Станкоимпорт" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Высокие технологии и оборудование "Станкоимпорт" об обязании ответчика прекратить использование фирменного наименования истца и прекратить использование доменного имени www.stankoimport.com, сходных до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 июля 2009 г. оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 октября 2009 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе ответчик просит отменить принятые по делу судебные акт и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований; полагая, что судебный акт первой инстанции является необоснованным и незаконным, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также судом нарушены нормы материального процессуального права.

В судебном заседании кассационной инстанции 14.01.2010 г. в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв на 21.01.2010 г.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель истца поддержал кассационную жалобу, просил ее удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая решение и постановление, принятые по делу, законными и обоснованными.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом решении и постановлении установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции и направления дела на новое рассмотрение на основании п. 2 ст. 288 АПК РФ в связи с неправильным применением судами норм материального права, несоответствием выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам в силу следующего.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем фирменного наименования: полного - открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Станкоимпорт", сокращенного - ОАО "ВО "Станкоимпорт", а также является правопреемником ФГУП "ВО "Станкоимпорт", учрежденного приказом Народного комиссариата внешней и внутренней торговли СССР от 16.10.1930 г. N 1253.

Ответчик ООО "Высокие технологии и оборудование "Станкоимпорт" создан в 2003 году, в последующем 04.06.2009 г. он изменил свое наименование на общество с ограниченной ответственностью "Высокие технологии и оборудование "СТ-ИМПОРТ", сокращенное наименование - ООО "ВТО "СТ-ИМПОРТ", то есть определенный период времени ответчик в наименовании, указанном в учредительных документах и зарегистрированном в установленном порядке, имел слово "Станкоимпорт".

Кроме того, согласно справке АНО "РСИЦ" от 24.03.2009 г. ООО "Высокие технологии и оборудование "Станкоимпорт" является администратором домена второго уровня www.stankoimport.com.

Истец имеет фирменное наименование на английском языке: полное "Open Joint-Stock Company Foreign Trade Enterprise Stankoimport" и сокращенное "STANKOIMPORT FTE OJSC".

Истец считает, что ответчик нарушает его исключительные права на фирменное наименование, поскольку используемое ответчиком в российском сегменте сети Интернет доменное имя www.stankoimport.com содержит латинскую транслитерацию наименования истца - "stankoimport".

Отказывая в удовлетворении иска суды указали, что на момент разрешения спора ответчик произвел регистрацию изменений в учредительных документах, изменив свое наименование на ООО "ВТО "СТ-ИМПОРТ", а используемое ответчиком доменное имя не может иметь сходство до степени смешения с фирменным наименованием истца в силу различия в предназначении данных объектов.

Между тем, отказывая в удовлетворении требований, предъявленных истцом в защиту исключительного права использования своего фирменного наименования, суды не учли следующего.

Согласно ст. 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" эта часть Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, данная часть применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами названной части Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 01.01.2008) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" обращал внимание судов на то, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, а также отмечал, что в силу пункта 11 "Положения о фирме", утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, действовавшего в период до 01.01.2008 в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации, неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования.

Вступившей в действие с 01.01.2008 частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации вышеизложенная правовая позиция изменена не была.

Так, согласно п. 1 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Ответчик изменил свое фирменное наименование 04.06.2009 г., то есть в период производства по делу.

Судом не дана оценка правомерности действий ответчика в предшествующий этому период, в том числе не учтено, что на момент обращения истца с иском 26.03.2009 г. ответчик имел другое наименование, что и послужило одним из оснований для предъявления исковых требований.

В силу п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Таким образом, использование одним юридическим лицом доменного имени с обозначениями, сходными до степени смешения с фирменным наименованием зарегистрированного ранее другого юридического лица, осуществляющего аналогичную деятельность следует квалифицировать как нарушение исключительного права использования последним своего фирменного наименования.

Поэтому, в предмет доказывания по данному делу входит в том числе установление обстоятельств осуществления сторонами аналогичного рода деятельности.

Однако, суды сделали вывод об отсутствии нарушений со стороны ответчика без учета положений ст. 1474 ГК РФ и выяснения указанных обстоятельств.

Суды не исследовали, имеются ли элементы недобросовестной конкуренции в хозяйственной деятельности ответчика, какие товары реализует и услуги оказывает ответчик с точки зрения возникновения возможности введения в заблуждение неопределенного числа потребителей - пользователей сети Интернет - относительно их принадлежности с учетом того, что в доменном имени ответчиком полностью воспроизведена в латинской транслитерации часть собственного фирменного наименования истца.

Судами также не дана оценка, какие у ответчика имеются правовые основания использовать в доменном имени часть наименования истца - stankoimport, хотя приоритет государственной регистрации фирменного наименования установлен за истцом с 1930 года, а ответчик имеет иное фирменное наименование: на русском языке - ООО "ВТО "СТ-ИМПОРТ", а на английском языке - "HTE" "ST-IMPORT", LLC.

При таких обстоятельствах судебные акты подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду надлежит учесть изложенное, полно и всесторонне исследовать обстоятельства дела, проверить обоснованность исковых требований и возражений ответчика против иска и правильно применив нормы материального и процессуального права принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

Руководствуясь ст.ст. 176, 284-289 АПК РФ, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 июля 2009 г. и постановление от 05 октября 2009 г. N 09АП-17866/2009-ГК по делу NА40-33194/09-93-372 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Председательствующий судья

Э.Г. Хомяков

Судьи

Л.В. Бусарова О.И. Русакова