Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 апреля 2011 г. N КГ-А40/2342-11 по делу N А40-78755/10-19-662

Резолютивная часть постановления объявлена 30 марта 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 14.04.2011 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего судьи Занездров Е.В.,

судей Букина И.А., Ядренцева М.Д.,

при участии в заседании:

от истца Шайхутдинова П.А. по дов. от 28.12.2011 г.,

от ответчиков: ЗАО "КФ "Славянка" - Конюшенко Е.И. по дов. от 29.12.2010 г. N 71-10-КФС, Певко М.А. по дов. от 22.03.2011 г. N 148-ю,

от ООО "ТД СВ" - Белянцев А.Е. по дов. от 03.12.2010;

от ООО "Савени" - Белянцев А.Е. по дов. от 20.07.2010,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ОАО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ на решение от 13.10.2010 Арбитражный суд города Москвы, принятое судьей Барыкиным С.П., на постановление от 17.01.2011 Десятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Валиевым В.Р., Расторгуевым Е.Б., Лаврецкой Н.В., по делу N А40-78755/10-19-662, по иску (заявлению) ОАО МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ к ООО Торговый Дом СВ, ООО Савени, ЗАО Кондитерская фабрика Славянка о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак "Аленка", взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, установил:

ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка", как производителю шоколада в плитках "Алина", о пресечении нарушения исключительных прав истца на товарный знак "Аленка" по свидетельству N 184515 и общеизвестный товарный знак по свидетельству N 80 путем запрета ЗАО "КФ "Славянка" использовать сходные до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками обозначения и взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака в соответствии с п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Требование о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака заявлено также в отношении ООО "Савени" и ООО "Торговый дом СВ", осуществляющих реализацию шоколада "Алина", производимого ЗАО "КФ "Славянка".

Решением суда от 13 октября 2010 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2011 г., в иске отказано. При этом суды, произведя сравнительный анализ изображений, зарегистрированных в качестве товарного знака истца и используемого на этикетке товара ответчика, пришли к выводу, что изображение на этикетке шоколада "Алина" не может быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку имеются существенные различия по стилизации, цветовой гамме, словесным элементам.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ОАО "МКФ "Красный Октябрь" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит состоявшиеся по делу решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд города Москвы.

Жалоба мотивирована тем, что при принятии судебных актов суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы материального права, выводы, изложенные в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

По мнению истца, поскольку используемое ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" обозначение, размещенное на упаковке шоколада, ассоциируется в глазах потребителей с товарным знаком "Аленка", что подтверждено материалами дела (как самим обозначением, так и результатами социологического исследования), то вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии вероятности смешения сделан в нарушение пункта 3 статьи 1484 ГК РФ и пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. N 32 (далее - "Правила") и противоречит материалам дела.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал жалобу по изложенным в ней основаниям.

Представитель ответчика - ЗАО "КФ "Славянка" возражал против удовлетворения жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

Представители ответчиков ООО "Савени" и ООО "Торговый дом СВ" поддержали возражения представителя ЗАО "КФ "Славянка".

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон и проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция находит решение от 13.10.2010 и постановление от 17.01.2011 подлежащими отмене по следующим основаниям.

Предметом иска, заявленного по настоящему делу, является требование о защите исключительных прав на товарный знак "Аленка".

В предмет доказывания, исходя из заявленных требований, входит установление принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, проверка наличия в действиях ответчиков правонарушения, выразившегося в использовании обозначений, сходного с его товарным знаком "Аленка" до степени смешения, без согласия правообладателя.

Из материалов дела следует и суды установили, что ОАО "МКФ "Красный Октябрь" является владельцем товарного знака "Аленка", что подтверждается свидетельством, зарегистрированным за N 184515 и зарегистрированным как общеизвестный товарный знак по свидетельству N 80.

Словесное обозначение "Алина" зарегистрировано в качестве товарно го знака ЗАО "КФ "Славянка" за N 229072 (т.2 л.д. 9,10) в отношении ряда товаров, в том числе - по 30-му классу МКТУ (кондитерские изделия, шоколад).

В рамках проведения контрольных мероприятий по выявлению фактов незаконного использования товарных знаков или сходных с ними до степени смешения обозначений в г. Москве истцом были произведены закупки шоколада "Алина" в нескольких торговых точках, а именно: ООО "Савени" и ООО "Торговый Дом СВ". В качестве производителя на упаковке шоколада указано ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка".

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При рассмотрении дела судами обеих инстанций установлено, что в материалах дела имеется заключение специалиста от 30.06.2010 г., профессора патентоведа Орловой В.В. и социологическое исследование степени сходства, различия в оформлении упаковок шоколада "Аленка" и "Алина".

Согласно заключению специалиста, им был сделан вывод о наличии между товарными знаками истца и изображением ответчика сходства до степени смещения.

Давая оценку представленным в материалы дела доказательствам, суд апелляционной инстанции указал следующее.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 71 АПК РФ, исследовал относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь в совокупности и пришел к обоснованному выводу об отсутствии сходства до степени смешения спорного изображения с зарегистрированным товарным знаком истца в связи с существенными отличиями словесных элементов по семантическому признаку: "Аленка" и "Алина" - разные женские имена, при этом одно из них является уменьшительным, другое полным, разное написание заглавных букв, отсутствие букв "е" и "к" в словесном элементе ответчика. Сравнивая изобразительные элементы, суд указал, что в заключении специалиста от 30.06.2010 г. признано, что девочка на спорном изображении явно старше по возрасту, спорное изображение является натуралистическим, близким к фотографии, либо самой фотографией, тогда как изображение на товарном знаке истца представляет собой стилизованный рисунок. Девочка на товарном знаке истца изображена крупным планом, фактически только голова. Девочка на спорном изображении изображена по грудь.

Доминирующим признаком изображения, используемого ответчиком, является яркий старинный костюм девочки, в частности, кокошник, взрослые жемчужные украшения девочки - серьги и бусы, которые контрастируют с детским обликом девочки, а также коса девочки. Общая смысловая направленность спорного изображения имеет ярко выраженный национальный колорит. В товарных знаках истца указанные признаки отсутствуют. Одежда девочки не представлена вообще, имеется только головной убор (платок). Изображение на товарном знаке истца и спорное изображение, используемое ответчиком, выполнены в разной цветовой гамме (в изображении истца преобладают цвета - черный, желтый, зеленый; в изображении ответчика ЗАО "КФ "Славянка" светло-коричневый, красный, белый).

При наличии вышеуказанных отличий суд первой инстанции обоснованно посчитал, что противопоставленные изображения не сходны до степени смешения. Более того, несмотря на вывод специалиста о наличии между товарными знаками истца и изображением ответчика сходства до степени смешения (т.2 л.д. 27). В мотивировочной части заключения, предваряющий итоговое суждение о сходстве до степени смешения, специалист приходит к выводу, что между изобразительными элементами товарного знака истца и изображением ответчика имеются как признаки сходства, так и отличия. Причем различия в головном уборе девочек и их возрасте может рассматриваться как признак, указывающий на семантическое сходство - в том случае, если рассматривать сравниваемые обозначения как линейку товаров одного производителя (т.2 л.д. 26, предпоследний абзац страницы 8 заключения). Между тем этикетки шоколадных плиток истца и ответчика позволяют однозначно отнести их к разным производителям, так как на обеих этикетках указаны наименование и местонахождение юридических лиц (ОАО "Красный Октябрь", Россия, 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 6. Адрес производства: Россия, 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7 - этикетка истца, т.1 л.д. 67; ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" 309514, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 20, т.1 л.д. 99 - этикетка ответчика N 1).

Следовательно, у рядового потребителя, исходя из доступности наглядной информации о производителе непосредственно при покупке, не может возникнуть мнения, что шоколад истца и ответчика являются линейкой одного производителя и сходны до степени смешения. В отношении наличия опасности сходства до степени смешения истец представил в материалы дела договор N 38 от 10.06.2010 г., заключенный с ОАО "Всероссийский центр изучения общественного мнения" на проведение социологического исследования (исследовательской работы) по теме: "Определение степени сходства/различия в оформлении упаковок шоколада "Аленка" и "Алина" в соответствии с техническим заданием истца и сам отчет ОАО "ВЦИОМ" (т.2 л.д. 31-54). Рассматривая отчет ОАО "ВЦИОМ" суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что мнения опрашиваемых лиц носят противоречивый характер.

В частности, заявитель жалобы указывает, что в соответствии с опросом большая часть респондентов (58-71%, т.е. 2 из 3 потребителей) считает, что упаковки шоколада "Алина" и шоколада "Аленка" в целом схожи, несмотря на отдельные отличия. Среди элементов оформления, делающих упаковки похожими, респонденты отмечали: композиционное расположение элементов (75-76%); оформление в целом (65-71%), шрифт (59-74%), размер надписи (58-68%), название шоколада (56-76%), губы девочек (54-61%), глаза девочек (49-55%), фон изображения (54-62%); около половины респондентов (37-56%, т.е. каждый второй потребитель) могли бы подумать, что продукция принадлежит одному производителю; практически все респонденты (98-99%) уверены, что первым стал выпускаться шоколад "Аленка". При этом подавляющее большинство (66-80%) считает, что упаковка шоколада "Алина" разрабатывалась с учетом элементов упаковки шоколада "Аленка". У значительной части опрошенных (38-69%), глядя на упаковку шоколада "Алина" возникают ассоциации с другим продуктом, существующим на рынке. При ответе на открытый вопрос большинство респондентов в качестве ассоциируемого продукта назвали шоколад "Аленка" (7395%). Однако судебная коллегия считает, что центральным является открытый вопрос, без предварительных вариантов ответа, что, по сути, и выражает свободно сформулированное мнение рядового потребителя без необходимости выбирать предложенный социологом ответ.

Такой вопрос в Отчете "ВЦИОМ" один, а именно: "Ассоциации, связанные с упаковкой шоколада "Алина". С каким продуктом вызывает ассоциации упаковка шоколада "Алина"? (т.2 л.д. 40). У большинства респондентов, опрошенных в Москве (73%), Белгородской области (95%), других регионах (89%) шоколад "Алина" ассоциируется с шоколадом "Аленка". Соответственно, как раз большинство опрошенных респондентов отличают шоколад "Алина" от шоколада "Аленка" и не путают данные пищевые продукты на рынке. Таким образом, в заблуждение могут быть введены потребители, не знакомые с шоколадом "Алина", у которых шоколад "Алина" вызывает прочие ассоциации (детство, ребенок). Таковых, согласно Отчету "ВЦИОМ" в Москве 6%, Белгородской области - 3%, в других регионах - 1%. Следовательно, истец не доказал, что существует сама опасность смешения товарного знака истца с изображением ответчика в сознании потребителей. Более того, ответ на открытый вопрос свидетельствует, что товарный знак истца и изображение ответчика в настоящее время не сталкиваются на рынке в конкурентной борьбе.

Приведенные выше выводы судов первой и апелляционной инстанций, по мнению кассационной коллегии, сводятся по сути лишь к детализации различий товарных знаков, без оценки в целом внешних признаков сходства, которые и видит потребитель при выборе продукта.

Кроме того, согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Это обстоятельство не было принято судами во внимание.

Кроме того, указанные выше выводы судов сделаны без учета правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18.07.2006 г. N 3691/06.

При столкновении двух не идентичных, а схожих товарных знаков для охраны первого товарного знака - "Аленка" угроза его смешения с более поздним знаком "Алина" должна быть установлена судом.

Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Судам следовало учесть не только различительную способность товарных знаков "Аленка" и "Алина", но и визуальное и графическое сходство с учетом однородности товара, предлагаемого под спорными товарными знаками.

Как видно из п. 2.2 заключения специалиста, внешняя форма сравниваемых изобразительных элементов, а также их композиционное построение являются сходными.

В знаках применен совпадающий шрифт, использованы схожие либо совпадающие графические элементы и близкие цветовые решения.

Не принято во внимание судами и то, что угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров усиливается тем, что более ранний товарный знак ("Аленка") имеет доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность при их выборе.

В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды не учли основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологических опросов.

Как видно из отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения, большая часть респондентов (58-71%) считают, что упаковки шоколада "Алина" и "Аленка" в целом схожи, несмотря на отдельные отличия.

Объективно, выводы социологического исследования подтверждают то обстоятельство, что использование товарных знаков "Аленка" и "Алина" в отношении однородной продукции может привести к смешению торговых марок на уровне ассоциативного мышления и ошибкам при выборе продукции.

Кроме того, суд апелляционной инстанции, сделал вывод, что, исходя из конкретных фактических обстоятельств, иск направлен не на защиту права на товарный знак как средство индивидуализации, а на запрет творческой идеи использования образа малолетней девочки в качестве обозначения для индивидуализации определенной номенклатуры товаров, что противоречит требованиям ст.ст. 128, 1225 ГК РФ.

Данный вывод с учетом обстоятельств, приведенных выше, по мнению кассационной коллегии, является ошибочным.

Таким образом, принятые по делу решение и постановление не могут быть признаны законными, в связи с чем, подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции для проверки и оценки вышеизложенных обстоятельств, с учетом сформировавшейся судебной практики, доказательств, содержащихся в материалах дела, и имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Решение арбитражного суда города Москвы от 13.10.2010 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2011 по делу N А40 78755/10-19-662 - отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий судья

Е.В. Занездров

Судьи:

И.А. Букина

М.Д. Ядренцева