Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26 июня 2023 г. по заявке N 2021710405/33 О регистрации товарного знака (знака обслуживания)

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26 июня 2023 г. по заявке N 2021710405/33

Заявка:	2021710405/33
Название:	-
Объект охраны:	товарный знак (знак обслуживания)
Дата обращения:	23.01.2023
Дата коллегии:	10.05.2023
Дата утверждения:	26.06.2023
Заявитель:	Киа Корпорейшн
Вид обращения:	возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.01.2023, поданное компанией Киа Корпорейшн, Республика Корея (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021710405, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение "" по заявке N 2021710405 с приоритетом от 26.02.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021710405. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "Connect" (в переводе с английского языка "подключать; выполнить соединение" (https://wooordhunt.ru/word/connect)) указывает на назначение товаров 09 класса МКТУ, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком "" (по свидетельству N 691458 с приоритетом от 12.09.2017) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- со знаком "" (по международной регистрации N 1243814 с конвенционным приоритетом от 31.07.2014) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком "" (по свидетельству N 921769 с приоритетом от 24.11.2020) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];

- со знаком "" (по международной регистрации N 1511781 с конвенционным приоритетом от 08.07.2019) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2023, и в дополнении к нему от 10.05.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесный элемент "Connect" являются неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке N 2021710405, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [КИ КОННЕКТ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-4] имеют следующие звучания [КОННЕКТ], [АШКОННЕКТ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- в отношении семантики сравниваемых обозначений заявитель сообщает, что словесный элемент "Connect" заявленного обозначения неразрывно связан с элементом "", то есть указывает на наименование заявителя - компании Киа Корпорейшн; противопоставленные товарные знаки [1-4] не вызывают таких ассоциаций, что составляет семантическое различие сравниваемых обозначений;

- дополнительно, заявитель сообщает, что является правообладателем обширной серии товарных знаков с элементами "" и "KIA", зарегистрированных в отношении широкого спектра товаров и услуг: например, товарные знаки "", "", "", "", "", "" по свидетельствам N 802137, 867943, 884383, 661162, 790256, 514771 (полный перечень товарных знаков приведен в приложении N 1);

- компания заявителя была создана в 1944 году. В 1998 году компания погрузилась в финансовый кризис, вызванный резким сокращением продаж. Результатом этого стала потеря самостоятельности: Kia Motors была приобретена корейской автомобилестроительной компанией Hyundai Motor. В 1999 году была создана группа Hyundai Kia Automotive Group. В 2010 году впервые в России марка Kia на протяжении нескольких месяцев занимала первое место по продажам автомобилей среди иностранных производителей и по итогам всего года заняла второе место, продав более 100 тысяч автомобилей, а компания Kia Russi&CIS стала одним из лучших дистрибьюторов Kia Corporation в мире. В 2018 году в России было продано 227 584 легковых и легких коммерческих автомобилей Kia (второе место после LADA);

- заявитель является правообладателем товарного знака "" по свидетельству N 925877 в отношении услуг 38 класса МКТУ, в котором словесный элемент "Connect" выведен из правовой охраны (приложение N 2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.09.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ с исключением словесного элемента "Connect" из самостоятельной правовой охраны.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарных знаков заявителя;

2. Заключение по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021710425.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2021) поступления заявки N 2021710405 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года N 482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение "" является комбинированным, состоящим из графически выполненных букв "KИ", и из словесного элемента "Connect", выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения "" на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесный элемент "Connect" не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент "Connect", который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как "подключать; выполнить соединение" (https://wooordhunt.ru/word/connect), то есть для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ "загружаемое компьютерное программное обеспечение для предоставления удаленной диагностики транспортных средств, информации о техническом обслуживании транспортных средств, развлечений в форме аудио- и визуальных дисплеев в транспортных средствах, связи с третьими лицами в транспортных средствах, функции навигации и аудио- и визуального отображения и воспроизведения в транспортных средствах; загружаемые приложения для смартфона (программное обеспечение); прикладное программное обеспечение, прикладные программы для смартфонов; загружаемое компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы для транспортных средств; загружаемое компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы для использования на смартфонах для предоставления информации, касающейся истории поездки транспортного средства, управления местом парковки, информации о поездке, управления состоянием транспортного средства, информации о вождении и рекламных данных третьих лиц в форме рекламы для водителей; загружаемое компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы для мобильных, сотовых телефонов, для использования при эксплуатации и управлении транспортными средствами; компьютерное программное обеспечение; навигационная аппаратура для транспортных средств в виде бортовых компьютеров; компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы для компьютеров и мобильных устройств, а именно программное обеспечение для определения местоположения и обмена информацией о станциях зарядки электромобилей, электрических транспортных средств; компьютерное программное обеспечение для использования с планировщиками маршрутов, электронными картами и цифровыми словарями для целей навигации; компьютерное прикладное программное обеспечение, прикладные программы для мобильных, сотовых телефонов для запуска транспортного средства, дистанционного управления воздушным кондиционером транспортного средства, поиска местоположения транспортного средства и дистанционного управления для открывания/закрывания дверей транспортного средства; загружаемое компьютерное программное обеспечение и приложения для смартфонов для отслеживания и мониторинга скорости транспортных средств, данных водителей транспортных средств, диагностических данных транспортных средств; загружаемые компьютерные программы и приложения для смартфонов для сбора и анализа данных, относящихся к истории вождения и поведению водителя, предпочтениям по регулировке/настройке транспортного средства и использованию внутри салонных/бортовых развлекательных, информационно-развлекательных и телекоммуникационных систем" данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров, указывая на их назначение (для обеспечения связи), следовательно, для указанных товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента "Connect" на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в возражении от 23.01.2023.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-4], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленный товарный знак "" [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов в виде знаков вычитания и сложения, а также из словесного элемента "connect", выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак "" [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и графического элементов, и из словесного элемента "connect", выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, и из словесного элемента "CONNECT", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак "" [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графически выполненной латинской буквы "Н", и из словесного элемента "Connect", выполненного стандартным шрифтом заглавной строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4], поскольку относятся к продуктам программным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей, что заявителем в возражении от 23.01.2023 не оспаривалось.

Вместе с тем, коллегия указывает на то, что в заявленном обозначении словесный элемент "Connect" выведен из самостоятельной правовой охраны на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего не является объектом правовой охраны и на него не распространяется исключительное право заявителя, следовательно, оно не будет нарушать прав иных лиц на их товарные знаки. Кроме того, стоит согласиться с доводом заявителя о том, что словесный элемент "Connect" заявленного обозначения неразрывно связан с элементом "", то есть указывает на наименование заявителя - компании Киа Корпорейшн; противопоставленные товарные знаки [1-4] не вызывают таких ассоциаций, что составляет семантическое различие сравниваемых обозначений.

Дополнительно, коллегией также принято во внимание наличие у заявителя серии товарных знаков, объединенных общим элементом "" (товарные знаки "", "", "", "", "" по свидетельствам NN 802137, 867943, 884383, 865508, 859423), то есть заявленное обозначение является продолжением данной серии товарных знаков и будет ассоциироваться у потребителей с компанией Киа Корпорейшн, Республика Корея, а не с правообладателями противопоставленных товарных знаков [1-4].

С учетом всего вышеизложенного, коллегия полагает, что в гражданском обороте заявленное обозначение не будет смешиваться в глазах потребителей с противопоставленными товарными знаками [1-4], а, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что заявитель является правообладателем товарного знака "" по свидетельству N 925877 в отношении услуг 38 класса МКТУ, в котором словесный элемент "Connect" выведен из правовой охраны (приложение N 2).

В отношении данного обстоятельства существует судебная практика в которой отмечалось, что "органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства" (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу N СИП-762/2021).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2023, отменить решение Роспатента от 23.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2021710405.