Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21 июля 2023 г. по заявке N 2017745015 О признании недействительным предоставления правовой охраны "TOOLDEPO"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21 июля 2023 г. по заявке N 2017745015
(Заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения)

Заявка:	2017745015
Название:	TOOLDEPO
Объект охраны:	товарный знак (знак обслуживания)
Дата обращения:	17.02.2023
Дата коллегии:	05.06.2023
Дата утверждения:	21.07.2023
Заявитель:	Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович
Вид обращения:	возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за N 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2023, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 670161, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее - лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака "" с приоритетом от 27.10.2017 по заявке N 2017745015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 11.09.2018 за N 670161 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Молоток", г. Нижний Новгород (далее - правообладатель) в отношении товаров 07, 08 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Товарный знак охраняется в зеленом, черном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 670161 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствие у слова "TOOLDEPO" самостоятельного семантического значения, а также исполнение слов "TOOL" и "DEPO", имеющих самостоятельное семантическое значение, в разном цвете влечет к восприятию оспариваемого товарного знака как состоящего из двух слов, выполненных слитно. Аналогичная правовая позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2022 г. по делу N СИП-226/2022;

- таким образом, в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "TOOL", имеющий значение "инструмент", указывает на товары, в отношении которых оказываются услуги 35 класса МКТУ. Поскольку он включен в качестве охраняемого элемента, то предоставление оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 683720 - (2) с приоритетом от 23.07.2007 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2027), принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент "DEPO";

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2020 г. по делу N СИП-357/2019 отмечено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего (обладающего высокой степенью сходства) словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленных товарных знаков и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака, а аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2019 г. по делу N СИП-445/2018, от 4 июня 2018 г. по делу N СИП-539/2017, от 11 июля 2019 г. по делу N СИП-21/2019, от 23 января 2020 г. по делу N СИП-21/2019, от 23 декабря 2019 г. по делу N СИП-327/2019, от 21 мая 2018 г. и от 3 декабря 2018 г. по делу по делу N СИП-210/2017, от 31 мая 2018 г. по делу N СИП-450/2017.

Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. N СО 1-268/2018 по делу N СИП-450/2017 отмечено, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023);

- несмотря на то, что в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент "TOOL" не исключен из самостоятельной правовой охраны, указанный элемент характеризуют товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- между тем, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения сданным товарным знаком;

- аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу N СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу N СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу N СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 N 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу N СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 N 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу N СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 N 300-КП 7-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и других;

- при этом в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением;

- как отмечено в абз. 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения;

- в рассматриваемом случае, высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки (1) и (2) может компенсировать возможную низкую степень сходства этих товарных знаков;

- довод о сходстве до степени сравниваемых товарных знаков (1) и (2) подтверждается решением Роспатента от 15.03.2021, принятым по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 19.02.2021 возражения от 01.10.2020, которым признано не соответствующим подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 551232, поскольку данный товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству N 683720;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "DEPO", не являющийся фонетически и семантически связанным со словесным элементом "TOOL", является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком "" (2) и следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 670161 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству N 670161, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче настоящего возражения, поскольку не доказало, что имеет фактический интерес в прекращении правовой охраны оспариваемому товарному знаку, кроме того, не осуществляет никакой деятельности, в рамках которой используется принадлежащий ему товарный знак (2), в то время, как правообладатель использует свой товарный знак (см. сайт tooldepo.ru);

- противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 18, 20, 25 классов МКТУ, а оспариваемый товарный знак (1) - в отношении товаров 07, 08 и услуг 37 классов МКТУ, то есть, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении разных товаров и услуг;

- несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) пересекаются только по услугам 35 класса МКТУ, единственная услуга 35 класса МКТУ "продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля", в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), не является однородной услугам оспариваемого товарного знака, поскольку не оказывается в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладатель отмечает, что противопоставленный товарный знак не используется лицом, подавшим возражение, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, согласно сведениям Госреестра, правообладатель противопоставленного товарного знака сократил перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действовала правовая охрана данного товарного знака, в результате чего перечни сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ не совпадают;

- таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, не являются однородными;

- по мнению правообладателя, сравниваемые знаки (1) и (2) не являются сходными, так как отличаются фонетически и визуально;

- так, оспариваемый товарный знак представляет собой не просто совокупность словесных и графических элементов, а целостную композицию; входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент "TOOLDEPO" следует воспринимать как единое слово, без выделения части "TOOL-"; сравниваемые словесные элементы "TOOLDEPO" - "DEPO" имеют разное фонетическое звучание;

- таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- поскольку словесный элемент "TOOLDEPO" представляет собой единую неделимую конструкцию, где части "TOOL-" и "-DEPO" не являются самостоятельными элементами, то отсутствуют основания несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) также предоставлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в силу того, что слово "TOOL" многозначно и не указывает прямо на вид товаров;

- правообладатель также отмечает, что на его имя зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 759474, что подтверждает, что словесный элемент является фантазийным и несходным с противопоставленным товарным знаком "";

- ссылка лица, подавшего возражение, на судебное решение от 26.05.2022 по делу N СИП-226/2022 касается других товарных знаков, в связи с чем в рассматриваемом случае не применима.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 670161.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за N 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака по свидетельству N 683720 - (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак "" по свидетельству N 670161 - (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "TOOLDEPO", выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент вы виде абстрактной фигуры.

Товарный знак охраняется в зеленом, черном цветовом сочетании. Несоответствие товарного знака по свидетельству N 670161 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "TOOL", который воспринимается как самостоятельный элемент, является неохраняемым элементом, так как характеризует товары и услуги, в отношении которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Коллегия отмечает, что словесный элемент "TOOL", как самостоятельный элемент товарных знаков, действительно, является неохраняемым элементом, что подтверждается практикой Роспатента, например, зарегистрированные товарные знаки "" по свидетельству N 760410; "" по свидетельству N 750183 , "" по свидетельству N 688937, в которых слово "TOOL" исключено из самостоятельной правовой охраны.

Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке, несмотря на то, что части "TOOL" и "DEPO" исполнены разным цветом, они выполнены на одной линии, буквами одного алфавита, одинаковым шрифтом, одним размером, между ними отсутствует дополнительный пробел или какой-либо знак препинания (тире, точка). В связи с чем элемент "TOOL" не может восприниматься как отдельно стоящий, самостоятельный словесный элемент, следовательно, в рассматриваемом случае, не является характеризующим товары и услуги.

Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Данная позиция коллегии подтверждается практикой Роспатента, зарегистрированными товарными знаками, образованными аналогичным способом, в которых словесные элементы признаны охраноспособными, например:

- "" по свидетельству N 713501,

- "" по свидетельству N 685939,

- "" по свидетельству N 682084,

- "" по свидетельству N 678539,

- "" по свидетельству N 656554,

- "" по свидетельству N 651536.

Несоответствие оспариваемого товарного знака "" требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 683720 - (2), принадлежащим лицу, подавшему возражение.

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) содержит словесный элемент "DEPO" противопоставленного товарного знака (2), что свидетельствует о полном вхождении одного обозначения в другое.

Визуально сравниваемые товарные знаки имеют отличия, однако исполнение словесных элементов "TOOLDEPO" и "depo" буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Что касается семантического фактора сходства, то словесный элемент "TOOLDEPO" не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, то есть является фантазийным, в свою очередь слово "DEPO" является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как "депо, депозит". Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку (1) предоставлена в отношении товаров 07, 08 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 18, 20, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В оспариваемом товарном знаке товары 07 класса МКТУ относятся к таким родовым категориям товаров, как "станки, машины, двигатели", товары 08 класса МКТУ - к таким родовым категориям товаров, как "ручные инструменты, ножевые изделия, холодное оружие".

В противопоставленном товарном знаке товары 18 класса МКТУ относятся к таким родовым категориям товаров, как "кожа и изделия из кожи; сумки, чемоданы; зонта, трости", товары 20 класса МКТУ - к таким родовым категориям товаров, как "мебель; неметаллические контейнеры для хранения или транспортировки; изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки и заменителей этих материалов или пластмасс"; товары 25 класса МКТУ - к таким родовым категориям товаров, как "одежда".

Сопоставляемые товары 07, 08 и 18, 20, 25 классов МКТУ относятся к разным родовым категориям товаров, имеют разное назначение и круг потребителей, в связи с чем признаются неоднородными.

Что касается сравниваемых услуг 35 и 37 классов МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; изучение рынка; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов; сбыт товара через посредников; продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов".

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) в настоящее время действует в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля".

Коллегия отмечает, что услуга "продвижение товаров" - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличивая их сбыт, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга "продвижение товаров" может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и с рекламой.

Следует также отметить, что для обозначения услуг, связанных с продажей товаров, кроме упомянутого выше термина "продвижение товаров", могут быть использованы иные термины, в том числе агентства по импорту-экспорту; услуги по розничной и оптовой продаже, услуги снабженческие для третьих лиц, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов, сбыт товаров.

При этом термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнением по ассортименту реализуемых товаров, как, например, в оспариваемом товарном знаке "продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов", так и без уточнения ассортимента реализуемых товаров, как, например, в оспариваемом товарном знаке "представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; сбыт товара через посредников" и в противопоставленном товарном знаке "продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля".

С учетом изложенного, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ "реклама; агентства по импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов; сбыт товара через посредников; продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов" однородны услугам 35 класса МКТУ "продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля" противопоставленного товарного знака (2) в силу того, что относятся к одной родовой категории услуг (продвижение товаров), имеют одно назначение (повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров и один круг потребителей), один круг потребителей.

Что касается оспариваемых услуг 37 класса МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ относятся к родовой группе услуг "строительство, ремонт, установка оборудования", которые оказываются строительными компаниями и ремонтными мастерскими, в связи с чем признаются неоднородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака в силу того что относятся к разных родовым группам услуг оказываются разными предприятиями имеют разное назначение и круг потребителей

В то же время противопоставленный товарный знак, как было указано выше, зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ, которые относятся к таким родовым категориям товаров, как "кожа и изделия из нее; сумки и дорожные принадлежности; шорные изделия"; товаров 20 класса МКТУ, которые относятся к таким родовым категориям товаров, как "мебель; неметаллические контейнеры для хранения или транспортировки; изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки и заменителей этих материалов или пластмасс", товаров 25 классов МКТУ, которые относятся к родовой категории товаров "одежда", услугам 35 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории услуг "продвижение товаров".

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству N 670161 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "DEPO", не являющийся фонетически и семантически связанным со словесным элементом "TOOL", является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (2).

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, которое состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

В оспариваемом товарном знаке "" словесный элемент "TOOLDEPO", как было указано выше, представляет собой единое слово, в связи с чем по своему пространственному положению элемент "DEPO" не может быть признан как самостоятельный элемент, занимающий периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть применено к оспариваемому товарному знаку.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 670161 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ "реклама; агентства по импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов; сбыт товара через посредников; продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов".