Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2008 г. N 09АП-3830/2008

г. Москва

Дело N А40-56641/07-133-382

23 апреля 2008 г.

N 09АП-3830/2008-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 апреля 2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи

Якутова Э.В.

судей:

Бекетовой И.В.

Пронниковой Е.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Халиной И.Ю.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу LAMPORT LTD на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.02.2008 по делу N А40-56641/07-133-382 судьи Барабанщиковой Л.М.,

по заявлению LAMPORT LTD

к Палате по патентным спорам, Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третье лицо Компания "Orange Personal Communications Services Limited"

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя: Решетова Н.Г. по дов. от 14.04.2008 паспорт 45 02 191253;

от ответчиков: 1) Медведев Н.Ю. по дов. от 28.11.2007 паспорт 45 05 465170; 2) Медведев Н.Ю. по дов. от 14.02.2008 паспорт 45 05 465170;

от третьего лица: Александров Е.Б. по дов. от 27.12.2007 паспорт 45 02 171788; Кратюк А.В. по дов. от 04.02.2008 паспорт 45 00 450210;

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.02.2008 LAMPORT LTD (далее - Общество) было отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным и не подлежащим к исполнению решения Палаты по патентным спорам (далее - ППС) от 03.08.2007 N 2001737025/50 (938285).

Общество не согласилось с решением и обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает, что при вынесении решения судом неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; не доказаны имеющие значение для дела обстоятельства, которые суд посчитал установленными; выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

В отзыве на апелляционную жалобу Компания "Orange Personal Communications Services Limited" с доводами апелляционной жалобы не согласилось, считает их необоснованными и не соответствующими действующему законодательству.

Считает, что суд первой инстанции правомерно пришел к выводу об однородности услуг 35, 42 классов товарного знака N 251558, оспариваемый словесный товарный знак "ORANGE" по свидетельству N 251558 и противопоставленный словесный товарный знак "ORANGE" по международной регистрации N 715855 являются тождественными.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Считает, что услуги 35, 42 классов МКТУ, содержащиеся в свидетельстве N 251558 оспариваемого словесного товарного знака "ORANGE", не являются однородными услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован словесный товарный знак "ORANGE" по международной регистрации N 715855; считает, что объем правовой охраны, предоставленный заявителю по оспариваемому знаку, значительно больше, чем имеется у товарного знака по международной регистрации N 715855.

Указывает, что лишь очень небольшая часть услуг Заявителя, которым была ранее предоставлена правовая охрана, однородны охраняемым услугам третьего лица. Основная часть услуг Заявителя, правовая охрана которых была прекращена решением Палаты, не являются однородными услугами третьего лица.

Считает, что Палате следовало признать недействительным предоставление правовой охраны услугам Заявителя в части услуг по сбыту и реализации товаров, касающихся телекоммуникаций, и исключить указанные услуги из правовой охраны Заявителя.

Представитель ответчиков поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает ее необоснованной, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Считает, что оспариваемый словесный товарный знак "ORANGE" по свидетельству N 251558 и противопоставленный словесный товарный знак "ORANGE" по международной регистрации N 715855 являются тождественными, в связи с чем отсутствуют основания сужения диапазона услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Представитель третьего лица поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает ее необоснованной, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Считает, что оспариваемый словесный товарный знак "ORANGE" по свидетельству N 251558 противопоставленный словесный товарный знак "ORANGE" по международной регистрации N 715855 являются тождественными, в связи с чем отсутствуют основания сужения диапазона услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, оспариваемый товарный знак по заявке N 2001737025/50 с приоритетом от 19.12.2001 зарегистрирован 15.07.2003 за N 251558 на имя ООО "ЮМАКС+" в отношении товаров 20 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 23.12.2005 за N РД0005295, правообладателем знака является Компания "Лампорт ЛТД".

Решением Роспатента от 03.08.2007г. было удовлетворено возражение Компании "Orange Personal Communications Services Limited" от 18.11.2004, предоставление правовой охраны словесному товарному знаку "ORANGE" по свидетельству N 251558 признано недействительным в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ, содержащихся в перечне.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что оспариваемый словесный товарный знак "ORANGE" по свидетельству N 251558 совпадает во всех элементах с противопоставленным словесным товарным знаком "ORANGE" по международной регистрации N 715855, из чего следует, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются тождественными.

В соответствии с п.1 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания в наименованиях мест происхождения товаров" не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно п. 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995г., зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 8 декабря 1995 г. за N 99, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с п. 14.4.3 "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (далее - Правила) при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно материалам дела, оспариваемый товарный знак по свидетельству N 251558 зарегистрирован в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ "сбыт товаров через сеть "Интернет" с использованием расчетных карт: реализация товаров через сеть "Интернет" с использованием расчетных карт".

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации N 715855 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ "консультация и помощь в выборе товаров в области телекоммуникаций", а также "продвижение товаров, касающихся телекоммуникаций".

Суд правомерно посчитал обоснованным вывод Палаты по патентным спорам и Роспатента, что под услугой "реализация товаров" или "сбыт товаров" понимается комплекс действий одного лица, направленных на удовлетворение интересов другого лица путем продажи или сбыта его товаров, комплекс действий, сопровождающих такую реализацию товаров и обеспечивающих удобство изучения и приобретения потребителем этих товаров. Указанные услуги оказываются, как правило, торговыми предприятиями (розничные и оптовые магазины, электронные средства реализации, например, телемагазины или интернет-сайты).

Услуги противопоставленного товарного знака "консультация и помощь в выборе товаров в области телекоммуникаций" представляют собой действия, сопровождающие реализацию или сбыт товаров, и обеспечивающие удобство изучения и приобретения потребителем этих товаров, т.е. являются разновидностью услуг по реализации и сбыту товаров, а потому вывод Палаты по патентным спорам и Роспатента об однородности указанных услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков является правомерным.

Судом первой инстанции верно отмечено, что правомерным является также вывод Палаты по патентным спорам и Роспатента об однородности услуг "продвижение товаров" услугам по реализации и сбыту товаров, поскольку, как правило, они являются сопутствующими, имеют одно назначение и часто оказываются одними и теми же предприятиями, что существенно увеличивает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных услуг одному лицу.

Регистрация товарного знака должна считаться несоответствующей требованиям п.2 ст.7 Закона о товарных знаках, если выполняются все условия, указанные в данной норме закона, а именно: товарный знак должен воспроизводить фирменное наименование, право на фирменное наименование должно возникнуть ранее даты подачи заявки на товарный знак, фирменное наименование должно быть известным на территории Российской Федерации в отношении товаров (услуг), однородных указанным в перечне к регистрации товарного знака.

В соответствии со ст.1 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о ТЗ) товарный знак - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В силу абзаца 2 п.3 ст.6 Закона о ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подп. (2.5.1) пункта 2.5 "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (далее Правил) к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно п.3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 N 26, степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Как верно отмечено судом первой инстанции, оспариваемый словесный товарный знак "ORANGE" по свидетельству N 251558 и противопоставленный словесный товарный знак "ORANGE" по международной регистрации N 715855 являются тождественными, в связи с чем отсутствуют основания сужения диапазона услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Довод заявителя о том, что ППС следовало признать недействительной представление правовой охраны оспариваемой регистрации в отношении только части услуг, не может быть принят судом по следующим основаниям.

В соответствии с п.4.10 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (утверждены Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56) с изменениями, внесенными Приказом Роспатента от 11.12.2003 N 164 (далее - Правила) при рассмотрении возражений, в том числе возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам и знакам обслуживания коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на регистрацию товарного знака внести в материалы заявки уточнения, если эти уточнения устраняют причины, послужившие единственным основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака, и их внесение делает возможной регистрацию товарного знака, либо в случае, если без внесения указанных уточнений предоставление правовой охраны товарному знаку должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении может быть признано частично.

Как следует из приведенной нормы, Палата вправе, но не обязана предлагать заявителю внести соответствующие изменения в материалы заявки.

Кроме того, применение подобной нормы обусловлено целесообразностью подобных изменений: подобные изменения могут быть приняты во внимание лишь в том случае, если они устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в регистрации (признании регистрации недействительной полностью), и их внесение делает возможным регистрацию знака или сохранение регистрации, по крайней мере, частично (то есть в отношении части товаров и услуг).

Более того, обязанность осуществления действий, связанных с внесением уточнений (независимо от того, исходила ли подобная инициатива от Заявителя или от ФГУ "Палата по патентным спорам") возложена на Заявителя.

Как следует из материалов дела, Заявитель не подавал заявлений (ходатайств) о внесении изменений в перечень заявленных услуг.

Исходя из изложенного следует, что Заявитель не воспользовался своим правом уточнить материалы заявки, в том числе, путем ограничения перечня заявленных услуг, что сделало невозможным рассматривать спор с позиции новых обстоятельств дела.

Таким образом, судом первой инстанции сделан правомерный вывод о том, что Палатой установлены обстоятельства, подтверждающие наличие оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "ORANGE" по свидетельству N 251558 в отношении услуг 35, 42 класса МКТУ.

Рассмотрев все доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение суда по настоящему делу законно и обоснованно, подтверждено материалами дела, соответствует действующему законодательству, иные доводы представителя заявителей жалобы нашли свое отражение в обжалуемом решении суда, оснований для его отмены или изменения не имеется.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ суд,

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.02.2008 по делу N А40-56641/07-133-382 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Э.В. Якутов

Судьи

Е.В.Пронникова И.В.Бекетова