Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2008 г. N 09АП-6312/2008

г. Москва

16 июня 2008 г.

N 09АП-6312/2008- АК N 09АП-6335/2008-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 10.06.2008 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 16.06.2008 г.

Дело N А40-4753/08-93-36

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Москвиной Л.А.

судей Цымбаренко И.Б., Свиридова В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Журавлевой Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Палаты по патентным спорам Роспатента и ЗАО "Торговый Дом Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.04.2008 г.

по делу N А40-4753/08-93-36, принятое судьей Осиповой М.В.

по иску (заявлению) ЗАО "Д Дистрибьюшен"

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенту), Палате по патентным спорам

третье лицо: ЗАО "Торговый Дом Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве"

о признании незаконным решения

при участии в судебном заседании:

от истца (заявителя) - Ариевич Е.А. по доверенности от 10.01.2007 г., Горохов П.Е. по доверенности от 10.01.2007 г., Банковский А.В. по доверенности от 10.01.2007 г., Хабаров Д.И. по доверенности от 10.01.2007 г.

от ответчика (заинтересованного лица) - от Роспатента: Лебедев А.В. по доверенности от 14.02.2008 г. N 63-27/55; от Палаты по патентным спорам: Лебедев А.В. по доверенности от 28.11.2008 N 10/25-635/41, уд. N 306-30

от третьего лица - Мишутина А.А. по доверенности от 18.03.2008 г., Смирнова Е.В. выписка N 10 из протокола от 01.12.2006 г.

УСТАНОВИЛ

ЗАО "Д Дистрибьюшен" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании незаконным решения ФГУ "Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее - Палата по патентным спорам) от 02.11.2007 г. об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесными элементами "Борисъ Смирновъ" по свидетельству N 213026.

Решением суда от 09.04.2008 г. заявленные обществом требования удовлетворены: признано незаконным решение Палаты по патентным спорам от 02.11.2007г. об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака "Борись Смирновъ" по свидетельству N 213026; на Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) возложена обязанность устранить нарушение прав и законных интересов ЗАО "Д Дистрибьюшен", путем внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и свидетельстве N 213026 об объеме правовой охраны товарного знака по свидетельству N 213026, исключив из объема охраны товары и услуги по 29, 30, 32, 33, 35 полностью и частично в отношении обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания по 42 классу МКГУ.

Обосновывая принятое решение, суд первой инстанции указал на незаконность оспариваемого по делу решения ответчика, поскольку между товарными знаками "Борисъ Смирновъ" по свидетельству N 213026 и противопоставленным ему товарным знаком "Смрновъ" по свидетельству N 163000 имеется фонетическое, семантическое и графическое сходство, что может повлечь их смешение.

Не согласившись с принятым решением, Палата по патентным спорам и ЗАО "Торговый Дом Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" обратились с апелляционными жалобами.

В своей апелляционной жалобе ответчик - Палата по патентным спорам, просит отменить решение суда первой инстанции в части требования к Роспатенту об исключении из объема охраны товаров и услуг по 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ полностью и частично в отношении услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками", "обеспечение временного проживания" по 42 классу МКТУ и на основании ч. 1 ст. 150 АПК РФ прекратить производство по делу в данной части, ссылаясь на нарушение судом норм материального права. В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указывает на то, что в рамках рассмотрения спора о законности решения об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарного знака, суд не может принять решение о признании недействительной правовой охраны товарного знака, подменяя тем самым орган исполнительной власти.

Третье лицо - ЗАО "Торговый Дом Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" в своей апелляционной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющие значение для дела, и нарушение норм процессуального права. В обоснование своей правовой позиции третье лицо указывает на отсутствие сходства до степени смешения между товарным знаком "Борисъ Смирновъ" по свидетельству N 213026 и противопоставленным ему товарным знаком "Смрновъ" по свидетельству N 163000 как по семантическому, так и по графическому фактору сходства; при принятии судом решения о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам в соответствии со ст. 12 ГК РФ должно быть восстановлено положение, существовавшее до его принятия, т.е. возражение третьего лица должно быть повторно рассмотрено ответчиком с учетом решения суда по данному делу, исходя из этого, у суда отсутствовали правовые основания для обязания Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания об изменении объема охраны товарного знака по свидетельству N 213026 до того, как правовая охрана будет прекращена в порядке, предусмотренном статьей 28 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

ЗАО "Д Дистрибьюшен" представило отзыв на апелляционные жалобы, в котором возражает против доводов жалоб ответчика и третьего лица, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобы - без удовлетворения. Заявитель ссылается на наличие формальных признаков сходства товарного знака по свидетельству N 213026 с противопоставляемым ему товарным знаком по свидетельству N 163000, предусмотренные п. 14.4.2. Правил составления, подачи рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Роспатентом 29.11.1995 г., зарегистрированных в Минюсте России 08.12.1995 г. N989 (далее - Правил); общество указывает на полное вхождение словесного элемента противопоставленного товарного знака "Смирновъ" в оспариваемый товарный знак, которое пунктом 14.4.2.2(1) Правил относится к признакам фонетического сходства; помимо этого словесный элемент "Смирновъ" занимает доминирующее положение в связи с центральным расположением в композиции товарного знака, что свидетельствует о семантическом сходстве противопоставляемых товарных знаков.

Роспатент отзыв на апелляционные жалобы не представил, представитель ответчика в судебном заседании суда апелляционной инстанции поддержал доводы апелляционной жалобы Палаты по патентным спорам, просил отменить решение суда первой инстанции в части обязании ответчика устранить нарушение прав и законных интересов ЗАО "Д Дистрибьюшен", путем внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и свидетельстве N 213026 об объеме правовой охраны товарного знака по свидетельству N 213026, исключив из объема охраны товары и услуги по 29, 30, 32, 33, 35 полностью и частично в отношении обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания по 42 классу МКГУ.

Законность и обоснованность принятого решения проверены апелляционной инстанцией в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив все представленные в деле доказательства, заслушав представителя заявителя, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт подлежит изменению, исходя из следующего.

При исследовании обстоятельств дела установлено, ЗАО "Д Дистрибьюшен" на основании договора уступки товарных знаков от 13.03.2006 г. является владельцем комбинированного товарного знака "Смирновъ" по свидетельству N 163000 с приоритетом от 10.10.1997 г., зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ однородных товарам, на имя ООО "Торговый домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества".

Противопоставляемый ему комбинированный товарный знак "Борисъ Смирновъ" по свидетельству N 213026 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2002 г. по заявке N 20017440028/50 с приоритетом от 21.12.2001 г. на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве".

21.11.2005 г. в Палату по патентным спорам поступило возражение ООО "Торговый домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 213026 в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 42 (части) классов МКТУ, мотивированное тем, что товарный знак N 213026 сходен до степени смешения с принадлежащим ООО "Торговый домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества", товарным знаком по свидетельству N 163000, приоритет от 10.10.1997 г., зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ однородных товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

По результатам рассмотрения представленных возражений в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 г. N 56 и зарегистрированными в Минюсте РФ 08.05.2003 г. N 4520, Палатой по патентным сборам вынесено решение от 02.11.2007 г. об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесными элементами "Борисъ Смирновъ" по свидетельству N 213026.

Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, оспариваемый словесный товарный знак по свидетельству N 213026 является комбинированным и представляет собой словосочетание "БОРИСЬ СМИРНОВЪ", выполненное в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом белого цвета, где слова "БОРИСЬ" и "СМИРНОВЪ" написаны в устаревшей манере с добавлением буквы "Ъ" в конце каждого слова, расположенное на фоне изображения вытянутого по горизонтали щита черного цвета с короной наверху.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 163000 представляет собой словесный элемент "СМИРНОВЪ", выполненный по дуге буквами русского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета на фоне изогнутого овала красного цвета. Слово "СМИРНОВЪ" выполнено с добавление буквы "Ъ" в конце слова и с буквой "С" в начале, которая выполнена более крупным шрифтом, чем остальные буквы обозначения, повторяет очертания дуги и внутри нее размещена буква "м".

В оспариваемом решении Палата по патентным спорам указала на то, что несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент "СМИРНОВЪ", однако это обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент "БОРИСЪ", который придает ему иное, отличное от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску.

По мнению Палаты по патентным спорам, в отличие от противопоставленного товарного знака "СМИРНОВЪ", который не ассоциируется с конкретным лицом, оспариваемый товарный знак "БОРИСЪ СМИРНОВ" вызывает ассоциации с конкретно реально существующим человеком, а именно Борисом Смирновым, который является одним из потомков знаменитого производителя спиртных напитков царской России Петра Арсеньевича Смирнова.

Исходя из изложенного, в оспариваемом решении ответчика сделан вывод о том, что товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, в связи с чем, оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому комбинированному товарному знаку по свидетельству N 213026 предоставлена с нарушением требований, регламентированных п.1 ст. 7 Закона о товарных знаках.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства и пояснения сторон в их совокупности и взаимной связи, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о незаконности решения Палаты по патентным спорам от 02.11.2007г. об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака "Борись Смирновъ" по свидетельству N 21302, в связи с тем, что между противопоставляемыми знаками имеется фонетическое, семантическое и графическое сходство.

Согласно п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров, имеющими более ранний приоритет.

В силу п.п. 1 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона.

Согласно п.14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вопреки доводам, приведенным в апелляционной жалобе третьего лица, анализ фонетического, семантического сходства словесного обозначения "Борисъ Смирновъ" и словесного элемента "Смирновъ" в противопоставляемых товарных знаках, а также графического сходства свидетельствует о том, что оспариваемый и противопоставленный товарный знак является сходным до степени смешения, о чем правильно указано в решении суда первой инстанции.

Согласно п. 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения, каковым является товарный знак по свидетельству N 213026 (со словесным элементом "Борись Смирновъ"), сравниваются как с комбинированными обозначениями, так и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Пунктом 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 г. N 26, предусмотрено, что если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

В данном случае, имеется полное вхождение словесного элемента противопоставленного товарного знака "СМИРНОВЪ" в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(1) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом.

В отношении семантического сходства товарного знака "БОРИСЪ СМИРНОВЪ" по свидетельству N 213026 и товарного знака "СМИРНОВЪ" по свидетельству N163000, суд первой инстанции обоснованно указал на следующее.

Согласно п. 14.4.2.2(3) Правил признаком семантического (смыслового) сходства является совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Из материалов дела видно, что словесный элемент противопоставляемого товарного знака "СМИРНОВЪ" по свидетельству N 163000 полностью включен в оспариваемый товарный знак и занимает в нем доминирующее положение. Семантическое доминирующее положение элемента "СМИРНОВЪ" в оспариваемом товарном знаке обусловлено тем, что он является фамилией физического лица, имеющей более важное значение для его индивидуализации по сравнению с именем. Кроме того, наличие буквы "Ъ" на конце фамилии в обоих товарных знаках делает сходство еще более явным, т.к. представляет отсылку к историческим корням.

Суд апелляционной инстанции считает, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Поэтому суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что использование спорных товарных знаков, содержащих словесный элемент "Смирновъ" и обладающих общими графическими элементами для однородных товаров, создает реальную угрозу их смешения, независимо от доводов автора апелляционной жалобы о большей индивидуализации конкретного лица ввиду использования словесного элемента, обозначающего имя "Борисъ".

Вывод Палаты по патентным спорам об отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков в связи с имеющимися у потребителя ассоциациями с конкретным лицом -Борисом Смирновым не основано на доказательствах. Сама по себе активная предпринимательская и общественно-политическая деятельность, если таковая и ведется Борисом Смирновым, на чем основывает свое утверждение ответчик в решении ссылаясь на публикации в СМИ, не свидетельствует о том, что потребитель на рынке не будет воспринимать однородные товары (например, водку), маркируемые товарным знаком "БОРИСЬ СМИРНОВЪ", как разновидность товара с обозначением "СМИРНОВЪ".

Потребителю товара "СМИРНОВЪ" в большей степени известен товар с обозначением "СМИРНОВЪ" без связи с каким-либо определенным лицом по фамилии Смирнов, чем конкретное лицо, будь то Борис Смирнов или иное лицо с фамилией Смирнов.

В своей апелляционной жалобе третье лицо ссылается на то, что факт признания комбинированного товарного знака со словесным элементом "Смирновъ" общеизвестным, выходит за рамки предмета возражения и оспариваемого решения.

Как следует из материалов дела, решением Палаты по патентным спорам от 31.07.2006 г. комбинированное обозначение со словесным элементом "Смирновъ", совпадающее с противопоставленным товарным знаком по свидетельству N 163000 во всех элементах, признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.1995г. на имя ООО "Торговый домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова" в отношении товаров 33 класса МКТУ "водка, настойки горькие, настойки сладкие".

Факт широкой известности обозначения "Смирновъ", признанного общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, способствует формированию у потребителей ассоциаций только с определенным изготовителем товара вследствие чего при маркировке сходными обозначениями однородных товаров иными лицами у потребителей может возникнуть представление об изготовителе товара, не соответствующее действительности, либо создающее ассоциации о наличии хозяйственных связей между субъектами сходных товарных знаков. Поэтому судом первой инстанции был обоснованно принят во внимание указанный факт, вопреки утверждению в апелляционной жалобе об обратном.

Довод третьего лица о том, что решение Палаты по патентным спорам от 02.11.2007 г. было вынесено в отношении заявления, поданного ООО "Торговый дом по возрождению традиций поставщика Двора Его Императорского Величества", а не заявителя по делу - ЗАО "Д Дистрибьюшен", не принимается во внимание судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч.1 ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

После заключения заявителем с ООО "Торговый Дом по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова" договора уступки товарных знаков от 13.03.2006 г. у ЗАО "Д Дистрибьюшн" имеется как материальный, так и процессуальный интерес по оспариванию решения Палаты по патентным спорам.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно признал незаконным решение Палаты по патентным спорам от 02.11.2007г. об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака "Борись Смирновъ" по свидетельству N 213026.

Вместе с тем, решение суда в части возложения на Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам обязанности устранить нарушение прав и законных интересов ЗАО "Д Дистрибьюшен" путем внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и свидетельстве N 213026 об объеме правовой охраны товарного знака по свидетельству N 213026, исключив из объема охраны товары и услуги по 29, 30, 32, 33, 35 полностью и частично в отношении обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания по 42 классу МКГУ подлежит отмене по следующим основаниям.

Положениями ст. 28 Закона о товарных знаках предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для признания регистрации товарного знака недействительной полностью или в части.

Пунктом 4 ст. 28 названного Закона предусмотрено, что регистрация товарного знака может быть признана недействительной только на основании решения Роспатента или Палаты по патентным сборам.

Регистрация товарного знака N 213026 не была признана недействительной в соответствии со статьей 28 Закона о товарных знаках.

При принятии судом решения о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам в соответствии со ст. 12 ГК РФ должно быть восстановлено положение, существовавшее до его принятия, т.е. возражение третьего лица должно быть повторно рассмотрено ответчиком с учетом решения суда по данному делу.

В рамках рассмотрения спора о законности решения об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарного знака, суд не может принять решение о признании недействительной правовой охраны товарного знака, подменяя тем самым функции органа исполнительной власти.

Учитывая изложенное, у суда первой инстанции отсутствовали основания для обязания Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания об изменении объема охраны товарного знака по свидетельству N 213026 до того, как правовая охрана будет прекращена в порядке, предусмотренном ст. 28 Закона о товарных знаках.

При таких обстоятельствах, решение суда в указанной части следует изменить, изложить абзац второй резолютивной части решения суда в следующей редакции: "Обязать Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ЗАО "Д Дистрибьюшен".

Расходы по госпошлине по данному делу распределены в соответствии со ст. 110 АПК РФ, положениями главы 25.3 НК РФ и разъяснениями, данными Президиумом Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в Информационном письме от 13.03.2007г. N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации".

Руководствуясь ст. ст. 110, 176, 266, 267, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.04.2008 по делу N А40-4753/08-93-36 изменить, изложив абзац второй резолютивной части решения суда в следующей редакции: "Обязать Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ЗАО "Д Дистрибьюшен". В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий:

Л.А. Москвина

Судьи

В.А. Свиридов И.Б. Цымбаренко