Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2008 г. N 09АП-8220/2007

г. Москва

30 июня 2008 г.

N 09АП-3867/2008-АК N 09АП-4022/2008-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 25.06.2008 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 30.06.2008 г.

Дело N А40-5584/07-93-58

N А40-5584/07-93-58

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Москвиной Л.А.

судей Демидовой О.В., Свиридова В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Журавлевой Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Палаты ФГУ "Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" и ООО "ВМПАВТО"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2008 г.

по делу N А40-5584/07-93-58, принятое судьей Осиповой М.В.

по иску (заявлению) ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки"

к Палате по патентным спорам, Роспатенту

третье лицо - ООО "ВМПАВТО"

о признании незаконным решения

при участии в судебном заседании:

от истца (заявителя) - Замахаев Ю.В. по доверенности от 09.07.2007 г. N 7

от ответчика (заинтересованного лица) - от Палаты по патентным спорам: Сычев А.Е. по доверенности от 14.02.2008 г. N 63-34/55, от Роспатента: Сычев А.Е. по доверенности от 19.06.2007 г. N 10/25-314/41

от третьего лица - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ

ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее - Палата по патентным спорам) от 12.12.2006 г., которым словесный товарный знак "REMETALL" по международной регистрации N 800167 на территории Российской Федерации признан недействительным в отношении части товаров.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.04.2007 г. заявленные требования удовлетворены.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2007 г. решение Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-5584/07-93-58 оставлено без изменения.

Постановлением ФАС МО от 22.10.2007 г. решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.04.2007 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2007 г. по делу N А40-5584/07-93-58 отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на необходимость определить круг обстоятельств, подлежащих установлению по делу, и исследовать все необходимые доказательства, связанные с однородностью товаров, маркированных товарным знаком "REMETALL" по свидетельству N 800167 и продукцией ООО "ВМПАВТО", в зависимости от установленных обстоятельств сделать вывод о способности или неспособности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение в отношении происхождения товара.

Решением суда от 15.02.2008 г. заявленные требования удовлетворены: признано незаконным решение Палаты по патентным спорам от 12.12.2006 г. об удовлетворении возражения ООО "ВМПАВТО" и признании правовой охраны международной регистрации N 800167 знака "REMETALL" недействительной частично; на Роспатент возложена обязанность устранить допущенные нарушения прав ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки" путем внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания записи о восстановлении правовой охраны товарного знака N 800167 в отношении товаров 01 класса МКТУ "химические продукты для промышленного использования, химические добавки для моторного масла, химические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей" и 04 класса МКТУ "химические продукты для промышленного использования, химические добавки для моторного масла, химические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей".

Обосновывая принятое решение, суд первой инстанции указал на преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора вступившего в законную силу решения Арбитражного суда г. от 17.02.2005 г. по делу N А60-62493/04-83-619, которым регистрация товарного знака ООО "ВМПАВТО" была аннулирована в связи с нарушением обществом положений п. 1 ст. 7 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках); суд указал на то, что обозначение "REMETALL" не оригинально и является производным от обозначения "РиМЕТ", которое относится к группе товарных знаков заявителя, имеющих более ранний приоритет; выпускаемая третьим лицом продукция под обозначением "REMETALL" являлась контрафактной, поскольку производилась и распространялась с нарушением прав заявителя на товарный знак серии "РиМЕТ", в связи с чем пришел к выводу о том, что представленные ООО "ВМПАВТО" в подтверждение известности потребителю продукции маркируемой товарным знаком "REMETALL" доказательства (договора, накладные, счета-фактуры) являются недопустимыми доказательствами по делу.

Не согласившись с принятым решением, Палата по патентным спорам и ООО "ВМПАВТО" обратились с апелляционными жалобами.

В своей апелляционной жалобе ответчик - Палата по патентным спорам, просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении заявленных обществом требований в полном объеме, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права. В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указал на то, что представленные третьим лицом в материалы дела доказательства, касающиеся продолжительности и интенсивности использования ООО "ВМПАВТО" обозначения "REMETALL" до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в том числе об объемах продаж, рекламы и т.д., подтверждают тот факт, что товары, маркируемые обозначением "REMETALL", ассоциируется у потребителя с производителем - ООО "ВМПАВТО", в связи с чем использование оспариваемого товарного знака для маркировки однородных товаров и услуг, производимых правообладателем, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя; отсутствие преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора вступившего в законную силу решения Арбитражного суда г. от 17.02.2005 г. по делу N А60-62493/04-83-619, предметом рассмотрения которого являлся иной товарный знак (свидетельство N 229005) и в рамках которого заявлены иные основания для оспаривания его регистрации; Роспатент не осуществляет ведение Международного реестра, в связи с чем требование суда о внесении в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи, касающейся международной регистрации, неисполнимо.

Третье лицо - ООО "ВМПАВТО", в своей апелляционной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющие значение для дела, и нарушение норм процессуального права. В обоснование своей правовой позиции третье лицо указывает на известность потребителю до даты приоритета товарного знака продукции, маркированной обозначением "REMETALL", выполненным стандартным шрифтом, в связи с чему суда первой инстанции не имелось достаточных оснований для признания такой продукции контрафактной; отсутствие преюдициального значения для настоящего спора решения Арбитражного суда г. от 17.02.2005 г. по делу N А40-62493/04-83-619, поскольку неправомерность регистрации товарного знака N 229005 была связана не со злоупотреблениям правами третьим лицом, а с установленной впоследствии Палатой по патентным спорам и судом ошибкой Роспатента при проведении экспертизы; разумность и добросовестность ООО "ВМПАВТО" при использовании словесного обозначения "REMETALL" подтверждается действиями по защите интеллектуальной собственности - получением исключительных прав на промышленные образцы N 52614 "Комплект упаковки восстановительного препарата для элементов двигателя" и N 52933 с приоритетом от 01.11.2001 г.; помимо этого, ООО "ВМПАВТО" впоследствии зарегистрировало товарный знак "REMETALL" по свидетельству N 271156 с приоритетом от 15.12.2003 г.

Заявитель - ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки" представило отзыв на апелляционные жалобы, в котором возражает против доводов жалоб ответчика и третьего лица, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобы - без удовлетворения. Заявитель ссылается на то, что обозначение "REMETALL", используемое третьим лицом для маркировки своей продукции, является сходным до степени смешения с товарными знаками заявителя, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг; указывает на фонетическое, семантическое и графическое сходство товарных знаков "РиМЕТ" и обозначения "REMETALL", что может повлечь их смешение; выпускаемая и вводимая в гражданский оборот третьим лицом продукция является контрафактной.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) отзыв на апелляционные жалобы не представила, представитель ответчика в судебном заседании суда апелляционной инстанции поддержал доводы апелляционных жалоб, просил отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Представитель третьего лица, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, в связи с чем дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 15: АПК РФ.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции стороны поддержали свои правовые позиции.

Законность и обоснованность принятого решения проверены апелляционной инстанцией в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив все представленные в деле доказательства, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене, исходя из следующего.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что международная регистрация словесного товарного знака "REMETALL" N 800167 произведена 05.12.2003 г. с приоритетом от 10.09.2002 г. в отношении товаров 01, 04 и услуг 37 классов МКТУ на имя ЗАО Научно-производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки" (г. Екатеринбург).

Названный товарный знак "REMETALL" является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступили возражения ООО "ВМПАВТО" против предоставления правовой охраны товарному знаку "REMETALL" по международной регистрации N 800167 в отношении части товаров 01 и 04 класса МКТУ на территории Российской Федерации, мотивированное тем, что указанная международная регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках.

12.12.2006 г. Палатой по патентным спорам вынесено решение, которым правовая охрана международной регистрации N 800167 товарного знака "REMETALL" признана недействительной частично в отношении товаров 01 класса МКТУ "химические продукты для промышленного использования, химические добавки для моторного масла, химические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей" и 04 класса МКТУ "химические продукты для промышленного использования, химические добавки для моторного масла, химические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей".

Указанное решение ответчика мотивировано тем, что регистрация товарного знака произведена с нарушением требований, установленных п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании решений государственных органов арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемых решений и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемое решение, а также устанавливает, нарушает ли оспариваемое решение права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Признавая оспариваемое по делу решение ответчика незаконным, суд первой инстанции исходил из преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора вступившего в законную силу решения Арбитражного суда г. от 17.02.2005 г. по делу N А60-62493/04-83-619, которым регистрация товарного знака ООО "ВМПАВТО" N 229005 была аннулирована в связи с нарушением обществом положений п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках. Помимо этого, суд пришел к выводу о том, что обозначение "REMETALL" является производным от обозначения "РиМЕТ", которое относится к группе товарных знаков заявителя, имеющих более ранний приоритет, а выпускаемая третьим лицом продукция под обозначением "REMETALL" - контрафактной, поскольку производилась и распространялась с нарушением прав заявителя на товарный знак серии "РиМЕТ".

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с названными выводами суда по следующим основаниям.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату регистрации заявки) не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.3 (2.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 08.12.1995 г., регистрационный N 989, и введенных в действие 29.02.1996 г., относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.3 (2.1) Правил).

При рассмотрении спора по настоящему делу судом апелляционной инстанции были рассмотрены и проанализированы представленные ООО "ВМПАВТО" документы, явившиеся предметом исследования в Палате по патентным спорам при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарного знака "REMETALL".

Анализ данных документов позволяет сделать вывод о том, что ООО "ВМПАВТО" производит препарат "REMETALL" с октября 2001 года согласно техническим условиям ТУ 0257-007-45540231-2001, введенным в действие с 01.09.2001 г.

Из представленных документов следует, что с 2001 года ООО "ВМПАВТО" осуществлялось производство, а также реализация препаратов "Реметалл" и "Реметалл-Т" в ряд регионов Российской Федерации: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Пермь, Иркутск, Красноярск, Краснодар, Калининград и др., а также за рубеж: Латвию, Украину, Болгарию. Данные обстоятельства подтверждены договорами на изготовление продукции, накладными, доверенностями, актами приемки грузов, счетами-фактурами, платежными поручениями, выписками по счетам, свидетельствующими о поступлении денежных средств в счет оплаты за реализованный товар, а также документами, свидетельствующими о проведении ООО "ВМПАВТО" рекламных компаний в журналах "За рулем", "5 колесо", Интернете, участии ООО "ВМПАВТО" в международных выставках.

Кроме того, введение товара ООО "ВМПАВТО" в гражданский оборот сопровождалось действиями по защите интеллектуальной собственности, поскольку ООО "ВМПАВТО" является владельцем патентов на промышленные образцы: N 52614 "Комплект упаковки восстановительного препарата для элементов двигателя" и N 52933 с приоритетом от 01.11.2001 г.

Представленные документы свидетельствуют о том, что товары, маркируемые обозначением "REMETALL", ассоциируется у потребителя с производителем - ООО "ВМПАВТО", в связи с чем использование оспариваемого товарного знака для маркировки однородных товаров и услуг, производимых правообладателем, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

В отзыве на апелляционную жалобу в обоснование своей правовой позиции заявитель указывает на то, что товарные знаки "REMETALL" и "РиМЕТ" являются сходными до степени смешения, что установлено вступившим в законную силу судебным актом по делу N А40-62493/04-83-619, предметом спора по которому явилось решение Палаты по патентным спорам от 04.08.2004 г.

Апелляционный суд не может согласиться с указанным доводом заявителя по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, решение Палаты по патентным спорам от 04.08.2004 г. было принято по возражению заявителя против регистрации на имя ООО "ВМПАВТО" товарного знака "remetall" по свидетельству N 229005. Указанный товарный знак являлся комбинированным обозначением в виде буквенно-фантазийной трехслоговой структуры "re"-"met"-"all", в которой сочетания букв "re"-"met" смещены относительно друг друга, a "all" - расположены на фоне темного круга. Названному обозначению противопоставлялись товарные знаки по свидетельствам N N 129870, 132883, 176240, 209040, 210870, 210871, 221084, содержащие в своем составе словесный элемент "РиМЕТ", выполненный с первой заглавной, второй строчной и последующими заглавными буквами.

Опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке, по мнению Палаты, была обусловлена именно визуальным сходством обозначений за счет разновысотного расположения слова, в котором первая часть "Re" - "Ри" расположена выше второй, разного размера шрифтов первой и второй части слов, расположения окончания слова на фоне черного прямоугольника в белом цвете, и использования цветового, сочетания (черно-белое).

Решением суда от 17.02.2005 г. по делу N А40-62493/04-83-619 решение Палаты от 04.08.2004 г. признано незаконным как противоречащее ст. 7 Закона о товарных знаках. При этом суд указал на то, что значительное сходство товарных знаков N N 209040, 210870, 210871, 221084 и N 229005 сторонами не оспаривается, а также правомерно установлено решением Палаты по патентным спорам от 04.08.2004 г. Выводов о сходстве до степени смешения по звуковому признаку товарных знаков "remetall" и "РиМЕТ" не содержится ни в решении Палаты по патентным спорам от 04.08.2004 г., ни в решении суда от 17.02.2005 г. по делу N А40-62493/04-83-619.

В настоящем же случае ООО "ВМПАВТО" в Палате по патентным спорам было заявлено возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку "REMETALL" по международной регистрации N 800167 со ссылкой на известность потребителю до даты приоритета этого знака продукции, маркированной обозначением "REMETALL", выполненным стандартным шрифтом.

Исходя из изложенного доводы заявителя о том, что третьим лицом реализовывался товар, маркированный обозначением "REMETALL", сходным до степени смешения с товарным знаком "РиМЕТ", несостоятельны.

В результате проведенного Палатой по патентным спорам анализа однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, выпускаемых ООО "ВМПАВТО" было установлено, что сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки товаров, которые имеют одно и то же назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей, то есть для однородных товаров, являясь сопутствующими товарами.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что использование заявителем оспариваемого товарного знака для маркировки производимых им товаров способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку продолжительность и интенсивность использования ООО "ВМПАВТО" обозначения "REMETALL" до даты приоритета оспариваемого товарного знака, объем продаж, реклама и иные приведенные выше обстоятельства, привели к тому, что обозначение "REMETALL" ассоциируется в сознании потребителя с производителем - ООО "ВМПАВТО", что влечет возможность введения потребителя, приобретающего товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, в заблуждение относительно изготовителя товара.

Следовательно, регистрация товарного знака "REMETALL" по международной регистрации N 800167 в отношении части товаров 01 и 04 класса МКТУ на территории Российской Федерации произведена с нарушением требований, установленных п. 2 ст. 6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

При таких обстоятельствах решение Палаты по патентным спорам от 12.12.2006 г., которым правовая охрана международной регистрации N 800167 товарного знака "REMETALL" признана недействительной частично в отношении товаров 01 класса МКТУ и 04 класса МКТУ, является законным и обоснованным.

При принятии настоящего постановления суд апелляционной инстанции также учитывает постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2007 г. по делу N А40-14251/07-26-105, оставленное без изменения постановлением ФАС МО от 28.05.2008 г. N КА-А40/1580-08, которым подтверждена законность решения Палаты по патентным спорам в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" в отношении товаров 04 класса МКТУ: "масла технические, масла моторные", которые являются однородными товарам по международной регистрации N800167.

На основании изложенного обжалуемое решение суда первой инстанции подлежит отмене ввиду несоответствия выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а требования заявителя подлежат отказу в удовлетворении.

Расходы по госпошлине по данному делу распределены в соответствии со ст. 110 АПК РФ, положениями главы 25.3 НК РФ и разъяснениями, данными Президиумом Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в Информационном письме от 13.03.2007г. N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации".

Руководствуясь ст. ст. 110, 176, 266, 267, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2008 г. по делу N А40-5584/07-93-58 отменить.

Отказать ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки" в удовлетворении требований о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 12 декабря 2006 г., которым словесный товарный знак "REMETALL" по международной регистрации N 800167 на территории Российской Федерации признан недействительным в отношении части товаров.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий:

Л.А. Москвина

Судьи

О.В. Демидова В.А. Свиридов