Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2009 г. N 09АП-13794/2009

г.Москва

Дело N А40-47309/08-67-409

20 августа 2009 г.

N 09АП-13794/2009-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 17.08.2009.

Постановление в полном объеме изготовлено 20.08.2009

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей Веклича Б.С., Попова В.И.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кальщиковой А.П.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 08.06.2009

по делу N А40-47309/08-67-409 судьи Черенковой Г.В.,

по заявлению ООО "Центр "Золотой Рог"

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ФГУ "Палата по патентным спорам",

третье лицо Общественное движение Приморского края "Физкультура и спорт"

о признании недействительным ненормативного правового акта

при участии в судебном заседании:

представитель заявителя не явился, извещен,

представителя Роспатента и Палаты Медведева Н.Ю. по доверенностям от 25.11.2008 N 10/25-698/41, от 05.02.2009 N 63-61/55, паспорт 45 05 465170,

представитель третьего лица не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 08.06.2009, принятым по настоящему делу, удовлетворено заявление ООО "Центр "Золотой Рог" о признании недействительным решения Роспатента от 18.04.2008 в части сохранения частичной правовой охраны товарного знака N 221597 в отношении следующих товаров и услуг: 16, 25, 35 классов МКТУ полностью в отношении всех указанных в товарном знаке товаров и услуг; по 42 классу МКТУ - в отношении услуг, снабжения продовольственными и промышленными товарами. Кроме того, суд обязал Роспатент в установленном порядке устранить допущенные нарушения прав заявителя путем внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ об исключении из правовой охраны по товарному знаку N 221597 товаров и услуг 16, 25, 35 классов МКТУ полностью, по 42 классу МКТУ - услуг снабжения продовольственными и промышленными товарами.

В удовлетворении требований Общества в части признании недействительным решения Роспатента от 18.04.2008 в части сохранения правовой охраны товарного знака N 221597 в отношении 36 класса МКТУ в отношении агентства по сдаче в аренду недвижимого имущества судом отказано.

В обоснование данного решения в части удовлетворения заявленных требований суд первой инстанции указал, что регистрация товарного знака N 221597 противоречит п.2 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождении товара" в отношении следующих товаров и услуг: 16, 25, 35 классов МКТУ - полностью по всем указанным в товарном знаке товарам и услугам; по 42 классу МКТУ в отношении услуг, снабжения продовольственными и промышленными товарами.

Отказ в части удовлетворения заявленных требований мотивирован судом тем, что в отношении услуг 36 класса МКТУ - сдаче в аренду недвижимого имущества, заявитель не доказал факт известности деятельности в данной области.

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции в части удовлетворения заявленных требований, ответчик - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - в апелляционной жалобе просит его изменить в указанной части, считая, что судом неправильно применены нормы материального и процессуального права. При этом Роспатент приводит доводы о том, что заявитель пропустил установленный ч.3 ст.198 АПК РФ трехмесячный срок на обжалование решения Роспатента, ссылаясь на то, что решение Роспатента получено заявителем 30.04.2008, а с заявлением в Арбитражный суд г.Москвы по настоящему делу заявитель обратился только 05.08.2008. Также податель жалобы указывает, что заявителем не было представлено доказательств, свидетельствующих о том, что в результате хозяйственной деятельности фирменное наименование заявителя - ООО "Центр "Золотой Рог" стало известно на территории Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (29 января 2001 года), приводит доводы о том, что известности фирменного наименования заявителя на территории города Владивостока недостаточно для применения пункта 2 статьи 7 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Ссылается на то, что вывод суда первой инстанции о том, что представленные заявителем доказательства свидетельствуют об известности даже на территории города Владивостока его фирменного наименования, не подтверждается материалами дела. Указывает, что такие товары и услуги, как конверты, мешки, сумки для упаковки бумажные или пластиковые 16 класса МКТУ, одежда и обувь 25 класса МКТУ, а также аукционная продажа, изучение общественного мнения 35 класса МКТУ не однородны услугам магазинов. Кроме того, указывает, что суд первой инстанции не дал правовой оценки в отношении услуги "изучение общественного мнения", тем не менее, признав недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении этой услуги.

Третье лицо в отзыве на апелляционную жалобу поддержало правовую позицию ответчика.

Представители заявителя и третьего лица, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. В соответствии со ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей заявителя и третьего лица.

Апелляционный суд в соответствии с п.5 ст.268 АПК РФ проверяет законность и обоснованность решения суда в обжалуемой части, принимая во внимание, что лица, участвующие в деле, не заявляли своих возражений.

Изучив материалы дела, заслушав представителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, просившего изменить судебное решение в части удовлетворения заявленных требований, представителя ФГУ "Палата по патентным спорам", поддержавшего правовую позицию подателя апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что судебный акт подлежит изменению, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак "Золотой Рог" N 221597 зарегистрирован Роспатентом с приоритетом от 29.01.2001 на имя Общественного движения Приморского края "Физкультура и спорт" в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 36, 41,42 классов МКТУ.

ООО "Центр "Золотой Рог" 13.03.2007 обратилось в ППС с возражениями против регистрации товарного знака N 221597 указывая, что регистрация произведена в нарушение п.п.2, 3 ст.6 и п.п.1.2 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождении товара".

Представленные возражения в установленном порядке рассмотрены Роспатентом, и по результатам рассмотрения решением Роспатента от 18.04.2008 регистрация словесного товарного знака "ЗОЛОТОЙ РОГ" по свидетельству N 221597 была признана недействительной частично, с сохранением его действия в отношении всех товаров и услуг 25, 36 и 42 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, содержащихся в регистрации оспариваемого товарного знака.

Отказ в удовлетворении возражений мотивирован следующим.

В силу того, что словосочетание "ЗОЛОТОЙ РОГ" представляет собой название бухт, в пределах которых в принципе невозможно разместить производителя, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый знак сам по себе несет сведения, которые являются ложными или способными ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В решении Палата пришла к выводу о том, что не подтвержден тот факт, что фирменные наименования (или их части) стали известны на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, 25, 35 и услуг 36, 41 и 42 классов МКТУ, и ассоциируются у среднего российского потребителя с лицом, подавшим возражение, или иным лицом. При оценке известности фирменного наименования Палата исходила из того, что под известным следует понимать такой объект, о котором все хорошо знают, пользующийся известностью, славой, популярностью.

При таких обстоятельствах Палата пришла к выводу об отсутствии оснований считать, что оспариваемая регистрация противоречит ст.ст.6, 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Суд первой инстанции, признавая данное решение Палаты недействительным в части сохранения частичной правовой охраны товарного знака N 221597 в отношении следующих товаров и услуг: 16, 25 классов МКТУ полностью, по 35 классу МКТУ в отношении услуг по аукционной продаже, демонстрации товаров, по 42 классу МКТУ в отношении услуг снабжения продовольственными и промышленными товарами, правомерно исходил из незаконности и необоснованности названного ненормативного акта в этой части.

В соответствии с п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в п.14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с п.14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Из представленных доказательств следует, что оспариваемый товарный знак по свидетельству N 221597 является словесным и представляет собой словосочетание "ЗОЛОТОЙ РОГ", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Из словарно-справочной литературы следует, что обозначение "ЗОЛОТОЙ РОГ" имеет следующие значения: (Golden Horn) бухта у европейских берегов пролива Босфор. На берегах город и порт Стамбул (Турция). Упоминается древнегреческими авторами как Хризокерас, что значит "золотой рог"; бухта в заливе Петра Великого, в Японском море. На берегах город и порт Владивосток. Название дано в 1859 году по сходству с бухтой Золотой Рог в Стамбуле.

Как установлено п.2 ст.6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров", не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

При таких обстоятельствах является правильным вывод Палаты и Роспатента, поддержанный судом первой инстанции, о том, что поскольку словосочетание "ЗОЛОТОЙ РОГ" представляет собой название бухт, в пределах которых в принципе невозможно разместить производителя, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый знак содержит сведения, которые являются ложными или способными ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Следовательно, у коллегии Палаты по патентным спорам не было оснований считать, что оспариваемая регистрация противоречит п.2 ст.6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров".

В силу требований п.2 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров" не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

При рассмотрении настоящего дела установлено, что ООО "Центр "Золотой Рог" зарегистрировано в качестве юридического лица 10.01.1997, из чего следует вывод о том, что с учетом приоритета товарного знака N 147363 от 29.01.2001 права на фирменное наименование заявителя возникли ранее подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

Усматривается, что товарный знак N 221597 тождественен оригинальной части фирменного наименования заявителя, при этом представленные в материалы настоящего дела доказательства позволяют сделать вывод об известности его фирменного наименования в отношении следующих товаров и услуг: 16 и 25 (товары) классов МКТУ и 41 класса МКТУ (услуги по снабжению промышленными и продовольственными товарами), 35 класса МКТУ (услуги аукционная продажа, демонстрация товаров), относящихся к деятельности заявителя, связанной с торговлей в г.Владивостоке.

Ошибочным является вывод Роспатента о том, что при оценке известности фирменного наименования в смысле нормы п.2 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождении товара" необходимо учитывать известность фирменного наименования на территории всей Российской Федерации, поскольку указанное данной нормой права не установлено.

Законодатель установил запрет регистрации товарных знаков в отношении однородных товаров, воспроизводящие известные в Российской Федерации фирменные наименования, принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак. В данном случае город Владивосток, в котором заявитель осуществляет коммерческую торговую деятельность, находится на территории Российской Федерации, является крупным городом, а правообладатель оспариваемого товарного знака использует товарный знак на той же территории.

При таких обстоятельствах известность фирменного наименования на этой территории является достаточной степенью известности по смыслу п.2 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождении товара".

Данный вывод корреспондируется с нормами статьи 1 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождении товара" и статьи 1477 ГК РФ о том, что товарный знак предназначен именно для индивидуализации товаров и услуг разных производителей, тем более что в спорных правоотношениях заявитель и обладатель оспариваемого товарного знака осуществляют свою деятельность на одной территории.

Указанным обстоятельствам судом первой инстанции дана надлежащая оценка.

Апелляционный суд соглашается с обоснованностью довода заявителя о том, что коль скоро заявитель ведет коммерческую деятельность, связанную с торговлей и обеспечением коммерческой деятельности третьих лиц, то такие услуги, заявленные для спорного товарного знака, как аукционная продажа и демонстрация товаров (35 класс МКТУ), а также услуги по снабжению промышленными товарами (42 класс МКТУ) являются по смыслу Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождении товара" однородными товарами для коммерческой деятельности заявителя.

Такие товары 16 класса МКТУ, как конверты для упаковки бумажные или пластмассовые, сумки для упаковки бумажные или пластмассовые, этикетки (за исключением тканевых) являются необходимыми для функционирования предприятий розничной торговли (упаковка покупок, информация для покупателей о товаре и его стоимости), и входят в сферу деятельности заявителя, который является владельцем торгового центра "Золотой Рог".

Товары 25 класса МКУ - брюки, галстуки, головные уборы, костюмы, куртки, майки, носки, обувь спортивная, рубашки, трикотажные изделия, трусы, футболки, в отношении которых также зарегистрирован спорный товарный знак, являются объектами розничной торговли.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация товарного знака N 221597 в отношении товаров и услуг 16, 25, 35 и 42 классов МКТУ в указанной части произведена с нарушением положений п.2 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождении товара" и право на фирменное наименование (его часть) заявителя "Золотой рог".

Довод ответчика о пропуске заявителем срока, установленного ст.198 АПК РФ, был ошибочно приведен в апелляционной жалобе, на что указано представителем Роспатента в судебном заседании апелляционного суда и зафиксировано в протоколе судебного заседания от 17.08.2009, в связи с чем данный довод жалобы оценке не подлежит.

Констатируя правомерность вышеозначенных выводов суда первой инстанции, апелляционный суд в то же время считает необходимым изменить решение суда, принимая во внимание, что с учетом принятых судом уточнений предмета заявленных ООО "Центр "Золотой Рог" требований (том 7, л.д.141), Общество просило в том числе признать недействительным решение Роспатента в части 35 класса МКТУ только в отношении аукционной продажи, демонстрации товаров. Вместе с тем суд признал недействительным решение Роспатента в отношении всех указанных в товарном знаке товаров и услуг 35 класса МКТУ, что является необоснованным и выходящим за пределы предмета заявленных требований.

В связи с изложенным решение суда первой инстанции в данной части подлежит изменению, а в остальной части - оставлению без изменения, как принятое при полном и правильном установлении обстоятельств по делу, с применением норм материального права, подлежащих применению, и с соблюдением норм процессуального права.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 08.06.2009 по делу N А40-47309/08-67-409 изменить.

Признать недействительным решение Роспатента от 18.04.2008 в части сохранения частичной правовой охраны товарного знака N 221597 в отношении следующих товаров и услуг: 16, 25 классов МКТУ полностью, по 35 классу МКТУ в отношении услуг по аукционной продаже, демонстрации товаров, по 42 классу МКТУ в отношении услуг снабжения продовольственными и промышленными товарами.

Обязать Роспатент в установленном порядке устранить допущенные нарушения прав заявителя путем внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ об исключении из правовой охраны по товарному знаку N 221597 товаров и услуг 16, 25 классов МКТУ полностью, по 35 классу МКТУ в отношении услуг по аукционной продаже, демонстрации товаров, по 42 классу МКТУ в отношении услуг снабжения продовольственными и промышленными товарами.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В.Пронникова

Судьи

Б.С.Веклич В.И.Попов