Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2009 г. N 09АП-14572/2007

город Москва

Дело N А40-15206/07-5-115

16 сентября 2009 г.

N 09АП-15586/2009-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 09 сентября 2009 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 16 сентября 2009 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего Свиридова В.А.

Судей: Захарова С.Л., Москвиной Л.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Коваленко В.В.

Рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Эктако-РД" на решение Арбитражного суда города Москвы от 18 июня 2009 г. по делу N А40-15206/07-5-115 судьи Тарасова Н.Н.

по заявлению ООО "Эктако-РД"

к 1) ФГУ Палате по патентным спорам; 2) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент);

третье лицо: АБИ Софтер Лимитед (ABBYY Software LTD)

о признании решения недействительным

при участии:

от заявителя: Лубяницкий Г.Д. паспорт 54 N 4017814 по дов. от 23.09.2008г.;

от ответчиков: 1) Медведев Н.Ю. паспорт 45 05 465170 по дов. от 05.02.2009г.; Слепенков А.С., паспорт 45 01 318626 по дов. от 05.02.2009г.; 2) Медведев Н.Ю. паспорт 45 05 465170 по дов.25.11.2008г.; Слепенков А.С. паспорт 45 01 318626 по дов, от 25.11.2008г.;

от третьего лица: Бочарова Е.Н. паспорт 45 10 151825 по дов. от 23.12.2008г.; Ермакова Е.А. паспорт 45 08 606888 по дов. от 15.08.2008г.; Вербицкая Л.В. паспорт 45 00 229564 по дов. от 15.08.2008г.;

УСТАНОВИЛ

ООО "Эктако-РД" (далее общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения ФГУ Палата по патентным спорам (далее Палата) от 01.12.2006г. об оставлении в силе правовой охраны товарного знака "LINGVO" по свидетельству N 224996 в отношении товаров 09, 28 и услуг 09, 28, 42 классов МКТУ.

Решением от 18.06.2009г. арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленных требований, мотивировав свои выводы тем, что словесное обозначение "LINGVO" не является лексической единицей, следовательно, не несет непосредственной смысловой нагрузки, поэтому не относится к общепринятым терминам характерным для конкретных областей науки и техники, имеет фантазийный характер и не может быть признано описательным обозначением. Кроме того, суд правомерно исходил из того, что регистрация словесного знака "LINGVO" не может нарушить права владельца комбинированного товарного знака со словесным элементом "LINGUA", поскольку данный элемент исключен из правовой охраны всего обозначения.

Заявитель не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить и принять новое решение об удовлетворении заявленных требований. В жалобе сослался на то, что суд неполно выяснил обстоятельства имеющие значение для дела и его выводы, положенные в основу решения, противоречат фактическим обстоятельствам дела, поскольку термин "LINGVO" носит описательный характер, представлен в словарном фонде языка эсперанто и имеет в упомянутом языке устойчивое значение. Считает, что лингвистический термин "LINGVO" будет описательным обозначением и не обладает различительной способностью. Полагает, что термин "LINGVO" и транслитерация этого термина тождественны семантически и фонетически. Сообщил, что термин "LINGVO" для русскоязычного потребителя устойчиво ассоциируется с лингвистикой, то есть указывает на вид, свойства и назначение товара. Сослался на то, что термин "LINGVO" является прямым переводом термина "LINGUA". Указал на международную практику.

В письменных пояснениях на апелляционную жалобу Роспатент считает, что принятое решение соответствует нормам действующего законодательства, просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать. Указал, что не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью. Полагает, что слово "LINGVO" не являясь самостоятельной лексической единицей национальных языков, носит для рядового потребителя фантазийный характер и не может являться общепринятым термином, характерным для конкретных областей науки и техники. Сообщил, что заявителем не было представлено доказательств, что обозначение "LINGVO" использовалось какими либо хозяйствующими субъектами до даты приоритета товарного знака. Сослался на использование товарного знака третьим лицом. Указал на различительную способность товарного знака. Считает, что регистрация товарного знака "LINGVO" не может нарушить права владельца комбинируемого товарного знака со словесным элементом "LINGUA", поскольку данный элемент исключен из правовой охраны всего обозначения.

В письменных объяснениях третье лицо считает решение законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению. Указал, что слово "LINGVO" не является общепринятым наименованием ни в одной стране мира. Считает, что слово "LINGVO" не вошло в словарные источники и не приобрело смыслового значения ни в одном живом языке мира. Сослался на фантазийный характер слова. Полагает, что заключение комиссии специалистов-лингвистов не является экспертным заключением и не может быть допустимым доказательством.

Отзыв на апелляционную жалобу Палата не представила.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Указал на то, что словесный элемент "LINGVO" является тождественным в семантическом и фонетическом отношении с неохраняемым словесным элементом "LINGUA" в комбинированном товарном знаке N 179878, в силу чего не может быть охраняемым элементом.

Представитель ответчиков поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы. Считает, что регистрация словесного знака "LINGVO" не может нарушать права владельца комбинированного товарного знака со словесным элементом "LINGUA", поскольку данный элемент исключен из правовой охраны всего обозначения. Указал на то, что слово "LINGVO", не является самостоятельной лексической единицей какого-либо естественного языка, носит для рядового потребителя фантазийный характер и в силу указанного обстоятельства не может быть признано описательным обозначением.

Представитель третьего лица поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы. Полностью поддержал доводы, изложенные ответчиками.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, на основании ст.28 Закона РФ от 23.09.1992г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее Закон РФ) заявитель обратился в Палату с возражениями от 12.05.2006г, против регистрации товарного знака "LINGVO" N 224996, зарегистрированного, по его мнению, с нарушением пунктов 1, 2 ст.6 и пунктов 1, 2 ст.7 Закона РФ в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Товарный знак N 224996 представляет собой словесное обозначение "LINGVO", выполненное стандартным шрифтом латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

По мнению заявителя, словесный элемент "LINGVO" не обладает различительной способностью и представляет собой общеизвестный термин, который в переводе с международного языка эсперанто обозначает язык, являющийся обозначением органа вкуса, а также обозначением органа, участвующего в образовании звуков речи у человека, в лингвистике термином - обозначением речевой системы, в программировании термином - обозначением языка программирования (вида программного продукта). Словесный знак "LINGVO" по отношению к общеизвестному термину "LINGVO" не обладает различительной способностью в семантическом и графическом исполнении, поскольку графическое исполнение товарного знака "LINGVO" не является характерным, оригинальным.

Словесный элемент "LINGVO" характеризует товары и услуги, относящиеся к лингвистической деятельность, указывая на их вид, свойства и назначение.

Словесный элемент "LINGVO" является тождественным в семантическом и фонетическом отношении с неохраняемым словесным элементом "LINGUA" в комбинированном товарном знаке N 179878, в силу чего не может быть охраняемым элементом.

Из материалов дела видно, что регистрация словесного товарного знака "LINGVO" с приоритетом от 23.08.2000г. года была произведена 17.10.2002г. за N 224996 на имя ЗАО "АБИ Софтвер Хаус, в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ. В дальнейшем указанный товарный знак на основании договора N РД0007692 от 28.03.2006г. был уступлен фирме Аби Софтер Лтд., Кипр.

Решением Палаты по патентным спорам, утвержденным руководителем Роспатента 01.12.2006г. заявителю в требовании было отказано, правовая охрана товарного знака "LINGVO" по свидетельству N 224996 в отношении товаров 09, 28 и услуг 09, 28, 42 классов МКТУ была оставлена в силе.

В соответствии с ч.1 ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Не согласившись с решением Палаты от 04.10.2006г. заявитель обратился в арбитражный суд с упомянутыми требованиями.

Суд первой инстанции достоверно установил, что основанием для обращения с заявлением о судебной защите, является то обстоятельство, что решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-62691/05-67-403 по спору между заявителем и третьим лицом, заявитель был лишен возможности пользоваться доменным именем Lingvobit.ru, а также вводить в оборот электронный словарь под маркой LingvoSoft из-за составляющей Lingvo, которая является словесным обозначением, входящим в товарный знак третьего лица, а, следовательно, отмена правовой охраны товарного знака может повлечь за собой пересмотр состоявшегося судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

В силу п.1 ст.6 Закона РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Заявитель полагает, что согласно пункту 1 статьи 6 Закона РФ и пункту 2.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995г. и зарегистрированных в Минюсте РФ 29.02.1996г. за N 989 не допускается регистрация обозначений, не обладающих различительной способностью.

Вместе с тем, упомянутые Правила прекратили свое действие с 05.03.2003г. в связи с изданием Приказа Роспатента от 05.03.2003г. N 32.

В соответствии с п.1 ст.7 Закона РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

товарными знаками других лиц заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

В силу п.2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003г. N 32, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003г. за N 4322 (далее Правила) к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В силу ст.5 Закона РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесное, изобразительное, объемное или иное обозначение или их комбинации.

Сходство обозначения должно определяться на основании совокупности следующих признаков: звукового (фонетического), графического (визуального) и семантического (смыслового).

На основании п.14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п.14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение.

Согласно п.п.14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Согласно п.п.14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п.2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

Согласно п.2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Судом первой инстанции самостоятельно произведено лингвостилистическое исследование словесных обозначений "LINGVO" и "LINGUA" и установлено, что означенные словесные обозначения схожи до степени смешения.

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что анализ словесного обозначения "LINGVO" показал, что в основных толковых словарях русского языка и в словарях иностранных слов, слово "LINGVO" отсутствует.

В качестве лексической единицы слово "LINGVO" присутствует лишь в искусственно созданном языке эсперанто, в котором обозначает "язык".

Принимая во внимание, что эсперанто представляет собой искусственно созданное вспомогательное средство международного общения, которое не является характерным для определенного народа, страны и не является официально признанным языком международного общения, для носителей естественных языков - рядовых потребителей, слово "LINGVO" будет иметь фантазийный характер.

Заявителем не было представлено доказательств, подтверждающих, . что обозначение "LINGVO" использовалось какими-либо хозяйствующими субъектами до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг, для которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно сделал вывод о том, что слово "LINGVO", не являясь самостоятельной лексической единицей русского языка, носит для рядового потребителя фантазийный характер и в силу указанного обстоятельства не может являться общепринятым термином, характерным для конкретных областей науки и техники, в том числе в языкознании, лингвистике.

Согласно статье 6 quinquies С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883г. в Стокгольмской редакции 1967 года (далее Парижская конвенция) чтобы определить, может ли быть товарный знак предметом охраны необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Суд первой сделал обоснованный вывод о широкой известности среди потребителей продукции данной компании, маркированной обозначением "LINGVO". В частности, электронные переводчики "LINGVO" признавались по версии одного из самых читаемых журналов в области вычислительной техники "Мир ПК" лучшим продуктом 2000, 2001, 2002 годов.

Дополнительно представленные третьим лицом многочисленные публикации из известных печатных изданий как "Компьютерик" N 9 от 13.03.1997г., "Деловой мир" N 10 от 21.06.1995г., "Компьютерра" N 23 от 20.06.1995г., "Компютер и мы" июль 1997 г., "Домашний компютер" N 7 за 1997 г. подтверждают факт приобретения у обозначения "LINGVO" высокой различительной способности относительно товаров, связанных с системой электронных словарей задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.08.2000г.).

При этом согласно сведениям из журнала "Компютерик" N 9 от 13.03.1997г. "система электронных словарей "Lingvo" - один из первых коммерческих программных продуктов в России - появилась в 1989 году".

Таким образом, упомянутые обстоятельства подтверждают факт приобретения оспариваемым товарным знаком высокой различительной способности до даты подачи заявки на его регистрацию в Роспатент, что не позволяет его причислить к описательным обозначениям, регистрация которых не допускается в силу п.1 ст.6 Закона РФ

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что словесное обозначение "LINGVO" не обладает самостоятельной семантикой, а, следовательно, не несет непосредственной смысловой нагрузки для рядового потребителя, поэтому утверждение заявителя о противоречии интересам использования данного обозначения в качестве товарного знака является необоснованным.

Является необоснованным довод заявителя о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком по свидетельству N 179878, поскольку регистрация словесного знака "LINGVO" не может нарушить права владельца комбинированного товарного знака со словесным элементом "LINGUA", поскольку данный элемент исключен из правовой охраны всего обозначения.

При таких обстоятельствах является обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что материалы дела свидетельствуют о том, что оспариваемое решение Палаты соответствует закону и не нарушает прав заявителя при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Что касается иных доводов апелляционной жалобы, то они не влияют на законность правомерного по существу решения суда.

Таким образом, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, поскольку принято по представленному и рассмотренному заявлению, с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.266-269 и 271 АПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2009г. по делу N А40-15206/07-5-115 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа

Председательствующий судья:

В.А.Свиридов

Судьи

С.Л.Захаров Л.А.Москвина