Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 августа 2006 г. N КА-А40/7224-06 При новом рассмотрении дела о признании недействительным решения суду необходимо решить вопрос о пропуске срока подачи заявления в арбитражный суд, привлечь специалистов по товарным знакам для дачи разъяснений (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 25 августа 2006 г. N КА-А40/7224-06
(извлечение)

Закрытое акционерное общество "Внешнеэкономическая ассоциация ММД Восоток запад" (далее по тесту - ЗАО "ВА ММД" Восоток запад"), "7 Гранд энд компании СА" обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 27.03.2003.

В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; закрытое акционерное общество "Компания Конек-97" (далее по тесту - ЗАО "Компания Конек-97"), общество с ограниченной ответственностью "Пуговицы" (далее по тесту - ООО "Пуговицы").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 января 2006 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2006 года, требования заявителя удовлетворены, оспариваемое решение признано недействительным. При этом судебные инстанции исходили из незаконности оспариваемого решения Палаты по патентным спорам, поскольку регистрация товарного знака N 152945 произведена с нарушением требований закона.

ЗАО "Компания Конек-97", не согласившись с выводами суда, настаивает на отмене судебных актов по основаниям неправильного применения норм материального права и нарушения норм процессуального права. По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы судебных инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу. Судом при проверке соблюдения, предусмотренного пунктом 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока обращения в суд, не учено то обстоятельство, что возражения Палатой рассмотрены с участием представителя заявителя и решение сторонам объявлено. Соответственно о вынесенном решении заявителю стало известно 06.02.2003, которое было впоследствии утверждено руководителем 27.03.2003. Указанное свидетельствует о необходимости исчисления срока с момента его вынесения, а не с момента получения его копии по истечении двух лет, как это указал суд. Срок пропущен, ходатайство о восстановлении срока не заявлено, не представлены доказательства уважительности причин его пропуска. Судом неправильно применена Инструкция по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80. По мнению заявителя, выводы суда о графическом и фонетическом сходстве товарных знаков не соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам по делу.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы поддержал доводы кассационной жалобы по мотивам, изложенным в ней.

Представитель Палаты по патентным спорам Роспатента, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам поддержали кассационную жалобу, указывая на законность оспариваемого решения и пропуск заявителем срока на его обжалование.

В судебном заседании представитель ЗАО "Внешнеэкономическая ассоциация ММД", "7 Гранд энд компании СА", с доводами жалобы не согласились, ссылаясь на законность и обоснованность судебных актов.

Отзывы на кассационную жалобу, составленные в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представлены ЗАО "ВА ММД "Восток запад", "7 Гранд энд компании СА".

Федеральный арбитражный суд Московского округа, проверив правильность применения арбитражными судами норм материального и процессуального права в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы и требования кассационной жалобы и возражения на нее, находит судебные акты подлежащими отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Согласно статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными решений, действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц, если полагают, что решение, действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Заявление, в силу части 4 может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом.

Из установленных судом фактических обстоятельств усматривается, что ЗАО "ВА ММД "Восток запад", "7 Гранд энд компании СА" обратились с требованием о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 27.03.2003. Ходатайства о восстановлении срока и доказательства уважительности причин его пропуска не представлено.

Вывод судебных инстанций о соблюдении заявителями установленного законом трехмесячного срока обращения в суд основан на том, что о нарушении прав заявителям стало известно после получения копии решения 4.10.2005 г.

Между тем, судом не принято во внимание то обстоятельство, что оспариваемое решение Апелляционной палатой вынесено по результатам рассмотрения возражений заявителя ЗАО ВА ММД "Восток и Запад". Рассмотрение возражений происходило в присутствии представителя заявителя С., решение объявлено 06.02.2003 г.

Не дана оценка судом так же и тому обстоятельству, что на копии решения имеется печать о направлении копии решения заявителю 30.03.2003 г.

Суд первой инстанции, в качестве основания отклонения ходатайства о пропуске трехмесячного срока, указал на непредставление Палатой доказательств направления копии решения в установленный законом срок. Однако, доводы и возражения Палаты судом не проверены, последний лишен был возможности представить указанные доказательства, так как судом они не были истребованы.

Судом не учтено также и то, что в силу Закона, сведения о принятых решениях и изменениях, вносимых на основании указанных решений Палаты, в Государственный реестр подлежат обязательной публикации и соответственно не могут быть неизвестны. Тем более, что на протяжении более двух лет противопоставляемый товарный знак использовался и не был исключен из Государственного реестра.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о соблюдении трехмесячного срока обращения в суд, основанный на том, что о нарушении прав и результатах рассмотрения возражения заявителю стало известно после обращения в 2005 году с запросом о направлении копии решения, не соответствует фактическим обстоятельствам по делу и сделан без достаточного исследования доказательств и возражений сторон.

Проверка соблюдения срока обращения с иском о признании решения недействительным имеет важное значение, поскольку, в силу правовой позиции высказанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, пропуск указанного срока является самостоятельным основанием для отказа в иске.

При разрешении спора по существу судом нарушены требования части 3 статьи 15, части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых решение, постановление арбитражного суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными, при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные участвующими в деле лицами, в обоснование своих требований и возражений, суд определяет, какие имеющие значение для дела обстоятельства установлены, а также, какие нормы права надлежит применить для принятия обоснованного и законного решения.

Признавая недействительным решение Палаты по патентным спорам Роспатента от 27.03.2003 об отказе в удовлетворении возражений ЗАО ВА ММД "Восток и Запад" против регистрации товарного знака N 152945 по заявке N 96701934/50 судебные инстанции исходили из того, что при регистрации допущены нарушения пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", поскольку товарный знак "BOSKO" является сходным до степени смешения по звуковому и графическому признакам с элементом входящим в состав ранее зарегистрированного товарного знака N 133163, в отношении однородных, обозначенных товарным знаком, товаров и услуг.

Между тем, вывод суда первой инстанции, подтвержденный апелляционным судом, сделан без учета обстоятельств, имеющих важное значение для правильного разрешения спора, так и без учета ряда положений, подлежащих применению, норм материального права.

Согласно пунктам 3.2.6. Инструкции по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков N ТЗ-2-80, утвержденной Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, основным критерием сходства изобразительных, объемных и комбинированных обозначений является общее зрительное впечатление, производимое обозначениями.

Сходство обозначений, в силу пункта 3.2.4. Инструкции, - это явление их подобия, возникающее в результате совпадения восприятия мотивов, создающих обозначения. Сходство обозначений определяется общностью их элементов. На степень сходства влияет соотношение совпадающих и несовпадающих элементов, а также их значение в композиции обозначения. Наиболее общим критерием сходства товарных знаков является возможность смешения их потребителями в хозяйственном обороте. При определении сходства необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее. Учитывается общее зрительное впечатление.

Судом, тем не менее, указанная норма не применена, не производилась оценка товарного знака в целом, именно на общее зрительное впечатление сходства противопоставляемых товарных знаков. Тогда как, из анализа указанных норм следует, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но он полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю.

Таким образом, при сопоставлении товарных знаков суды не учли, что сходство товарных знаков делается на основе не отдельных его элементов, а товарных знаков в целом. Судами не проведен комплексный анализ сходства и не учтена различительная их способность.

Апелляционной палатой сделан вывод об отсутствии сходства товарных знаков из-за различного общего зрительного впечатления, производимого обозначениями, так как при написании использован различный шрифт и различная цветовая гамма, поскольку товарный знак охраняется в темно-сером, вишневом, белом цветовом сочетании, товарный знак "BOSKO" охраняется в черно-белом сочетании.

Указанные выводы Палаты судебными инстанциями не опровергнуты и не указано, какой норме противоречит и не соответствует вывод палаты об отсутствии сходства противопоставляемых товарных знаков.

В соответствии с пунктом 3.2.5. Инструкции сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим); графическим (визуальным); смысловым (семантическим). Как правило, сходство возникает в результате действия совокупности этих факторов.

Судами первой и апелляционной инстанции сделан вывод как о фонетическом сходстве, так и о графическом сходстве противопоставляемых товарных знаков.

Выводы судов о графическом сходстве противопоставляемых товарных знаков основаны на сопоставлении товарного знака "BOSKO" и как аналогичного элемента BOSKO расположенного в первой строчке товарного знака выполненного мелким шрифтом в стандартном шрифтовом исполнении. Вопрос о том, занимает ли указанный элемент BOSKO доминирующее положение в комбинированном товарном знаке может являться основанием для введения потребителя в заблуждение, судом не исследован.

Не опровергнуты судами выводам Апелляционной палаты и не дана оценка доводам об отсутствии графического сходства на том основании, что товарного знака "BOSKO" выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Противопоставляемый товарный знак является комбинированным знаком, выполненным в характерном графическом изображении в центре и мелким стандартным шрифтом над ним.

Судом не указано, по каким основаниям он не принимает во внимание вывода палаты об отсутствии сходства в связи с их достаточной различительной способностью.

Арбитражный суд не исследовал доводы заявителя о том, что обозначение обладает различительной способностью с противопоставляемым товарным знаком по трем компонентам - графическому, фонетическому и семантическому (смысловому).

Патентоведы и специалисты по товарным знакам также не привлекались для дачи разъяснений по названным вопросам. По существу судом фактически проведена самостоятельно экспертиза товарных знаков без привлечения специалистов.

Принимая решение о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 27.03.2003 об отказе в удовлетворении возражений заявленных против регистрации товарного знака, суд обязал Роспатент внести соответствующие изменения в Государственный реестр. При этом суд не указал, какие следует внести изменения в реестр, что в нарушение требования об исполнимости судебных актов, установленное в части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, делает решение суда неисполнимым.

Следует отметить, что в силу ст.ст. 2, 3, 4 Федерального закона "О товарных знаках" правовая охрана товарного знака в Российской Федерации представляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленным настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации, а правообладатель имеет исключительное право на его использование.

Проверка законности предоставления правовой охраны товарным знакам может быть произведена в судебном порядке при условии предварительного рассмотрения спора в административном порядке (применительно к абз. 7 п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).

Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку предусмотрен статьей 28 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Так, в силу подпункта 1 пункта 1 указанной статьи предоставление и признание правовой охраны товарного знака может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 7 настоящего Закона.

В свою очередь Правила подачи заявок и возражений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам утверждены Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56.

В соответствии с абзацем 2 статьи 43.1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" решения, принятые по возражениям и заявлениям, поданным в порядке, предусмотренном статьями 13, 19.2, 22, 28, 29, 34, 42 и 42.1 указанного Закона, утверждаются руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вступают в силу с даты их утверждения и могут быть обжалованы в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации

Таким образом, вне рамок использования указанного порядка, прямо регламентированного Федеральным законом, правая охрана, предоставленная на основании зарегистрированного товарного знака, не может быть прекращена. Решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку заявителями не оспорено.

Указанное свидетельствует о том, что в рамках рассмотрения спора о законности решения об отказе в удовлетворении возражений против правовой охраны товарного знака, суд не может принять решение о прекращении правовой охраны товарного знака, подменяя тем самым орган исполнительной власти.

При таких обстоятельствах судебные акты подлежат отмене.

Поскольку при разрешении спора, судом фактические обстоятельства в полном объеме не исследованы и требуется дополнительное их исследование, а суд кассационной лишен возможности проверить законность и обоснованность выводов суда, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении, суду надлежит с учетом указанного в полном объеме исследовать фактические обстоятельства в полном объеме, проверить соблюдение части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае если суд придет к выводу о возможности рассмотрения спора по существу необходимо с учетом изложенного, правильно применив нормы материального права, вынести законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23 января 2006 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2006 г. N 09АП-2282/06-АК по делу N А40-65519/05-26-394 отменить дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.