Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 апреля 2011 г. N 09АП-4132/11

г.Москва

Дело N А40-58813/10-19-467

05 апреля 2011 г.

N 09АП-4132/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 апреля 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи

Попова В.И.

судей:

Якутова Э.В. и Москвиной Л.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам на решение Арбитражного суда г.Москвы от 30.12.2010 по делу N А40-58813/10-19-467, судьи Барыкина С.П.,

по заявлению ООО "Омега" (ИНН 7842328660, ОГРН 1067847149853)

к 1) Федеральному государственному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам", 2) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третье лицо: ООО "ВЕСТГАРД"

об оспаривании решения,

при участии:

от заявителя:

Баневич В.Ю. по дов. от 02.04.2010, уд. N 77/6650; Баневич С.В. по дов. от 01.12.2010, паспорт 45 04 528277; Саленко Л.П. по дов. от 19.07.2010, паспорт 45 02 382853;

от ответчиков:

1) Шеманин Я.А. по дов. от 24.02.2011, уд. N 359-30; Соломина Н.Ю. по дов. от 25.03.2011, паспорт 45 10 378725;

2) Шеманин Я.А. по дов. от 14.10.2010, уд. N 359-30; Соломина Н.Ю. по дов. от 24.03.2011, паспорт 45 10 378725;

от третьего лица:

не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ

ООО "Омега" (далее- Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением, с учетом уточненного предмета, о признании частично незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее- Роспатент) от 28.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 304769, сохранив его регистрацию в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Решением от 30.12.2010 суд удовлетворил заявленные требования, мотивировав свои выводы отсутствием предусмотренных ч.1 ст.1486 Гражданского кодекса РФ оснований для прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении ряда товаров 07 класса МКТУ: подвески (детали машин), ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни фрикционные для шкивов.

Не согласившись с принятым решением, Роспатент обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование ссылается на то, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, а именно положения ст.ст.1477, 1484, 1486 Гражданского кодекса РФ, неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, посчитал установленными имеющие значение для дела обстоятельства, которые не были доказаны, а также сделал выводы, не соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам. Считает неправомерным вывод суда об использовании ООО "Омега" оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

В письменных объяснениях по апелляционной жалобе заявитель просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу- без удовлетворения, считая ее доводы необоснованными. Указывает, что судом правильно оценены представленные заявителем и имеющиеся в материалах дела доказательства, которые в совокупности подтверждают использование Обществом товарного знака по свидетельству N 304769 в исследуемый период.

ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности" и ООО "ВЕСТГАРД" письменных отзывов на апелляционную жалобу в суд не представили.

Представители ООО "ВЕСТГАРД", надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, ходатайств об отложении рассмотрения дела не представили. Через канцелярию суда от третьего лица поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. В соответствии со ст.ст.123, 156 АПК РФ, с учетом мнения представителей сторон, дело рассмотрено в отсутствие указанного лица.

В судебном заседании представитель ответчиков доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в ней, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

В судебном заседании 22.03.2011 объявлялся перерыв до 29.03.2011, о чем отражено в протоколе судебного заседания от 29.03.2011.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, исходя из следующего.

Как усматривается из фактических обстоятельств и материалов дела, регистрация товарного знака по заявке N 2004726146/50 с приоритетом от 01.11.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.04.2006 за N 304769 в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ на имя ООО "ФАКТОРИАЛ" (Санкт-Петербург).

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2008, его правообладателем стало ООО "Омега".

Товарный знак по свидетельству N 304769 представляет собой изобразительное обозначение в виде изображения квадрата синего цвета, в центре которого помещено стилизованное изображение буквы "Н" белого цвета.

12.08.2009 в образованную при Роспатенте Палату по патентным спорам поступило заявление ООО "ВЕСТГАРД" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 304769 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

По результатам рассмотрения указанного заявления Роспатентом принято решение от 28.01.2010, которым правовая охрана товарного знака по свидетельству N 304769 прекращена частично, а именно, в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

Согласно пункту 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений и устанавливает их соответствие закону или иному нормативно-правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа, принявшего оспариваемый акт, а также устанавливает, нарушает ли оспариваемый акт, права и законные интересы заявителя, в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу пункта 5 данной нормы права, обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган или лицо, которые приняли акт.

Рассмотрев спор повторно, в пределах установленных законом, апелляционный суд считает, что ответчик не доказал соответствие оспариваемого акта (решения) нормам законодательства, регулирующего спорные правоотношения, а, суд первой инстанции обоснованно указал на наличие необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.

Как установлено в апелляционном суде, вопреки доводам жалобы, суд первой инстанции, оценив представленные сторонами доказательства, с учетом положений статей 64, 68, 71, 75 АПК РФ, а также, правильно применив нормы материального права, регулирующего возникший спор, сделал обоснованный вывод об отсутствии у ответчика правовых оснований для принятия оспариваемого решения в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Поддерживая данный вывод суда, коллегия исходит из следующего.

Согласно Положению о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденному постановлением Правительства Москвы от 16.06.2004 N 299, Роспатент является органом, уполномоченным принимать решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Учитывая, что заявление ООО "ВЕСТГАРД" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 304769, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, поступило в Роспатент 12.08.2009, а также дату регистрации спорного товарного знака- 12.04.2006, к рассматриваемым правоотношениям подлежат применению положения как Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее- Закон о товарных знаках), так и части четвертой Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, суд верно определил период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование изобразительного товарного знака, а именно, с 12 августа 2006 года по 11 августа 2009 года включительно.

В соответствии с ч.1 ст.1486 Гражданского кодекса РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При этом согласно ч.3 ст.1486 Гражданского кодекса РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч.ч.2, 3 этой же статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст.1489 Гражданского кодекса РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с ч.2 ст.1484 Гражданского кодекса РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно ч.2 ст.1484 и ч.2 ст.1486 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Аналогичные положения закреплены в ст.22 Закона о товарных знаках.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, факт использования ООО "Омега" в исследуемый период спорного товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ подтверждается представленными заявителем доказательствами, в частности договором от 05.03.2009 N 66/1 на изготовление и поставку полиграфической продукции, заключенным с ООО "Принтвэй", и приложениями к нему, товарной накладной N 71 от 06.03.2009, договорами поставки товара, заключенными с ОАО "Питер-Лада" и ЗАО "Магистраль", и документами, относящимися к исполнению данных договоров, упаковками товаров с изображением товарного знака, каталогом товаров, письмами ИП Ложкина Н.В. и ОАО "Питер-Лада".

Кроме того, заявителем был представлен контракт N 3 от 12.03.2009, согласно которого ООО "Омега" приобрело у иностранного контрагента товар (автомобильные запчасти).

В соответствии с условиями контракта и положениями ст.1477 Гражданского кодекса РФ спорный товарный знак выполняет функцию индивидуализации ООО "Омега" как поставщика товаров определенного качества и прошедших соответствующий контроль.

Являясь собственником данного товара, Общество маркирует его зарегистрированным товарным знаком, проставляя его на упаковке этих товаров, что соответствует положениям приведенных норм Гражданского кодекса РФ и Закона о товарных знаках.

При этом в законодательстве не установлено, что лицо, использующее товарные знаки для маркировки продукции, обязано самостоятельно ее производить.

Кроме того, согласно означенному контракту Общество приобретало товар с определенными условиями относительно качества товара и перехода его в собственность приобретателя. Однако в контракте отсутствуют обязательства по реализации товара, а ООО "Омега" не является агентом по распространению товара и его продвижению на российском рынке.

Таким образом, вопреки утверждению Роспатента, Общество надлежащим образом использовало спорный товарный знак, в том числе для индивидуализации своих товаров.

В подтверждение использования товарного знака в отношении подвесок Обществом был представлен генеральный договор поставки N 15/08 от 15.01.2008, заключенный с ОАО "Питер-Лада", и товарные накладные к нему, в связи с чем, довод Роспатента об обратном коллегией отклоняется как необоснованный.

Довод подателя жалобы о том, что правообладатель не использовал товарный знак, является несостоятельным.

Как усматривается из материалов дела, ООО "ФАКТОРИАЛ" с 03.09.2007 использовало спорный товарный знак путем предоставления права ООО "Омега" на его использование по договору N 147, что не противоречит ч.2 ст.1486 Гражданского кодекса РФ и является использованием товарного знака под контролем правообладателя.

Следовательно, вопреки утверждению Роспатента, договор N 4 от 19.11.2007 на изготовление и поставку полиграфической продукции подтверждает использование товарного знака правообладателем.

Таким образом, имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи подтверждают использование товарного знака по свидетельству N 304769 в исследуемый период и соотносятся с ним, в связи с чем, доводы ответчика об обратном коллегией не принимаются.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии у ответчика оснований, предусмотренных ч.1 ст.1486 Гражданского кодекса РФ, для прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Ссылка подателя жалобы на неправомерное признание судом недействительным решения Палаты по патентным спорам, поскольку по правилам главы 24 может быть оспорен только ненормативный акт Роспатента, не свидетельствует о незаконности судебного акта и его неисполнимости.

Необходимо отметить, что оспариваемое решение принято Роспатентом 28.01.2010 по результатам коллегиального рассмотрения заявления ООО "ВЕСТГАРД" на заседании 14.12.2009 коллегии палаты по патентным спорам, которая постановлением Правительства РФ от 01.12.2008 N 393-О реорганизована в форме присоединения к Федеральному институту промышленной собственности при Роспатенте.

Таким образом, при оспаривании в соответствии с ч.4 ст.1513 Гражданского кодекса РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, суд фактически проверяет законность и обоснованность выводов палаты по патентным спорам по конкретному заявлению.

Следовательно, ошибочное указание судом в резолютивной части решения в качестве органа, принявшего оспариваемый акт, Палаты по патентным спорам, не свидетельствует о незаконности судебного акта.

Кроме того, в качестве ответчиков в рамках настоящего дела судом правильно привлечены Федеральный институт промышленной собственности и Роспатент.

Принимая во внимание сказанное, доводы подателя жалобы о нарушении судом норм Арбитражного процессуального кодекса РФ не нашли своего подтверждения в апелляционном суде.

Исходя из изложенного, апелляционный суд полагает, что доводы апелляционной жалобы содержат иную оценку собранным по делу доказательствам и иное толкование норм права, которым была дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований является правомерным.

При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного акта.

Срок, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем в данном случае не пропущен, нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, не установлено.

Расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ и подлежат отнесению на подателя жалобы, который освобожден от их уплаты.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 30.12.2010 по делу N А40-58813/10-19-467 оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

В.И. Попов

Судьи

Э.В. Якутов Л.А. Москвина