Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 ноября 2006 г. N КА-А40/11316-06-1,2 При новом рассмотрении дела о признании недействительным решения патентного органа об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку суду необходимо установить, не привело ли оригинальное графическое исполнение словесного обозначения к утрате им словесного характера, какой элемент имеет доминирующее положение, словесный или изобразительный, а также назначить необходимые экспертизы (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 29 ноября 2006 г. N КА-А40/11316-06-1,2
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 марта 2008 г. N КА-А40/1556-08-п

Общество с ограниченной ответственностью "Хобби Центр.ру" (далее -ООО "Хобби Центр.ру") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам (далее - ППС Роспатента), об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку N 277996.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Премьер" (далее - ООО "Премьер").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 6 апреля 2006 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2006 г., заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с состоявшимися по делу судебными актами, ППС Роспатента и ООО "Премьер" подали кассационные жалобы, в которых просят их отменить. По мнению ООО "Премьер" состоявшиеся судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права. В кассационной жалобе ППС Роспатента указывается на то, что сопоставление оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков требует специальных познаний, однако арбитражными судами неправомерно было отказано в назначении экспертизы, арбитражные суды в нарушение статей 28 Закона Российской Федерации от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон) и 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации разрешили вопрос о признании недействительной регистрации оспариваемого товарного знака, тем самым вышли за пределы своей компетенции.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Хобби Центр.ру" возражало против ее удовлетворения, ссылаясь на несостоятельность изложенных в ней доводов и просило обжалуемые судебные акты оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представители ППС Роспатента и ООО "Премьер" поддержали доводы кассационных жалобы по мотивам, изложенным в них.

Представитель ООО "Хобби Центр.ру" с доводами кассационных жалоб не согласился по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Проверив правильность применения арбитражным судом норм материального и процессуального права в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы кассационных жалоб и возражения на них, арбитражный суд кассационной инстанции находит состоявшиеся по делу судебные акты подлежащими отмене по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 168, часть 2 статьи 169, частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении указываются фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; закон и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения и мотивы, по которым не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принятые по делу судебные акты указанным требованиям не соответствуют

Как следует из установленных арбитражными судами фактических обстоятельств и подтверждается имеющимися в деле доказательствами, ООО "Хобби Центр.ру" обратилось в ППС Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку N 277996, в связи с тем, что регистрация указанного товарного знака произведена в нарушение пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона, поскольку по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам NN 281929 и 239799, имеющими более ранний приоритет, а также тождественен части фирменного наименования в отношении однородных товаров.

Отказывая в удовлетворении возражения ООО "Хобби Центр.ру" против предоставления правовой охраны товарному знаку N 277996 ППС Роспатента исходила из того, что оригинальность графического исполнения центрального элемента оспариваемого товарного знака настолько велика, что не позволяет сделать однозначный вывод о наличие у потребителя ассоциации со словесным элементом "Хобби" противопоставляемых товарных знаков. Использование комбинации квадратов с закругленными углами и скругленных сторон прямоугольника приводит к восприятию оспариваемого товарного знака в качестве своеобразного узора, что подтверждается и использованием яркого цветового сочетания. ППС Роспатента, руководствуясь пунктом 14.4.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 08.12.95 N 989; далее - Правила), пришла к выводу о невозможности противопоставления изобразительному обозначению в товарном знаке N 277996 словесных товарных знаков NN 281929 и 239799.

Суд первой инстанции и при повторном рассмотрении апелляционный суд, проверяя оспариваемое решение ППС Роспатента на его соответствие Закону не согласились с приведенным выше мнением палаты и пришли к противоположному выводу о нарушении требований Закона при регистрации товарного знака N 277996. Вывод судебных инстанций о сходстве до степени смешения противопоставляемых товарных знаков, основан на том, что указанные товарные знаки являются словесными, содержат общий охраняемый словесный элемент "Хобби" и сходны по смысловому звуковому признакам. Судами сделан также вывод о тождественности части фирменного наименования в отношении однородных товаров.

Арбитражный суд кассационной инстанции находит указанный выше вывод судебных инстанций сделанными с нарушением норм процессуального права повлекшее за собой неправильное применение норм материального права, по следующим основаниям.

Товарный знак N 277996 с приоритетом от 07.04.04 зарегистрирован на имя ООО "Премьер" в отношении товаров 16, 28 и услуг 31, 41 классов МКТУ, представляет собой изобразительное обозначение в виде квадрата красного цвета с закругленными углами, на фоне которого расположена комбинация из небольших элементов различной формы, выполненной в желтом цвете.

Товарные знаки N 239799 с приоритетом от 28.09.00 и N 281929 с приоритетом 18.02.04 зарегистрированы на имя ООО "Хобби Центр.ру" в отношении товаров 16, 18 и услуг 31 классов МКТУ. Товарный знак N 239799 является комбинированным и представляет собой сочетание словесного элемента "Хобби", выполненного крупным шрифтом с подчеркиванием красным цветом, выполненного под ним более мелким шрифтом словесного элемента "центр", и изобразительного элемента - условного изображения пилота с красным шарфом и пультом управления в руках, словесный элемент "центр" указан в графе неохраняемые элементы. Товарный знак "Хобби Центр" N 281929 является словесным, словесный элемент "центр" указан в графе неохраняемые элементы.

Таким образом, противопоставлены товарные знаки, один из которых является изобразительным, второй словесным.

Между тем судом произведена оценка сходства оспариваемого товарного знака как комбинированного со словесным элементом и противопоставленного словесного товарного знака.

Экспертиза подобных обозначений, в силу пункта 4.2.2.3. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 27.03.1997 года N 26, должна проводиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изобразительным обозначениям.

Суду при разрешении спора необходимо было установить, прежде всего, что оригинальное графическое исполнение словесного обозначения не привело к утрате им словесного характера. Установить какой элемент имеет доминирующее положение, словесный или изобразительный.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Поэтому при оценке сходства комбинированных обозначений следует руководствоваться также и ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями.

Пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 29 ноября 1995 года, разъясняется, что обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При сопоставлении комбинированных обозначений сравниваются соответственно словесные и изобразительные элементы на основе критериев, содержащихся в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил.

Исходя из содержания приведенных выше норм, арбитражным судам при сопоставлении схожих товарных знаков с более ранним приоритетом надлежало установить угрозу их смешения с более поздним.

Однако, данный комплексный анализ товарных знаков, арбитражными судами проведен не был.

В тоже время, удовлетворяя заявленные требования, арбитражные суды ограничились тем, что указали на ошибочность выводов ППС Роспатена об утрате словесного характера обозначения в оспариваемом товарном знаке. При этом, арбитражные суды исходили из того, что элемент "Хобби" легко читается в оспариваемом знаке и воспринимается как словесный элемент и сходен со словесными элементами в оспариваемых товарных знаках.

В судебных актах отсутствуют мотивы, по которым арбитражные суды отклонили довод ППС Роспатента о том, что оригинальное графическое исполнение изобразительного товарного знака N 277996 привело к утрате его словесного характера, а простое исполнение обычным шрифтом словесных товарных знаков NN 281929 и 239799 ослабляет их сходство.

В ходе сопоставления оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, арбитражными судами не принято во внимание то, что вывод о сходстве делается на основании восприятия товарного знака в целом (общего впечатления), а не его отдельных элементов.

Судами первой и апелляционной инстанций самостоятельно проведен анализ противопоставляемых товарных знаков на предмет сходства до степени смешения. Судебные инстанции ограничились исследованием и анализом словесных элементов и графического сходства.

Таким образом, при определении тождества или сходства до степени смешения зарегистрированного и противопоставляемого товарных знаков необходимо было провести звуковое (фонетическое), графическое (визуальное), смысловое (семантическое) сравнение их сходства, а также определение сходства изобразительных, а также объемных изображений, требовались специальные познания в области), графики и др., которыми суд не обладает.

При рассмотрении дела ППС Роспатента и ООО "Премьер" в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации были заявлены ходатайства о проведении дизайнерской (художественной) экспертизы, которые были отклонены.

Отклоняя указанное выше ходатайства, арбитражные суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что суду не требуется специальных знаний для восприятия обозначений, использованных в товарном знаке.

Несмотря на то, что настоящий спор касается вопросов в области дизайна, арбитражные суда самостоятельно провели анализ оспариваемого товарного знака на предмет отсутствия утраты обозначением в оспариваемом товарном знаке словесного характера.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Арбитражный суд кассационной инстанции исходя из того, что для разрешения вопросов, имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела необходимы специальные познания, находит состоявший по делу судебные акт недостаточно обоснованными.

Поскольку нарушение арбитражными судами норм процессуального права могло привести к неправильному решению, а содержащиеся в нем выводы сделаны по неполно выясненным обстоятельствам дела, без разрешения ходатайства ППС Роспатента и ООО "Премьер" о назначении экспертизы, то обжалуемые судебные акты подлежат отмене по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд кассационной инстанции также находит ошибочным, основанном на неправильном толковании Закона, а также несоответствующим имеющимся в деле доказательствам вывод арбитражных судов о противоречии регистрации товарного знака N 277996 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Пунктом 3 статьи 7 Закона установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение состоит из двух частей "ХоббиЦентр" и "ру". Доминирующий элемент знака N 277996 "Хобби".

В нарушение части 1 статьи 168, части 2 статьи 169, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды в своих судебных актах не привели мотивы, по которым элементы "Хобби-Центр" и "Хобби" признаны тождественны.

Кроме того, тождественность товарных знаков фирменному наименованию должна быть определена в отношении однородных услуг.

Арбитражные суды установили однородность только на основании указанных в Уставе видов деятельности.

Как следует из содержания приведенного выше пункта 3 статьи 7 Закона, однородность товаров и услуг должна определяться исходя их тех товаров и услуг, которые реально производит и оказывает лицо с определенным фирменным наименованием и с какого времени.

В материалах дела отсутствуют доказательства осуществления ООО "Хобби Центр.ру" деятельности по воспитанию, обеспечению учебного процесса; развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий (41 класс МКТУ) и с какого момента времени эта деятельность осуществляется.

Так как для принятия обоснованного и законного решения требуется исследование и оценка доказательств, что в суде кассационной инстанции не предусмотрено процессуальным законодательством, то в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в первую инстанцию арбитражного суда.

Признавая недействительным оспариваемое решение ППС Роспатента, суд первой инстанции обязал Роспатент исключить из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ регистрацию товарного знака N 277996.

Фактически судом принято решение о признании решения о признании недействительной регистрации товарного знака в нарушение норм процессуального и материального права.

Порядок регистрации товарного знака Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ и внесения изменений в регистрацию предусмотрен статьями 14-17 Закона. Основания, предусмотренные Законом, для внесения изменений в Госреестр отсутствуют.

В соответствии со статьей 14 Закона о решение об охраноспособности товарного знака принимается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности на основании решения экспертизы заявленного обозначения.

Регистрация товарного знака N 277996 не была признана недействительной в соответствии со статьей 28 Закона о товарных знаках и не аннулирована в соответствии со статьей 29 Закона о товарных знаках, оснований для исключения оспариваемой записи, произведенной Роспатентом, нет.

Указанное свидетельствует о том, что в рамках рассмотрения спора о законности решения об отказе в удовлетворении возражений против правовой охраны товарного знака, суд не может принять решение о прекращении правовой охраны товарного знака, подменяя тем самым орган исполнительной власти.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, обсудить вопрос о возможности получении соответствующего заключения у специалистов, обладающих специальными познаниями, установить с какого момента ООО "Хобби Центр.ру" осуществляет деятельность по 41 классу МКТУ, исследовать все имеющие значение для дела обстоятельства и правильно применив нормы материального и процессуального права вынести законное и обоснованное решение.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 176 и 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 6 апреля 2006 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2006 г. N 09АП-5868/06-АК и N 09АП-5875/06-АК по делу N А40-2313/06-67-20 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.