Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2011 г. N 09АП-5509/11

г. Москва

18 апреля 2011 г.

Дело N А40-49950/08-51-489

Резолютивная часть постановления объявлена 06 апреля 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 апреля 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Солоповой А.А.

судей Трубицына А.И., Суслопаровой М.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чернышевой А.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2011

по делу N А40-49950/08-51-489, принятое судьей Васильевой Т.В.

по иску ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко"

к ФГУП "Государственный завод медицинский препаратов"

об обязании прекратить нарушение исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца - извещен, представитель не явился

от ответчика - Кисличенко К.Н. (по доверенности от 05.04.2011),

Иванов Е.Н. (по доверенности от 05.04.2011)

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко" (далее - ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию "Государственный завод медицинских препаратов" (далее - ФГУП "Государственный завод медицинских препаратов", ответчик) об обязании ответчика прекратить нарушение патента на изобретение N 2312662 с приоритетом от 10.05.2006 путем запрещения ФГУП "Государственный завод медицинских препаратов" изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать и каким-либо иным образом вводить в гражданский оборот раствор для инъекций на основе буторфанола, обладающий анальгетическим действием, предусмотренный вышеуказанным патентом, а также хранить указанный объект для этих целей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2008, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2009, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением ФАС МО от 05.06.2009 решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2008 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2009 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решением от 21.01.2011 Арбитражный суд города Москвы запретил ответчику изготовлять, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме, превышающем 72 000 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день; в удовлетворении остальной части иска отказано; с ответчика в пользу истца взыскано 1 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением от 21.01.2011, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, запретив ответчику изготовлять, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме, не более 850 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что суд необоснованно отверг выводы экспертизы, проведенной ГОУ ВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности" и принял выводы экспертизы, проведенной ООО "Юридическая фирма Малахов и партнеры"; судом не выполнены указания ФАС МО, изложенные в постановлении от 05.06.2009 в части установления объема использования тождественного решения (объем права преждепользования).

Заявитель считает, что объем использования тождественного решения (объем права преждепользования) ответчиком в отношении патента на изобретение N 2312662 с приоритетом от 10.05.2006 составляет 850 ампул лекарственного препарата буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители ответчика возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей ответчика, считает, что оснований для отмены решения суда от 21.01.2011 не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является обладателем исключительного права на изобретение "Раствор для инъекций на основе буторфанола, обладающий анальгетическим действием" по патенту N 2312662 с приоритетом от 10.05.2006.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал на то, что ответчик выпускает и реализует на территории Российской Федерации с 2007 года инъекционный препарат "Буторфанола тартат", незаконно используя для его производства принадлежащий ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко" патент.

Истец указал на то, что препарат "Буторфанола тартат", выпускаемый ФГУП "Государственный завод медицинских препаратов", имеет состав, который полностью совпадает с примером N 2 иллюстрации изобретения на странице 4 описания изобретения к патенту N 2312662, что свидетельствует об использовании данного патента в препарате "Буторфанола тартат", выпускаемом ответчиком.

Полагая свои права нарушенными, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 10 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (в редакции, действовавшей на момент возникновения прав истца), патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя. Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа.

В соответствии со статьей 12 указанного Патентного закона любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Согласно статье 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

В 2005 году независимо от авторов изобретения по патенту N 2312662 ответчиком было разработано тождественное решение и подготовлены документы для регистрации и выпуска лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл", а именно:

- 31.08.2005 издан приказ N 113/ОКК о начале выполнения работ связанных с регистрацией лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" с 01.09.2005, утвержден план-график выполнения работ для регистрации лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл";

- 09.10.2005 утверждена лабораторная пропись получения "Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл";

- в ноябре 2005 года наработано 5 партий образцов лекарственною средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл";

- с 15.12.2005 по 18.07.2006 проведены испытания лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" (серии 011105, 021105 и 031105);

- в соответствии с товарной накладной N Б-4964 от 17.05.2007 и N Б-7376 от 03.12.2007 и в соответствии с договором поставки N БФ-154/6 от 11.10.2006 ответчиком получено 2000 грамм субстанции Буторфанола тартрат.

Кроме того, до даты регистрации патента и официального опубликования сведений об исключительных правах ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко", ответчиком в течение 2006 - 2007 г.г. были проведены мероприятия по регистрации лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

15.08.2007 ответчик получил регистрационное удостоверение на лекарственный препарат "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" N ЛСР-002174/07. 16.08.2007 утвержден пусковой регламент на производство препарата "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл".

Определяя объем преждепользования, суд первой инстанции, руководствуясь судебным экспертным заключением ООО "Юридическая фирма Малахов и партнеры" от 25.12.2010 , установил, что у ответчика возникло право преждепользования на изобретение - раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме не более 72 000 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день.

Таким образом, ответчик вправе производить и предлагать к продаже "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" в соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, но только в определенном выше объеме.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно принял решение о запрете ответчику изготовлять, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме, превышающем 72 000 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день, отказав в удовлетворении остальной части иска.

При таких обстоятельствах, доводы истца об ином объеме права преждепользования ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, подлежат отклонению, как необоснованные в соответствии со статей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и противоречащие выводам эксперта, изложенным в заключении от 25.12.2010 (л.д. 72 том 3) и справке ответчика от 09.09.2010 N 345 (л.д. 42 том 3). При этом, ссылка истца на заключение экспертизы, проведенной ГОУВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности" признается несостоятельной, поскольку данное экспертное заключение не содержит выводов относительно объемов использования изобретения по патенту N 2312662 (л.д. 103 том 2).

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены решения суда от 21.01.2011.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2011 по делу N А40-49950/08-51-489 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий-судья

А.А. Солопова

Судьи

А.И. Трубицын М.И. Суслопарова