Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 августа 2010 г. N 10АП-3983/2010

г. Москва

Дело N А41-23780/09

Резолютивная часть постановления объявлена 02 августа 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 августа 2010 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мизяк В.П.,

судей Катькиной Н.Н., Мальцева С.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Ломакиной Н.Н.,

при участии в заседании:

от истца: Чичерская С.В., доверенность N 03/2010 от 27.01.2010г.; Колганов К.П., доверенность N 15/2009 от 01.12.2009г.,

от ответчика: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица: Зубов И.В., доверенность N 040 от 13.01.2010г.; Тверской Е.В., адвокат, удостоверение N 10232 выдано 21.07.2009г., доверенность N 044, от 23.03.2010г.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ультрамар"

на решение Арбитражного суда Московской области от 28 мая 2010 года

по делу N А41-23780/09, принятое судьей Кондратенко Н.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Ультрамар"

к обществу с ограниченной ответственностью "Малахов"

с участием в деле третьего лица Компании "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕШИНГ ГАРМЕНТ КО ЛТД"

о защите права на товарный знак и взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Ультрамар" (далее - ООО "Ультрамар") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Форест" (далее - ООО "Форест"); обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Проект+" (далее - ООО "Управляющая компания "Проект+"); обществу с ограниченной ответственностью "Жуйфэн Шанмао" (далее - ООО "Жуйфэн Шанмао"); обществу с ограниченной ответственностью "Эскадра" (далее - ООО "Эскадра"); обществу с ограниченной ответственностью "Малахов" (далее - ООО "Малахов"); индивидуальному предпринимателю Железняк Е.В. (далее - ИП Железняк Е.В.) о защите права на товарный знак и взыскании компенсации.

Определением от 23 октября 2009 года были выделены требования ООО "Ультрамар" в отдельное производство, в котором рассматриваются требования истца к ООО "Малахов", а именно истец просил:

Решением Арбитражного суда Московской области от 28 мая 2010 года в иске отказано (том 8, л.д.67-71).

Не согласившись с данным судебным актом, ООО "Ультрамар" подало апелляционную жалобу, в которой просило решение суда отменить (том 8, л.д.99-103).

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом (ст. ст. 258, 268 АПК РФ).

Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 123,156 АПК РФ в отсутствие представителя ООО "Малахов", извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте разбирательства дела.

Представители истца в судебном заседании поддержали доводы апелляционной жалобы в полном объеме. Просили решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Представители третьего лица в судебном заседании возражали против апелляционной жалобы. Решение суда считают законным и обоснованным.

Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и третьего лица, явившихся в судебное заседание, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как усматривается из материалов дела, ООО "Ультрамар" в целях продвижения джинсовой одежды торговой марки "Lafei-Nier" на территории Российской Федерации зарегистрировало свои права на торговую точку марку "Lafei-Nier" в патентном ведомстве Российской Федерации.

В соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 328249, выданным Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в соответствии с заявкой N 2005724372, приоритете товарного знака "Lafei-Nier" с 26.09.05г., правообладателем которого является ООО "Ультрамар", зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с 20.06.07г. сроком действия до 26.09.15г. по классу МКТУ N 35 (продажа, реализация товаров народного потребления (текстильной промышленности).

С целью выявления спроса потребителей на джинсовую одежду в г. Москве, сотрудниками ООО "Ультрамар" периодически проводятся исследования ассортимента предложений на вещевых рынках города.

При исследовании ассортимента товаров истцом в 2008 году было обнаружено, что ООО "Малахов" предлагается к продаже джинсовая одежда с товарным знаком "Lafei-Nier", а также джинсовая одежда аналогичных моделей с товарными знаками "Lafei Star", "Lafeipiza", "Lafei Kunsai" и "Lafei Liwei" схожими до степени смешения с товарным знаком истца, без каких-либо заключенных с ООО "Ультрамар" соглашений на торговой точке - контейнер 63, линия "М", контейнер 61, Линия "О".

Обратившись с исковым заявлением, истец просил обязать ответчика - ООО "Малахов" не производить реализацию джинсовой одежды с товарным знаком "Lafei-Nier" без заключенного с ООО "Ультрамар" лицензионного договора; изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Малахов" находящуюся у ответчика джинсовую одежду с товарными знаками "Lafei-Nier" и "Lafei Star", "Lafeipiza", "Lafei Kunsai" и "Lafei Liwei", сходными с фонетическим тождеством доминирующего элемента "Lafei" до степени смещения с вышеуказанным товарным знаком "Lafei-Nier" и вызывающими смешение в сознании потребителя названных товарных знаков с товарным знаком "Lafei-Nier" и использованные для имитации продукции правообладателя с указанным товарным знаком и приводящими потребителей в заблуждение относительно производителя и качества товара (контрафактный товар); взыскать с ответчика ООО "Малахов" в пользу истца Общества с ограниченной ответственностью ООО "Ультрамар" денежные средства в сумме 1 000 000 руб. 00 коп. в качестве компенсации.

В обоснование исковых требований истец ссылается на ст.12, 1252, 1484, 1489, 1515 Гражданского кодекса РФ.

Как следует из части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Согласно пункту 2 этой же статьи Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

В соответствии с частью 3 упомянутой статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения исключительного права на товарный знак необходимо выявить такое сходство между зарегистрированным товарным знаком и обозначением (при использовании их в отношении однородных товаров), которое влечет вероятность смешения, в частности вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности разных товаров одному производителю.

Истец ссылается на то, что указанные товарные знаки используются для имитации продукции правообладателя, что приводит к введению потребителей в заблуждение. Представлены результаты исследований, проведенных в 2008 году специалистами ООО "ЮНТЭКС" в лице Патентного поверенного Российской Федерации Комаровым Е.А.

В соответствии с положениями ст. 1492 Гражданского кодеса РФ товары, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Данная международная классификация товаров и услуг предназначена для целой регистрации знаков и была оформлена в виде Соглашения 15.06.1957 г. странами-участницами Ниццкой дипломатической конференции (с последующими изменениями).

Российская Федерация является участницей данного "Соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков" с 1971 года.

Перечень классов товаров и услуг МКТУ имеет два основных раздела:

- товары: классы 1 -34;

- услуги: классы 35-45.

Восьмая (2001 г.) и девятая (2007 г.) редакции МКТУ содержат одинаковые характеристики 25 и 35 классов.

В обоих указанных редакциях МКТУ к 25 классу (товары) отнесены одежда, обувь и головные уборы, а к 35 классу (услуги) -реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная службе.

Класс 35 включает, в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями, основной цепью которых является: а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявлен не с помощью любых средств информации о возможных товарах и видах услуг.

К классу относятся, в частности:

- сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталог продаж, электронные средства, например, теле- магазины или интернет- сайты;

- услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных сообщений и записей, а также по использование или сбору математических или статистических данных;

- услуги рекламных агентств, а также услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно или по почте. К данному классу можно отнести рекламу других услуг, касающихся, например, банковских займов, а также радиорекламу.

К классу не относятся, в частности:

- услуги по оценке и составлению инженерно- технических отчетов, которые не связаны непосредственно с эксплуатацией или управлением делами торговых или промышленных предприятий.

То есть, как следует из международной классификации товаров и услуг, предусмотренные 35 классом услуги не имеют непосредственного отношения к торговой деятельности (оптовой и/или розничной).

Данные услуги имеют основною целью помощь в управлении делами, рекламу и продвижение товаров (информационное).

Следовательно, зарегистрированный ООО "Ультрамар" в Роспатенте товарный знак (знак обслуживания N 328249 "Lafei-Nier") обеспечивает защиту исключительного права на использование данного обозначения не в отношении товаров, а только в отношении установленного перечни услуг, а следовательно в соответствии с ч.2 ст. 1477 Гражданского кодекса РФ является именно знаком обслуживания.

ООО "Ультрамар" имеет право на защиту исключительного права на использование знака обслуживания "Lafei-Nier" при оказании услуг, предусмотренных 35 классом МКТУ.

ООО "Ультрамар" не является правообладателем товарного знака N 328249 "Lafei-Nier".

Из материалов дела следует, что законным изготовителем одежды, маркированной товарным знаком "LAFEI NIER", является Компания, которая в 2002 году зарегистрировала в РФ товарный знак "LAFEI NIER", о чем 22.11.2002г. по заявке N 2002712082 получило в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам соответствующее Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 2228658 "LAFEI NIER" в отношении товаров 25 класса МКТУ (кожаная одежда, одежда, готовая одежда) с приоритетом от 20.06.2002 г и сроком действия до 20 июня 2012 года.

Указанные в исковом заявлении ООО "Ультрамар" и в апелляционной жалобе обстоятельства, указывающие на факты реализации ответчиком товаров, маркированных товарным знаком "Lafei-Nier", свидетельствуют о том, что при подтверждении таких обстоятельств имелось нарушение прав исключительно компании "Шантоу С.Е.З. Е-Шэн Гармент Ко., ЛТД.", но не ООО "Ультрамар".

При этом действия ООО "Ультрамар" в виде предъявления требований по настоящему делу являются злоупотреблением правом и введением в заблуждение третьих лиц относительно наличия у истца прав в отношении товаров, маркированных товарным знаком "Lafei-Nier".

Так, в соответствии с ч.3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На момент рассмотрения иска ООО "Ультрамар" являлось правообладателем товарного знака N 328249 "Lafei-Nier" в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Как следует из международной классификации товаров и услуг (МКТУ), предусмотренные 35 классом услуги не имеют непосредственного отношения к торговой деятельности (оптовой и/или розничной). Данные услуги имеют основной целью помощь в управлении делами, рекламу и продвижение товаров (информационное). Совершенно очевидно, что ранее зарегистрированный ООО "Ультрамар" в Роспатенте товарный знак (знак обслуживания) N 328249 "Lafei-Nier" обеспечивал защиту исключительного права на использование данного обозначения не в отношении товаров, а только в отношении установленного перечня услуг.

В материалы был представлен письменный ответ от 03.07.2009 г. N 18/5-161, предоставленный заведующим отдела правового обеспечения ФГУ ФИПС Сорокиной Е.В., который содержит разъяснения о том, что для производства и продажи товаров, указанных в перечне товаров свидетельства на товарный знак N 228658, маркированных данным товарным знаком, требуется разрешение правообладателя (п.3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ), то есть компании "Шантоу С.Е.З. Е-Шэн Гармент Ко., ЛТД". При этом, согласно того же ответа от 03.07.2009 г. N 18/5-161, правообладатель по товарному знаку N 328249 вправе дать разрешение в виде лицензионного договора на использование своего товарного знака только в отношении услуг, указанных в свидетельстве.

Суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении иска ООО "Ультрамар", поскольку истец не являлся и не является правообладателем товарного знака "Lafei-Nier" в отношении товаров, следовательно, не имеет прав требования заключать лицензионные договоры на реализацию джинсовой одежды с товарным знаком "Lafei-Nier", требовать изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика находящуюся у ответчика джинсовую одежду товарным знаком "Lafei-Nier" и другими сходными до степени смешения знаками, а также требовать с ответчика уплаты в свою пользу денежной компенсации.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на то, что отсутствует информация о нотариусах, выполнявших нотариальные действия по удостоверению доверенностей третьего лица, в банке данных консульского отдела на торговые, промышленные и сервисные компании КНР, зарегистрированные на территории консульского округа Посольства, апелляционным судом отклонена

Как указывалось выше, представителями третьего лица в суд представлялись легализованные документы, содержащие подпись и печать уполномоченного представителя Компании, а также отметки нотариуса страны происхождения документов, МИД КНР и консульского учреждения РФ в КНР. Факт легализации документов, представленных в суд представителями третьего лица, истцом не оспаривается.

В материалы дела представлен ответ заместителя директора Консульского департамента МИД России Подъелышева А.Л. от 30.06.2010 г. N 27834/кд, содержащий разъяснения о том, что нотариальные конторы государства пребывания в силу специфики своей деятельности не могут быть включены в формируемый российским консульским учреждением банк данных по фирмам, заинтересованным в сотрудничестве с российскими партнерами; отсутствие какой-либо фирмы в упомянутом банке данных, разумеется, не может означать, что такой фирмы не существует. Также из указанного ответа следует, что учет нотариальных действий, совершаемых нотариусами государства пребывания, к функциям консульского учреждения Российской Федерации не относится.

Учитывая вышеизложенное, апелляционный суд приходит к выводу, что арбитражным судом первой инстанции дана оценка всем обстоятельствам дела и правильно применены нормы материального и процессуального права, основания, для переоценки выводов суда первой инстанции содержащихся в обжалуемом судебном акте у апелляционного суда отсутствуют.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта судом первой инстанции, не допущено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда Московской области от 28 мая 2010 года у апелляционного суда не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 28 мая 2010 года по делу N А41-23780/09 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

В.П. Мизяк

Судьи

Н.Н. Катькина С.В. Мальцев