Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2010 г. N 07АП-8764/10

г. Томск

Дело N А07АП-8764/10

Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 октября 2010 года

Седьмой Арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Усаниной Н.А.,

судей Бородулиной И.И., Колупаевой Л.А.

при ведении протокола судебного заседания судьей Бородулиной И.И.

при участии в заседании:

от заявителя: Чернышова И.Д. по доверенности от 31.12.2009г.; Спирина Ю.В. по доверенности от 19.01.2010г.

от заинтересованного лица: Богатырева И.В. по доверенности от 30.07.2010г.

от третьего лица: без участия (извещено)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу

индивидуального предпринимателя Яткина Евгения Анатольевича

на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 24 августа 2010 года

по делу N А45-12090/2010 (судья Васютина О.М.)

по заявлению Новосибирской таможни

к индивидуальному предпринимателю Яткину Евгению Анатольевичу

с участием третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Анис",

о привлечении к административной ответственности

УСТАНОВИЛ

Новосибирская таможня обратилась (далее по тексту -Таможня) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Яткина Евгения Анатольевича (далее ИП Яткин Е.А., предприниматель) к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено общества с ограниченной ответственностью "Анис" (далее - правообладатель, ООО "Анис").

Решением арбитражного суда Новосибирской области от 24 августа 2010 года заявленные Таможней требования удовлетворены, предприниматель Яткин Е.А. привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 10 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушении (игрушки, содержащие надпись "JOY TOY" сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "TOY AND JOY"), изъятые по протоколу изъятия вещей и документов от 08.04.2010; с ИП Яткина взысканы издержки по делу об административном правонарушении в размере 4 255. 72 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, предприниматель подал апелляционную жалобу, в которой просит решение арбитражного суда Новосибирской области отменить по основаниям:

- нарушения Таможней положений статьи 26.2 КоАП РФ: эксперт был назначен позже даты ознакомления с определением о назначении товароведческой экспертизы; экспертиза проведена заинтересованным в исходе дела лицом; заключение эксперта ЭКС -филиал ЦЭКТУ г.Новосибирск N 20100606 от 24.05.2010 является недопустимым доказательством; в заключении эксперта отсутствуют данные, которые подтверждали бы квалификацию специалиста в области патентоведения, в частности, не приведены копии диплома, сертификатов, подтверждающих прохождение экспертом соответствующего курса обучения или курсов повышения квалификации;

- предприниматель проявлял должную внимательность и осмотрительность, принял все зависящие от него разумные меры по соблюдению чужих прав на интеллектуальную собственность; в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности отсутствуют сведения о регистрации товарного знака "TOY AND JOY"; в действиях предпринимателя отсутствует состав правонарушения ввиду отсутствия его вины.

Новосибирская таможня, в представленном отзыве просит решении суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, указав на наличие доказательств, подтверждающих факт совершения вмененного ИП Яткину правонарушения и вины в его действиях.

В суде апелляционной инстанции представителем ИП Яткина заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы по определению сходства товарных знаков до степени смешения.

Представители Новосибирской таможни возражали за необоснованностью.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Ходатайство о назначении экспертизы заявлялось представителем предпринимателя и в ходе судебного заседания в суде первой инстанции.

Отказывая в удовлетворении заявленного ИП Яткиным ходатайства о назначении судебной экспертизы, судом апелляционной инстанции учитывается, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован в силу пункта 13 Информационного Письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", может быть решен судом при рассмотрении заявления о привлечении к административной ответственности с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, определив в соответствии с ч.3 ст.156 АПК РФ рассмотреть дело в отсутствие надлежащим образом извещенного третьего лица - ООО "Анис", изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции считает решение Арбитражного суда Новосибирской области от 24.08.2010г. подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждено материалами дела, 26.03.2010 на Новосибирский восточный таможенный пост Новосибирской таможни предпринимателем подана ГТД N 10609040/260310/0001233 на товары - игрушки для детей из пластмассы, прибывшие в адрес ООО "Байт-Транзит-Экспедиция" из Китая. Данные товары поступили в счет исполнения внешнеторгового контракта N EY/2009 от 01.11.2009, заключенного между предпринимателем и SYNERGY TRADING COMPANY LIMITED., LTD (Китай), и были размещены на складе временного хранения ООО "Байт-Транзит-Экспедиция"; указанный факт подтвержден отчетом формы ДО-1 N 10609040/120310/1000203.

Согласно протоколу изъятия вещей и документов от 08.04.2010 N 10609000-161/2010 обнаруженный товар - игрушки "железная дорога на батарейках, артикул 0634В в количестве 14 штук", "конструктор в пакете, артикул 1207 в количестве 713 штук", "автомобиль инерционный в коробке, артикул 6204 в количестве 761 штуки" изъят и передан на ответственное хранение ЗАО "РОСТЭК-Новосибирск".

В соответствии со статьей 14.10 КоАП РФ незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

В соответствии со статьями 1477, 1481 Гражданского Кодекса Российской Федерации товарный знак, т.е. обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, выданным в отношении товарных знаков, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно статьям 1484, 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Следовательно, под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, является обоснованным.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из раздела 14 Приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (далее - Правила) следует, что решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации принимается по результатам экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В силу ч. 6 ст. 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные , на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела (ч. 1).

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего , свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами (ч.2).

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона (ч.3).

Таким образом, исходя из диспозиции статьи 14.10 КоАП РФ, при привлечении лица к административно ответственности подлежит доказыванию факт того, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Исходя из имеющегося в материалах дела заключения эксперта ЗАО "Агентство защиты интеллектуальных прав "ИНКО" N 0204/10 от 02.04.2010г. (л.д.105-122, т.1), выводы эксперта безусловно не подтверждают вывод о контрафактности товара, так экспертом выявлен один признак контрафактности - сходство до степени смешения обозначения, используемого на упаковке товаров, образцы которого представлены на экспертизу с обозначением, охраняемым свидетельство N 308911.

При этом, указанный признак контрафактности сходство до степени смешения обозначения выявлен экспертом на упаковке товаров, которые не передавались эксперту с перечнем материалов, согласно вводной части заключения представленный материал содержит постановление о назначении экспертизы, связанной с исследованием объектов интеллектуальной собственности от 02.04.2010г., копию акта взятия проб и образцов от 02.04.2010г., образцы товара "Игрушка транспортная" арт. 6204, образцы товара "Конструктор" - арт. 1207, образцы товара "Игра в наборах, настольные" , арт. 0634 (п. 1); среди поставленных вопросов (п.2) отсутствовал вопрос о соответствии товарного знака , маркированного как на самих игрушках, так и на упаковке, т.е. введены в число исследуемых объектов экспертом самостоятельно.

Кроме того, заключение эксперта Агентства по защите интеллектуальных прав ЗАО "ИНКО" вынесено с нарушением требований Федерального Закона от 31.05.2010г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", так в нарушение ст. 25 названного Закона в экспертном заключении отсутствуют сведения о времени и месте производства экспертизы, сведений об экспертном учреждении, сведения о лицах, присутствующих при проведении экспертизы, на листах заключения отсутствуют подпись эксперта и штамп экспертного учреждения, эксперт не предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, что является нарушением ст. 14 данного Закона.

При этом, в постановлении о назначении экспертизы, связанной с исследованием объектов интеллектуальной собственности от 02.04.2010г. (л.д.93-94, т.1) основанием для ее назначения указана статья 378 Таможенного Кодекса РФ, положения которой предусматривают назначение экспертизы при осуществлении таможенного контроля, а не при возбуждении дела об административном правонарушении.

Тогда как в силу ст. 26.4 КоАП РФ в рамках возбужденного дела об административном правонарушении, если при производстве по делу об административном правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний выносится определение о назначении экспертизы.

Применительно к материалам дела, дело возбуждено 08.04.2010г. с назначением проведения административного расследования (л.д.154-158, т.1), в котором в качестве приобщенного вещественного доказательства указано заключение эксперта от 02.04.2010г. N 0204/10.

Таким образом, указанное заключение эксперта , полученного до возбуждения дела об административном правонарушении могло являться основанием для его возбуждения, но исходя из положений ст. 26.4, ч. 3 ст. 26.2. КоАП РФ не могло быть признано допустимым доказательством по делу, как полученное с нарушением ст. 26.4 КоАП РФ.

Проведенное таможенным органом в процессе административного расследования заключение Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Экспертно-криминалистическая службы - региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Новосибирск от 24.05.2010г. N 20100606 (л.д.179-181, т.1) также не может быть признано допустимым доказательством по делу , как полученное с нарушением положений ст. 26.4 КоАП РФ, определение таможенного органа от 15.04.2010г. N 12-03-20/110161 (л.д.182, 183, т.1) о назначении товароведческой экспертизы содержит записи о разъяснении эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении его об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения с проставленной датой и подписью эксперта 04.05.2010г.; ИП Яткин ознакомлен с определением с разъяснением ему прав лица 30.04.2010г., в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта, однако воспользоваться указанным право он не имел возможности, поскольку в определении не была на 30.04.2010г. определена кандидатура эксперта, что при поручении экспертизы соответствующему экспертному учреждению без указания кандидатуры эксперта, лишило ИП Яткина право на заявление отвода такому эксперту, кроме того, материалы дела не содержат сведений, на какую конкретно дату назначено проведение экспертизы, что гарантировало бы при извещении ИП Яткина реализацию предоставленного права по заявлению отвода кандидатуре эксперта.

Также выводами эксперта ЭКС ЦЭКТУ Виноградовой И.В. бесспорно не подтверждается контрафактность используемого на упаковке товара, ввезенного на территорию Российской Федерации ИП Яткиным, товарного знака; экспертом выявлен один признак контрафактности: указанно обозначение является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "Toy and Joy", поскольку оценка сходства обозначений производилась на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов (исследовательская часть заключения); и определено лишь звуковое сходство элемента "Joy" (приведенная таблица 1); изобразительные элементы сходства до степени смешения не имеют.

Исходя из правовой позиции Президиумом ВАС РФ, изложенной пункте 13 Информационного письма от 13.12.2007г. N 122, апелляционный суд, оценив представленный товарный знак, согласно свидетельства N 308911 "Toy and Joy"с обозначением на упаковке товара "Joy Toy", приходит к выводу о том, что имеющееся сходство в указании одинаковых словесных элементов не способно повлиять на общее восприятие товара в целом и, соответственно, ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как отличается по цвету, изображению и написанию слов в товаре и в товарном знаке, который подлежит защите.

В силу ч. 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Вина ИП Яткина в совершении вмененного административного правонарушения, административным органом не доказана, так предъявляя товары, прибывшие из Китая к таможенному оформлению у предпринимателя отсутствовали сомнения относительно товарного знака, указанного на упаковке, внешнеторговый контракт N EY/2009 от 01.11.2009г., лист спецификации N 09 EYC 020В от 05.02.2010г., инвойс N 09EYC 020В от 05.02.2010г. , товаросопроводительные документы не содержат указания на поступление товара в адрес ИП Яткина Е.А. товара с товарным знаком "Toy and Joy".

При этом доказательств того, что товар с товарным знаком "Joy Toy", указанным на упаковке товара не является товарным знаком, таможенным органом не представлено; следуя пояснениям представителей таможенного органа, в таможенном реестре объектов интеллектуальном собственности ими подбирался приближенный знак сходный с данным обозначением; из писем правообладателя ООО "Анис" не следует подтверждение им оптовой и розничной реализации по наименованию, иным сходным признакам аналогичного товара (игру, игрушек), ввезенного по контракту ИП Яткиным; доказательств того, что ООО "Анис" направлялись изъятые образцы (в копиях), фотографии с упаковками товара, Таможней в материалы дела не представлено.

В силу ч. 3, ч.4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности не обязано доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности толкуются в пользу этого лица.

При таких обстоятельствах, выводы суда первой инстанции о наличии в действиях ИП Яткина состава административного правонарушения, вины в совершении вменяемого правонарушения, не соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела, а представленные таможенным органом доказательства, не подтверждающими факт совершения административного правонарушения.

С учетом изложенного апелляционная жалоба ИП Яткина подлежит удовлетворению, а решение суда отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявленных Новосибирской таможней требований.

В силу ч. 3 ст. 26.6 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны принять решение о вещественных доказательствах по окончании рассмотрения дела.

Изъятые Новосибирской таможней по протоколу изъятия вещей и документов от 08.04.2010г., переданные на ответственное хранение ЗАО "РОСТЭК-Новосибирск" игрушки подлежат возврату индивидуальному предпринимателю Яткину Е.А.

В соответствии с частью 4 статьи 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

В связи с этим, государственная пошлина, как ошибочно уплаченная предпринимателем в размере 2000 руб. подлежит возврату на основании статьи 333.40 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь статьей 156, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции,

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 24 августа 2010 года по делу N А45-12090/2010 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении заявления Новосибирской таможни о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя Яткина Евгения Анатольевича за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Яткину Евгению Анатольевичу конфискованные предметы по протоколу изъятия вещей и документов от 08.04.2010г. и переданные на ответственное хранение ЗАО "РОСТЭК-Новосибирск" игрушки: "железная дорога на батарейках" - артикул 0634В в количестве 14 штук, "конструктов в пакете" - артикул 1207 в количестве 713 штук, "автомобиль инерционный в коробке" - артикул 6204 в количестве 761 штук, содержащие надпись "JOY TOY".

Возвратить индивидуальному предпринимателю Яткину Евгению Анатольевичу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 рублей, как ошибочно уплаченную по квитанции Сбербанка N СБ0139/0301 от 01.09.2010г. N 0029.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий

Н.А. Усанина

Судьи

И.И. Бородулина Л.А. Колупаева