Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 декабря 2006 г. N КГ-А41/11739-06 При новом рассмотрении дела в части отказа во взыскании суммы убытков и расходов суду необходимо установить, имелось ли со стороны ответчика нарушение исключительных прав истца по свидетельству на полезную модель до внесения ответчиком изменений, и рассмотреть исковые требования о взыскании с ответчика суммы убытков и расходов по существу (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 11 декабря 2006 г. N КГ-А41/11739-06
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 4 декабря 2006 г.

По данному делу см. также определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 марта 2006 г. N КГ-А41/1439-06-Ж

Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "Подольсккабель" (далее ЗАОр "НП "Подольсккабель") обратилось в арбитражный суд с иском к Открытому акционерному обществу (далее ОАО) "Экспокабель" (с учетом уточнения исковых требований) о признании ответчика нарушителем исключительных прав истца, охраняемых свидетельством на полезную модель Электрический монтажный кабель (N 28407) с приоритетом от 22.11.2002 г.; об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца, охраняемых свидетельством на полезную модель; о запрещении ответчику несанкционированное истцом изготовление, предложение к продаже, продажу, либо введение в гражданский оборот иным образом кабеля, изготовленного по ТУ 16 К 46-018-2003; о взыскании с ответчика в пользу истца 83700 руб., из которых 2200 руб. госпошлины, 15000 руб. расходов по нотариальному оформлению протокола осмотра письменных доказательств от 08.09.2004 г., 30000 руб. расходов по проведению экспертизы, 24000 руб. расходы по оплате услуг лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), 12500 убытков.

Решением Арбитражного суда Московской области от 19.07.2006 г. по делу N А41-К1-21390/04 в иске отказано.

При этом арбитражный суд исходил из того, что истец не представил доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца по вышеуказанному свидетельству.

В апелляционном порядке законность и обоснованность указанного решения не проверялись.

На решение суда первой инстанции ЗАОр "НП "Подольсккабель" подало кассационную жалобу, в которой просит его отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика в пользу 83700 руб. расходов и убытков и направить дело в указанной части на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд. Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что ответчик прекратил нарушение исключительных прав истца только в процессе рассмотрения настоящего спора, между тем, в материалах дела содержатся доказательства, свидетельствующие о нарушении ответчиком исключительных прав истца в период с 24.05.2004 г. по 20.12.2005 г. В связи с чем заявитель кассационной жалобы полагает, что имеет право на возмещение убытков за указанный период.

Отзыв на кассационную жалобу не поступил.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель ЗАОр "НП "Подольсккабель" поддержал кассационную жалобу и просил об отмене обжалуемого решения в указанной части.

Представитель ОАО "Экспокабель" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, ссылаясь на законность решения суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом норм материального и норм процессуального права, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в связи со следующим.

Как установлено арбитражным судом, ЗАОр "НП "Подольсккабель" является обладателем свидетельства N 28407 на полезную модель Электрический монтажный кабель с приоритетом от 22.11.2002 г.

В обоснование своих требований истец ссылаясь, на то, что в выпускаемом ответчиком кабеле МКЭШВ-М, по разработанным ответчиком и ООО "Спецсвязьмонтажкомплект" ТУ 16.К46.-018-2003 "Кабели монтажные для станционной прокладки" использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели N 28407 Электрический монтажный кабель, что в соответствии со статьей 14 Патентного закона Российской Федерации, является нарушением прав истца.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд исходил из того, что в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа.

В процессе рассмотрения дела 20.12.2005 г. ответчиком были внесены изменения в вышеуказанные технические условия, согласно которым п. 1.3.6 , были дополнены фразой "при этом каждая из пар должна быть скручена с шагом 100 мм", что подтверждается картой эскизов К46.202.ЭТ.Е3301.01322, в которой указаны шаги скрутки каждой из пар по повивам от 122 мм до 249 мм, что явно больше 100 мм, которые предусмотрены в полезной модели у истца и извещением N К46-02-2005 об внесении изменений к ТУ ответчика 20.12.2005 г.

Арбитражный суд указал на то, что согласно дополнительной экспертизы, из сопоставительного анализа электрических монтажных кабелей по независимому пункту 1 формулы полезной модели по свидетельству N 28407 и по ТУ 16 К 46-018-2003 следует, что в электрическом монтажном кабеле по ТУ 16 К 46-018-2003 использованы не все признаки содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по свидетельству N 28407. В кабеле, производимом ответчиком по ТУ 16 К46-018-2003, используется все признаки полезной модели, включенные в независимый пункт формулы полезной модели "Многожильный электрический кабель", подтвержденной патентом на полезную модель N 41914, выданным ОАО "Экспокабель".

Установив данные обстоятельства, арбитражный суд посчитал, что отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, поскольку не имеется доказательств того, что ответчик при выпуске кабеля использует, как указал суд, принадлежащее истцу свидетельство на полезную модель, в связи с чем отклонил исковые требования о признании ответчика нарушителем исключительных прав истца, охраняемых свидетельством на полезную модель Электрический монтажный кабель (N 28407) с приоритетом от 22.11.2002 г.; об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца, охраняемых свидетельством на полезную модель; о запрещении ответчику несанкционированное истцом изготовление, предложение к продаже, продажу, либо введение в гражданский оборот иным образом кабеля, изготовленного по ТУ 16 К 46-018-2003.

Поскольку требования пунктов 1, 2, 3 искового заявления были судом отклонены, арбитражный суд также посчитал необоснованными и требования истца о взыскании с ответчика суммы убытков и расходов в размере 83 700 руб.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции в этой части не основаны на материалах дела.

В материалах дела имеется два экспертных заключения, подготовленных на основании определений суда от 08.02.2006 г. и от 31.10.2005 г. и проведенные до 20.12.2005 г., то есть до внесения ответчиком изменений в вышеуказанные технические условия. В связи с чем суду необходимо было установить, имелось ли со стороны ответчика нарушение исключительных прав истца по свидетельству на полезную модель Электрический монтажный кабель N 28407 до внесения ответчиком изменений и рассмотреть исковые требования о взыскании с ответчика суммы убытков и расходов по существу.

При таких обстоятельствах решение арбитражного суда первой инстанции в части отказа во взыскании суммы убытков и расходов, взыскании с истца расходов по экспертизе подлежит отмене, с передачей дела в этой части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела, арбитражному суду следует учесть изложенное, рассмотреть исковое требование о взыскании с ответчика суммы убытков и расходов, которые могли иметь место до внесения им изменений в технические условия, установить могут ли быть отнесены расходы по нотариальному оформлению протокола письменных доказательств к убыткам или судебным расходам, предложить истцу представить доказательства в подтверждение расходов по проведению экспертизы, правильно применить закон, вынести обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 19 июля 2006 года по делу N А41-К1-21390/04 в части отказа во взыскании суммы убытков и расходов отменить, дело в этой части передать на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд. В остальной части решение суда оставить без изменения.