Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 7 февраля 2007 г. N КГ-А40/34-07 При новом рассмотрении дела суду необходимо исследовать вопрос, требующий специальных познаний в области электротехники, и установить, использован ли в изделии ответчиков каждый признак полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак, или ответчики используют в изделии иное техническое решение (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 7 февраля 2007 г. N КГ-А40/34-07
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24 декабря 2007 г. N КГ-А40/13372-07-П

Общество с ограниченной ответственностью "Система" (далее - ООО "Система") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственность "ДИИП 2000" (далее - ООО "ДИИП 2000"), обществу с ограниченной ответственностью "Элерон" (далее - ООО "Элерон") о запрещении ввоза на территорию Российской Федерации, изготовления, применения, предложения о продаже, продажу, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей изделия IRD 1200, в котором использована запатентованная полезная модель "Устройство для контроля подлинности банкнот".

Исковое требование, предъявленное со ссылкой на нормы пунктов 1, 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, мотивировано тем, что ответчики без согласия ООО "Система", являющегося правообладателем полезной модели "Устройство для контроля подлинности банкнот", предлагают к реализации и реализуют на территории Российской Федерации изделие детектор IRD 1200, изготовленное с использованием названной запатентованной полезной модели.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25 мая 2006 года в удовлетворении иска отказано.

Суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности заявленных требований, сославшись на заключение комплексной экспертизы, согласно которой в изделии IRD 1200 использован не каждый признак или эквивалентный признак формулы полезной модели "Устройство для контроля подлинности банкнот".

Постановлением от 23 ноября 2006 года N 09АП-7800/2006-ГК Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, с поддержанием выводов суда первой инстанции. Апелляционный суд при этом указал, что в формулу патента вошли признаки полезной модели, определенные при подаче заявки, и признак порядка соединения частей устройства в изделии IRD 1200 не совпадает с формулой полезной модели "Устройство для контроля подлинности банкнот".

Законность вынесенных решения и постановления проверяется в порядке статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ООО "Система", которое считает, что при принятии обжалуемых судебных актов судами неправильно применены нормы материального права, просит решение и постановление отменить, иск удовлетворить.

По мнению заявителя кассационной жалобы, ответчики незаконно реализуют детектор IRD 1200, изготовленный с использованием полезной модели запатентованной ООО "Система", при этом детектор содержит каждый признак полезной модели истца, приведенной в формуле модели. Вывод суда о несовпадении в изделии IRD 1200 такого признака как порядок соединения частей устройства формуле полезной модели "Устройство для контроля подлинности банкнот" не соответствует формуле полезной модели, поскольку данная формула такого признака не содержит. Факт предложения к реализации и реализация ответчиками изделия IRD 1200 подтверждается представленными рекламными буклетами, гарантийным талоном, счетом, товарной накладной.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы, поддержал доводы, в ней изложенные, просил решение и постановление отменить.

Представитель ООО "ДИИП 2000" в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, просил в ее удовлетворении отказать.

Копия определения кассационного суда (судебное извещение о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы), направленная по последнему известному суду месту нахождения ООО "Элерон", не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (имеется отметка органа связи).

Учитывая надлежащее извещение указанного лица о времени и месте судебного разбирательства суд кассационной инстанции, совещаясь на месте, вынес определение о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие (п. 3 ч. 2 ст. 123 АПК РФ).

Выслушав явившихся представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм процессуального и материального права при вынесении решения и постановления, Федеральный арбитражный суд Московского округа находит обжалуемые судебные акты подлежащими отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами обеих инстанций, ООО "Система" является правообладателем полезной модели "Устройство для контроля подлинности банкнот", что подтверждается Свидетельством N 15040, выданным Российским агентством по патентам и товарным знакам с приоритетом от 30.12.99 г. Согласно приложению N 1 к названному патенту срок действия патента истекает 30 декабря 2007 года.

В обоснование своих исковых требований истец ссылается на то, что действия ООО "ДИИП 2000" и ООО "Элерон" по реализации на территории Российской Федерации изделия детектор IRD 1200 нарушают его патентные права, поскольку указанное изделие изготовлено с использованием полезной модели охраняемой патентом N 15040.

Суды обеих инстанций, сославшись на заключение проведенной патентно-технической экспертизы, сделали вывод об отсутствии оснований для запрещения использования ответчикам изделия детектор IRD 1200.

Однако с такими выводами судов обеих инстанций нельзя согласиться, поскольку они сделаны при неполном исследовании обстоятельств дела и неправильном применении норм материального и процессуального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя.

Согласно пункту 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа.

Исходя из указанной правовой нормы, при рассмотрении данного спора, суду необходимо было правильно определить предмет доказывания по делу, в который входит установление обстоятельств использования каждого признака полезной модели, приведенной в независимом пункте формулы полезной модели, либо признака эквивалентного ему, то есть выяснить, какие признаки полезной модели являются юридически существенными, с тем чтобы установить нарушают ли действия ответчика исключительные права истца.

Между тем, в соответствии с пунктом 3.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам N 83 от 06.06.03 г., формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием. Формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с пунктами 3.3.2.4. и 3.3.2.5. названных Правил, независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

Изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, отражающего назначение полезной модели, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие полезную модель в частных случаях его выполнения или использования.

Полезные модели (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, то если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

Из содержания описания полезной модели к патенту N 15040 следует, что оно представляет собой устройство для контроля подлинности банкнот, содержащее подключенный к источнику питания монитор и электрически связанные с ним и между собой инфракрасный излучатель и видеокамеру с телесным углом объектива 10-70°, перед которой установлен инфракрасный оптический фильтр, отличающееся тем, что видеокамера и инфракрасный излучатель установлены коаксиально-коллинеарно под углом 10-70° к вертикальной оси, причем инфракрасный излучатель выполнен в виде кластеров, состоящих из инфракрасных светодиодов.

Таким образом, учитывая специфику и характер рассматриваемого спора, суду для разрешения дела надлежало исследовать и определить какой пункт формулы полезной модели "Устройство для контроля подлинности банкнот" является независимым, а какой относится к зависимому пункту формулы.

В данном случае для разъяснения возникших вопросов, требующих специальных познаний, арбитражным судом первой инстанции в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации была назначена комплексная патентно-техническая экспертиза.

Между тем, из определения суда первой инстанции от 26.12.05 г. видно, что перед экспертами был поставлен вопрос не в полной мере совпадающий с положениями ст. 10 Патентного закона Российской Федерации, которыми определяются юридически значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу (т. 1 л.д. 92 оборот).

Из материалов дела также видно, что техническая экспертиза проведена главным экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД РФ А., по результатам которой подготовлено заключение эксперта от 26 января 2006 года (т. 2 л.д. 1-7). Патентная экспертиза проведена заместителем заведующего отделом электрорадиотехники М., о чем составлено экспертное заключение (т. 1 л.д. 144-146).

Согласно экспертному заключению (л.д. 144-146 т. 1) в результате патентной экспертизы, проведенной на базе сопоставительного анализа признаков запатентованной полезной модели "Устройство для контроля подлинности банкнот" и изделия IRD 1200, в изделии IRD 1200 использован не каждый признак формулы полезной модели "Устройство для контроля подлинности банкнот", зарегистрированной на имя ООО "Система", или эквивалентный ему признак.

Между тем, в исследовательской части технической экспертизы (т. 2 л.д. 5) отражено: "плата видеокамеры связана с платой процессора и платой обработки видеосигнала. Связь электрическая".

Тогда как, в выводах технической экспертизы эксперт указал, что "инфракрасный излучатель, видеокамера, монитор связаны между собой электрической схемой и подключены к источнику электропитания".

Однако, такой вывод эксперта, проводившего техническую экспертизу, не был мотивирован.

При этом, эксперт А. в судебное заседание суда первой инстанции не вызывался и дополнительно вопросы ему не ставились (абз. 3 ч. 3 ст. 86 АПК РФ).

В то же время, согласно протоколу судебного заседания апелляционного суда от 20 ноября 2006 года приглашенная в судебное заседание в качестве свидетеля эксперт М. пояснила, что конструктивные элементы прибора являются элементами электрической цепи и связаны между собой электрически (т. 2 л.д. 111).

Между тем, судом при рассмотрении спора данное расхождение не было устранено

Согласно статье 87 АПК РФ при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Таким образом, поскольку разногласия между сторонами в основном возникли по этому признаку модели, суду следовало разрешить вопрос о назначении дополнительной либо (при необходимости) повторной экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, выводы обеих судов нельзя признать обоснованными, поэтому решение и постановление подлежат отмене, а дело направлению в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела, суду необходимо исследовать вопрос, требующий специальных познаний в области электротехники, и установить, использован ли в изделии ответчиков каждый признак полезной модели, включенный в независимый пункт формулы или эквивалентный ему признак, или ответчики используют в изделии иное техническое решение, после чего правильно применив нормы материального и процессуального права, вынести законное и обоснованное решение.

Руководствуясь ст.ст. 274, 284, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч. 1-3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 мая 2006 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2006 г. N 09АП-7800/2006-ГК по делу N А40-62351/05-110-474 отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.