Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2010 г. N А40-29536/10-143-254

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2010 г. N 09АП-21994/2010

г. Москва

Дело N А40-29536/10-143-254

21 октября 2010 г.

N 09АП-21994/2010-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 14.10.2010.

Постановление в полном объеме изготовлено 21.10.2010

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей: Гончарова В.Я., Якутова Э.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 01.07.2010

по делу N А40-29536/10-143-254 судьи Цукановой О.В.

по заявлению ООО "Луна-Трейд Менеджмент"

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности",

третье лицо: ИП Полозов В.А.,

о признании недействительным решения от 04.12.2009,

при участии в судебном заседании:

представителя заявителя Барыльникова А.А. по доверенности от 21.01.2010, паспорт 45 01 544970,

представителя ответчиков Кольцовой Т.В. по доверенностям: N 10/25-744/41 от 09.11.2009 и от 18.01.2010 N 41-80-12 (соответственно), удостоверение N 346-30,

представителя третьего лица Вараксина К.Г. по доверенности от 27.08.2010, паспорт 33 04 068961,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 01.07.2010, принятым по настоящему делу, удовлетворено заявление ООО "Луна-Трейд Менеджмент" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.12.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака АРЛЕКИНО по свидетельству N 270290.

В обоснование принятого решения суд первой инстанции указал, что оспариваемое решение вынесено ответчиком с нарушением норм Гражданского кодекса Российской Федерации и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, поскольку факт использования оспариваемого товарного знака в рассматриваемый период в отношении товаров 30 класса МКТУ подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела.

Не согласившись с данным решением суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и отказать в удовлетворении заявленных Обществом требований. Полагает, что оспариваемое решение вынесено ответчиком в соответствии с действующим законодательством и не нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя. Указывает, что представленные правообладателем документы не доказывают факт надлежащего использования товарного знака "АРЛЕКИНО" по свидетельству N 270290 в отношении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия; хлебобулочные изделия". Ссылается на то, что выдержка из меню от 01.10.2007 является внутренним документом ООО "Луна-Трейд Менеджмент" и не свидетельствует о факте введения указанных товаров в оборот.

Заявитель в судебном заседании и письменном отзыве на апелляционную жалобу возражал против изложенных в ней доводов, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, считая его законным и обоснованным. Приводит доводы о том, что представленное меню от 01.10.2007 является предложением о продаже, так как содержит наименование товара (с использованием товарного знака АРЛЕКИНО для его индивидуализации) и его цену, следовательно, является одним из способов введения товара в оборот в соответствии с п.2 ст.1484 Гражданского кодекса РФ.

Представитель третьего лица в судебном заседании и в письменном отзыве на апелляционную жалобу поддержал правовую позицию ответчика, просил решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении иска отказать. При этом указывает, что в материалах дела не содержится ни одного доказательства, подтверждающего, что заявителем фактически производилась продукция (кондитерские и хлебобулочные изделия) с товарным знаком АРЛЕКИНО.

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости отмены обжалуемого решения суда, исходя из нижеследующего.

Как видно из материалов дела, словесный товарный знак "АРЛЕКИНО" по заявке N 2000730351 зарегистрирован 18.06.2004 за N 270290 в отношении товаров и услуг с 1 по 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "Луна-Трейд Менеджмент".

На основании решения Роспатента от 29.09.2009 правовая охрана данного товарного знака была досрочно прекращена в отношении товаров 20 класса МКТУ "мебель".

В Палату по патентным спорам поступило заявление ИП Полозова В.А. от 14.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИНО" по свидетельству N 270290 в отношении товаров 28, 29 и 30 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в период с 21.05.2006 по 20.05.2009 включительно. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.10.2009, лицо, подавшее заявление, представило ходатайство о рассмотрении заявления только в отношении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия; хлебобулочные изделия; мороженое; пекарные порошки; дрожжи".

По результатам рассмотрения указанного заявления Роспатентом принято решение от 04.12.2009, которым указанное заявление удовлетворено частично, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 270290 прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия; хлебобулочные изделия". В отношении части товаров 30 классов МКТУ "мороженое; пекарные порошки; дрожжи" в удовлетворении заявления ИП Полозова В.А. отказано, правовая охрана указанного товарного знака оставлена в силе (том 1, л.д.9-23).

Не согласившись с указанным решением Роспатента, ООО "Луна-Трейд Менеджмент" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным.

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основаниями для признания ненормативного правового акта недействительным является несоответствие акта закону или иному нормативному акту и нарушение им прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с п.1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2004 N 299, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) является федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, а также функции по контролю в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

В силу п.5.8 Положения Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, признает недействительным предоставление правовой охраны и досрочно прекращает правовую охрану товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, признает недействительным и аннулирует патент на изобретение, промышленный образец, патент (свидетельство) на полезную модель, досрочно прекращает действие патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель, аннулирует запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и свидетельство, а также прекращает действие свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Таким образом, оспариваемое решение вынесено Роспатентом в пределах предоставленных полномочий.

Согласно п.п.1 и 3 ст.1486 Гражданского кодекса РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В настоящем случае, удовлетворяя требования заявителя, суд первой инстанции исходил из того, что у Роспатента в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса РФ отсутствовали основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИНО", поскольку заявителем представлены надлежащие доказательства его использования.

Доказательствами использования Обществом товарного знака суд признал свидетельство о государственной регистрации правообладателя, лицензию и разрешение на деятельность кафе, меню от 01.10.2007 с указанием названий блюд с использованием товарного знака "АРЛЕКИНО".

Суд сделал вывод, что указанные в меню блюда изготавливаются и продаются Обществом с 2005 года по сегодняшний день именно под наименованием "АРЛЕКИНО".

При этом при оценке довода Общества об использовании товарных знаков при производстве кондитерских и хлебобулочных изделий судом применены положения пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ.

В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

Таким образом, к документам, относящимся к правоотношениям, возникшим до 31.12.2007, необходимо применять нормы Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а начиная с 01.01.2008 - нормы, предусмотренные четвертой частью Гражданского кодекса РФ.

С учетом даты подачи заявления ИП Полозова В.А. в Палату по патентным спорам, период времени, подлежащий доказыванию, составляет 3 года - с 21.05.2006 по 20.05.2009.

Поскольку представленное заявителем меню датировано 01.10.2007, при установлении того обстоятельства, подтверждает ли данный документ факт использования товарного знака на товаре и/или его упаковке, следует руководствоваться положениями действующего на тот момент законодательства в области защиты интеллектуальной собственности, а именно, нормами Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 названного Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательств применения товарного знака "АРЛЕКИНО" в отношении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия; хлебобулочные изделия" в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках в материалы дела не представлено.

Отклоняя довод Роспатента о необходимости маркировки товара для подтверждения факта использования товарного знака, суд первой инстанции указал, что маркировка не является обязательной, так как обществом товары приготавливались и продавались для употребления на месте, соответственно, без упаковки, а особые свойства товаров не позволяли наносить маркировку непосредственно на товар.

Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие об изготовлении Обществом товаров, относящихся к 30 классу МКТУ.

Калькуляционные карты от 27.01.2005 и от 01.08.2005, на которые ссылается заявитель, не могут быть расценены в качестве таких доказательств, поскольку, во-первых, они датированы ранее периода времени, в отношении которого необходимо представить доказательства использования товарного знака (с 21.05.2006 по 20.05.2009); во-вторых, они никоим образом не подтверждают факт реализации продукции с использованием товарного знака АРЛЕКИНО, поскольку содержат лишь количество и стоимость ингредиентов для приготовления продукции (том 1 л.д.25, 26).

Меню, утвержденное генеральным директором Общества 01.10.2007, также нельзя расценивать в качестве доказательства факта использования в рассматриваемый период спорного товарного знака, поскольку сам по себе данный документ не свидетельствует о введении правообладателем в гражданский оборот товара с использованием товарного знака АРЛЕКИНО (том 1 л.д.24).

В соответствии с Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 N 1013, хлебобулочные и кондитерские изделия подлежали обязательной сертификации. Между тем сертификаты соответствия на приготавливаемую продукцию (хлебобулочные и кондитерские изделия) Обществом не представлены.

Следует также отметить, что вопрос о законности и обоснованности ненормативного правового акта необходимо разрешать с учетом тех обстоятельств, которые имелись на момент принятия данного акта.

В настоящем случае материалами дела подтверждается, что в ходе рассмотрения заявления Полозова В.А. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИНО" в отношении товаров 30 класса МКТУ ("кондитерские изделия; хлебобулочные изделия") Обществом вместе с возражениями представлены следующие документы: лицензия на продажу алкогольной продукции, выданная ООО "Луна-Трейд Менеджмент", санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.02.2009, выданное ООО "Луна-Трейд Менеджмент", разрешение Правительства г.Москвы на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети (летнее кафе) от 30.04.2009, выданное ООО "Луна-Трейд Менеджмент", разрешение Правительства г.Москвы на установку объекта наружной рекламы и информации от 03.05.2007, выданное ООО "Луна-Трейд Менеджмент", вышеуказанные калькуляционные карты.

Между тем указанные документы сами по себе могут лишь свидетельствовать о намерении ввести в гражданский оборот перечисленные в списке блюда, и не подтверждают факт реализации Обществом товаров 30 класса МКТУ ("кондитерские изделия; хлебобулочные изделия"). Сведения о продаже данных изделий отсутствуют.

Означенное выше меню, утвержденное 01.10.2007, представлено заявителем только в суд первой инстанции.

Таким образом, на момент рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИНО" Роспатенту надлежащие доказательства использования спорного товарного знака при производстве и (или) реализации товаров 30 класса МКТУ ("кондитерские изделия; хлебобулочные изделия") в указанный период не представлены.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИНО" по свидетельству по свидетельству N 270290 вынесено Роспатентом в рамках предоставленных ему полномочий, при полном и всестороннем исследовании представленных Обществом доказательств, является законным и обоснованным.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а требования ООО "Луна-Трейд Менеджмент" о признании недействительным решения ответчика от 04.12.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 270290 подлежат отказу в удовлетворении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 01.07.2010 по делу N А40-29536/10-143-254 отменить.

Отказать ООО "Луна-Трейд Менеджмент" в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.12.2009 N 200730351/50 (930248).

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В. Пронникова

Судьи

В.Я. Гончаров Э.В. Якутов