Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2011 г. N 08АП-10287/2010

город Омск

15 февраля 2011 г.

Дело N А75-7583/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 08 февраля 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 февраля 2011 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рыжикова О.Ю.,

судей Киричёк Ю.Н., Кливера Е.П.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Михайловой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

(регистрационный номер 08АП-10287/2010)

закрытого акционерного общества "Серебряный век"

на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.10.2010

по делу N А75-7583/2010 (судья Неугодников И.С.),

принятое по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Серебряный век"

к индивидуальному предпринимателю Пустовой Елене Станиславовне

о взыскании компенсации в размере 1 200 000 руб. 00 коп.,

о возложении обязанности удалить незаконно используемый товарный знак и публикации решения суда в печатном издании,

при участии в судебном заседании представителей:

от закрытого акционерного общества "Серебряный век" - не явился, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом;

от индивидуального предпринимателя Пустовой Елены Станиславовны - Панькин В.С. (паспорт, по доверенности от 24.01.2011 сроком действия 2 месяца);

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Серебряный век" (далее - ЗАО "Серебряный век", истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к индивидуальному предпринимателю Пустовой Елене Станиславовне (далее - ИП Пустова Е.С., ответчик) содержащим требования:

- о взыскании компенсации в двухкратном размере стоимости права использования товарного знака "МАГИЯ ЗОЛОТА", которая взимается за правомерное использование товарного знака и составляет 1 200 000 рублей 00 копеек исходя из условий договора коммерческой концессии, заключенного между ЗАО "Серебряный век" и ООО "Ювелирная компания "Магия Золота", зарегистрированному ФГУ ФИПС от 04.02.2009 за N РД0046530, а так же дополнительному соглашению к договору коммерческой концессии от 05.10.2009, зарегистрированному ФГУ ФИПС от 24.12.2009 за N РД0058710;

- обязать удалить товарный знак "МАГИЯ ЗОЛОТА" или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчиком, в том числе с документации рекламы, вывесок;

- обязать опубликовать в центральном печатном органе города Нижневартовска судебное решение в целях восстановления деловой репутации истца.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.10.2010 по делу N А75-7583/2010 исковые требования ЗАО "Серебряный век" удовлетворены частично. Суд обязал ИП Пустовую Е.С. удалить товарный знак "МАГИЯ ЗОЛОТА" или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С ЗАО "Серебряный век" в доход бюджета взыскана государственная пошлина в размере 4 000 рублей 00 копеек. С ИП Пустовой Е.С. в доход бюджета взыскана государственная пошлина в размере 4 000 рублей 00 копеек.

Судебный акт мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак путем размещения вывески по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 24., однако истец не доказал, что ответчик незаконно использовал товарный знак на всей территории Российской Федерации и способами, перечисленными в пункте 1.2 договора от 15.12.2008 N 74/08 коммерческой концессии. Требование истца о возложении на ответчика обязанности удалить товарный знак "МАГИЯ ЗОЛОТА" или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчиком, в том числе с документации рекламы, вывесок, судом первой инстанции удовлетворены. В удовлетворении требований истца о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя судом первой инстанции отказано, поскольку указанное требование заявлено истцом без указания конкретного печатного издания.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить в части отказа во взыскании с ответчика компенсации в размере 1 200 000 руб. и публикации решения суда в центральном печатном органе города Нижневартовска, принять в указанном части новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы истец указал, что цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака "МАГИЯ ЗОЛОТА" составляет 600 000 руб., что подтверждается договором коммерческой концессии, двукратный размер стоимости составляет 1 200 000 руб., что подтверждается дубликатами платежных поручений по оплате договора коммерческой концессии, которые не могли быть представлены истцом в суд первой инстанции. Также считает, что суд необоснованно отказал в удовлетворении требования об опубликовании решения в печатном издании. Указал, что на момент подачи искового заявления таким печатным изданием являлось ОАО "Редакция газеты "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".

От ИП Пустовой Е.С. поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела. Из отзыва следует, что решение суда является законным и обоснованным, ответчик просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

От ЗАО "Серебряный век" поступило письменное ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие его представителя, которое приобщено к материалам дела и удовлетворено судом апелляционной инстанции.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) апелляционная жалоба рассмотрена без участия представителя истца.

Представитель ИП Пустовой Е.С. в заседании суда апелляционной инстанции с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение в части отказа в удовлетворении требований истца без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возражений относительно проверки решения суда первой инстанции только в обжалуемой части лицами, участвующими в деле, не заявлено.

При рассмотрении жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется пунктом 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", согласно которому, если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведённых в части 4 статьи 270 АПК РФ, а отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

В порядке, предусмотренном частью 5 статьи 268 АПК РФ, с учетом вышеуказанных разъяснений решение суда проверено только в обжалуемой части.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на неё, заслушав представителя ответчика, проверив в порядке статей 266, 270 АПК РФ законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции установил следующее.

ЗАО "Серебряный век" является обладателем исключительного права на товарный знак "МАГИЯ ЗОЛОТА", что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 270608 (л.д. 21), зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2004, приоритет товарного знака 17.02.2003, срок действия регистрации истекает 17.02.2013, в отношении товаров указанных в свидетельстве, а именно 14 класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

Кроме того, истцом представлено свидетельство от 13.05.2008 N 0160009954 (л.д. 36) о постановке на специальный учет, выданное ЗАО "Серебряный век" Российской государственной пробирной палатой во исполнение федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Истец считает, что ответчик нарушает исключительные право на товарный знак "МАГИЯ ЗОЛОТА" и в качестве доказательства представил фотографии наружных рекламных вывесок (л.д. 26-28), содержащих наименование "Магия золота +" с дополнительными надписями "ювелирный салон" и "ломбард", а так же фотографию стенда с информацией о режиме работы ИП Пустовая Е.С. ИНН 860300445360 с размещенным наименованием "Магия золота +" (л.д. 29).

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения ЗАО "Серебряный век" в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с настоящим иском.

04.10.2010 принято решение суда.

Означенное решение суда обжаловано истцом в порядке апелляционного производства.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения решения суда в обжалуемой части на основании следующего.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно статье 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

По правилам статьи 1481 ГК РФ на товарный знак зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как следует из пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах

адресации.

В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При определении сходства обозначений исследуются звуковое, графическое и смысловое сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

Согласно абзацу 6 пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.2 вышеуказанных Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив и сравнив в соответствии со статьей 71 АПК РФ зарегистрированный товарный знак "МАГИЯ ЗОЛОТА" и знак "Магия золота +", суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии сходства указанных обозначений, а также наличии и опасности их смешения в глазах потребителя.

Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются. В части данных выводов суда первой инстанции возражений сторонами не заявлено.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 1 200 000 рублей 00 копеек истец основывает условиями договора от 15.12.2008 N 74/08 коммерческой концессии (л.д. 13-16), заключенному между ЗАО "Серебряный век" и ООО "Ювелирная компания "Магия Золота", зарегистрированному ФГУ ФИПС от 04.02.2009 за N РД0046530, а так же дополнительного соглашения от 05.10.2009 к договору коммерческой концессии (л.д. 17), зарегистрированному ФГУ ФИПС от 24.12.2009 за N РД0058710.

Из пунктов 1.2. и 1.3. договора от 15.12.2008 N 74/08 коммерческой концессии следует, что пользователю передано право использования товарного знака "Магия золота" на всей территории Российской Федерации для индивидуализации товаров, работ или услуг 14 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что ответчик незаконно использует товарный знак путем размещения в вывесках по адресу: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Дружбы Народов, дом 24.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что истец не доказал, что ответчик незаконно использовал товарный знак на всей территории Российской Федерации и способами, перечисленными в пункте 1.2. договора от 15.12.2008 N 74/08 коммерческой концессии, в связи с чем нельзя признать, что истец для определения эталона исчисления компенсации за незаконное использования товарного знака, предоставил доказательства достаточные для определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Кроме того, из пункта 1.1 договора N 74/08 коммерческой концессии следует, что предметом данного договора является предоставление пользователю не только исключительных прав на товарный знак "Магия Золота", но и секреты производства (ноу-хау), что не противоречит статьям 1469, 1489 ГК РФ.

В исковом заявлении истец просит взыскать с ответчика двукратный размер стоимости права использования товарного знака, при этом расчет цены иска в размере 1 200 000 руб. произведен с учетом передачи секретов производства.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика 1 200 000 руб. является необоснованным.

В апелляционной жалобе истец указал, что доказательством, подтверждающим цену, которая взимается за право пользование товарным знаком "МАГИЯ ЗОЛОТА", являются дубликаты платежных поручений по оплате договора коммерческой концессии N 74/08 от 15.12.2008, которые приложены к апелляционной жалобе.

Однако, приложенные истцом к апелляционной жалобе копии документов (письмо N 16/04 от 20.08.2010, письмо N 7/19/09 от 28.09.2010, платежные поручения N 198 от 24.07.2009, N 351 от 17.12.2009, N 265 от 14.10.2009) не могут быть предметом оценки в суде апелляционной инстанции в связи со следующим.

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам (статья 268 АПК РФ).

В силу части 3 названой статьи при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств суд должен определить, была ли у лица, представившего доказательство, возможность их представления в суд первой инстанции, или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам. Поэтому признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции (пункт 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции").

Из материалов дела следует, что с ходатайством о приобщении приложенных к жалобе документов к суду первой инстанции истец не обращался, невозможность их представления по уважительным причинам суду первой инстанции не обоснована, несмотря на то, что, суд предлагал истцу представить документы в подтверждение своих возражений.

Суду апелляционной инстанции истец также не заявил ходатайство о приобщении к материалам дела указанных документов, а лишь приложил их к апелляционной жалобе.

При таких обстоятельствах приобщение дополнительных доказательств не соответствует положениям части 3 статьи 268 АПК РФ, поименованные документы остаются в материалах дела, но оценке не подлежат.

В апелляционной жалобе истец указал, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении требования об опубликовании решения в печатном издании, на момент подачи искового заявления таким печатным изданием являлось ОАО "Редакция газеты "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".

В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции, что истцом заявлено требование о публикации решения суда без указания конкретного печатного издания, следовательно, удовлетворение требования в подобном виде не будет обладать признаком исполнимости, исковые требования о возложении на ответчика обязанности опубликовать в центральном печатном органе города Нижневартовска судебное решение, удовлетворению не подлежат.

Кроме того, истцом не представлено доказательств того, что ответчик публиковал что-либо в печатном издании ОАО "Редакция газеты "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". А поэтому ссылка на решение Арбитражного суда Кировской области от 02.12.2010 по делу N А28-7128/2010, из которого следует, что ответчиком (ООО "БАЙРОН") в печатном издании необоснованно опубликована реклама и использованием товарного знака истца (ЗАО "Серебряный век"), является необоснованной.

Таким образом, истцом не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции в обжалуемой части.

Принятое по делу решение суда подлежит оставлению без изменения в обжалуемой части, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на истца.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.10.2010 по делу N А75-7583/2010 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

О.Ю. Рыжиков

Судьи

Ю.Н. Киричёк Е.П. Кливер