Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2011 г. N 09АП-3513/11

г. Москва

Дело N А40- 126951/10-67-216

01 апреля 2011 г.

N 09АП-3513/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 24 марта 2011 г..

Полный текст постановления изготовлен 01 апреля 2011 г..

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

Председательствующего судьи Н.В.Лаврецкой

Судей : Н.И.Левченко, В.Р.Валиева

При ведении протокола судебного заседания секретарем А.Е.Чернышовой

Рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Хорькова Николая Юрьевича

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.12.2010 по делу N А40- 126951/10-67-216, принятое судьей Черенковой Г.В.

по иску компании Фуджикура Лтд

к Хорькову Николаю Юрьевичу

третье лицо: АНО "РСИЦ"

о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарные знаки, взыскании 100 000 руб. компенсации.

при участии в судебном заседании

от истца: Богачева А.Е. по доверенности от 04.02.10

от ответчика: Колосов В.А. по доверенности от 23.11.10

от третьего лица: Гринкевич А.П. по доверенности от 09.12.10

УСТАНОВИЛ

Компания Фуджикура Лтд. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к гражданину Хорькову Николаю Юрьевичу о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарные знаки по свидетельству РФ N 391427 и международной регистрации N 1002227 путем запрещения ответчику использовать обозначение "fujikura" при администрировании доменного имени "fujikura.su", а также о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 391427 и взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N1002227.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.12.2010 по делу А40-126951/10-67-216 было запрещено Хорькову Николаю Юрьевичу использовать обозначение "fujikura" при администрировании доменного имени "fujikura.su", с Хорькова Н.Ю. в пользу истца было взыскано 100 000 руб. компенсации.

При этом суд исходил из того, что использование ответчиком без согласия правообладателя в доменном имени "fujikura.su" с целью рекламы и предложения к продаже товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, словесного обозначения "fujikura", являющееся доминирующей оригинальной частью домена "fujikura.su",тождественного оригинальной части фирменного наименования истца и сходного до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам с товарными знаками истца N 391427 и N 1002227, является нарушением его исключительных прав и подлежит защите в силу ст. 1252 ГК РФ путем пресечения действий, нарушающих исключительные права, и взыскания компенсации.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверена в порядке статей 266,268 АПК РФ в связи с апелляционной жалобой ответчика, в которой он просил оспариваемое решение отменить, отказать истцу в удовлетворении искового требования.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указал на разрешение спора по требованиям, которые истец не заявлял (о взыскании компенсации в размере 100 000 руб. ) и неразрешение спора по заявленным требованиям о взыскании по 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 391427 и за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N1002227.

По мнению заявителя, суд защитил не существующее на момент регистрации спорного доменного имени исключительные права на товарные знаки истца, обращая внимание, что использование зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения в доменном имени, зарегистрированном ранее даты приоритета товарного знака, не может являться нарушением исключительного права на такой товарный знак в силу того, что права на использование доменного имени возникли ранее исключительного права на товарный знак.

Считает вывод суда о том, что ответчик нарушает исключительное право истца путем размещения рекламы, не соответствующим закону, поскольку пп.3 п.2 ст.2 ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" справочно- информационные и аналитические материалы, не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке, не является рекламой.

Указал на необоснованность выводов суда о злоупотреблении правом со стороны ответчика и о нарушении ответчиком исключительного права на фирменное наименование. Обратил внимание на неправильное разрешение вопроса по возврату государственной пошлины.

В заседании апелляционной инстанции заявитель апелляционной жалобы настаивал на ее доводах.

Представитель истца выразил согласие с решением суда, в удовлетворении жалобы просил отказать.

Представитель третьего лица считает подлежащим уточнению требование о запрещении ответчику использовать обозначение "fujikura" при администрировании доменного имени "fujikura.su".

Проверив доводы жалобы и материалы дела в соответствии с главой 34 АПК РФ, выслушав объяснения представителей сторон, апелляционный суд пришел к выводу необходимости изменения решения на основании следующего.

Согласно материалам дела компания "Фуджикура Лтд." зарегистрирована в качестве юридического лица 18.03.1910г. под фирменным наименованием "Fujikura Ltd.", что подтверждается выпиской из Торгового реестра, выданной Токийской Торгово-промышленной палатой. Московское представительство компании "Фуджикура Лтд." было аккредитовано и внесено в Сводный Государственный реестр представительств иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, 08 августа 2003 г.

Компания "Фуджикура Лтд." является владельцем исключительных прав на комбинированные товарные знаки со словесным обозначением "Fujikura" по свидетельству РФ N 391427 с приоритетом 09.10.07г. и международной регистрации N 1002227 от 17.03.09г. в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к оптоволоконным системам передачи данных.

С 08.06.2007г. Хорьков Н.Ю. является владельцем и администратором домена "fujikura.su".

Обращаясь в суд с рассматриваемым иском, истец представил нотариальный протокол обеспечения доказательств от 30.12.09г., из которого следует, что на веб-сайте ответчика "www.fujikura.su" в сети Интернет потребителю предлагается информация о товарах, маркированных обозначением "Fujikura" однородных тем, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, при этом на сайте размещается также комбинированное обозначение, тождественное товарным знакам истца. Также на сайте "www.fujikura.su" размещается информация о том, что продукция компании "Fujikura" может быть приобретена в компании "Fibertool" Москва, ул.Верхняя Масловка, 20, с указанием номеров телефонов и сайта "http://fibertool.ru", с помощью гиперссылки на который потребитель получает информацию о предложении к продаже товаров 09 класса МКТУ, в том числе и других производителей.

На основании указанного, истец предъявил иск о запрещении ответчику использовать обозначение "fujikura" при администрировании доменного имени "fujikura.su", а также взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 391427 и взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N1002227.

Оценив указанное доказательство, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что словесное обозначение "fujikura", являющееся доминирующей оригинальной частью домена "fujikura.su", тождественно оригинальной части фирменного наименования истца и сходно до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам с товарными знаками истца N 391427 и N 1002227, используется ответчиком в доменном имени "fujikura.su" с целью рекламы и предложения к продаже товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Указанное использование словесного обозначения "fujikura" без согласия правообладателя признано судом нарушением исключительных прав правообладателя.

С учетом обстоятельств дела, свидетельствующих о том, что сходный до степени смешения домен, зарегистрированный на имя Хорькова Николая Юрьевича, был зарегистрирован позднее возникновения права на фирменное наименование истца, суд правомерно удовлетворил требование о защите исключительного права использования фирменного наименования.

В судебном заседании апелляционной инстанции истец прояснил, что требование о защите исключительных прав на фирменное наименование путем запрещения ответчику использовать обозначение "fujikura" при администрировании доменного имени "fujikura.su" заявлялось и обосновывалось как требование о запрещения ответчику использовать обозначение "fujikura" в доменном имени "fujikura.su".

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 01.01.2008) юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" обращал внимание судов на то, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, а также отмечал, что в силу пункта 11 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, действовавшего в период до 01.01.2008 в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации, неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования.

Вступившей в действие с 01.01.2008 частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации приведенная правовая позиция не изменена.

Согласно статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица (статья 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Судебная коллегия признает удовлетворение иска в этой части соответствующим обстоятельствам дела и законодательству, регулирующему спорные отношения.

Удовлетворение судом первой инстанции требования о взыскании с ответчика компенсаций за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 391427 и за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N1002227 признано судебной коллегией неправомерным.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. При этом никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1515 ГК РФ предусмотрено взыскание компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей вместо взыскания убытков.

Однако отклонение судом довода ответчика о необоснованности требования о взыскании компенсации в связи с тем, что регистрация имя домена "fujikura.su" состоялась ранее, чем возник приоритет товарных знаков истца, судебная коллегия считает необоснованным.

При этом вывод суда первой инстанции о наличии признаков злоупотребления правом со стороны ответчика регистрацией и использованием домена признается судебной коллегией необоснованным. Согласно статьей 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Материалы дела не содержат доказательств того, что, регистрация и использование домена ответчиком осуществлялось исключительно с намерением причинить вред истцу.

Вывод о возможности отказа в защите прав на товарный знак в связи с ранее произведенной ответчиком регистрацией доменного имени содержится в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.12.09 N 9833/09 ( с учетом содержания подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ).

Учитывая обстоятельства дела, свидетельствующие о том, что регистрация имя домена "fujikura.su" состоялась ранее, чем возник приоритет товарных знаков истца, учитывая принцип единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, требования о взыскании компенсации признаются необоснованными.

Расходы на госпошлину по иску и апелляционной жалобе подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ, при этом суд производит зачет подлежащих возмещению за счет истца расходов ответчика на госпошлину по жалобе в размере 1000руб. и определяет к возмещению с ответчика расходы истца на госпошлину по иску размером в 3000руб. вместо 4000руб.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств, апелляционным судом признается необходимым изменить решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.12.2010 по делу N А40- 126951/10-67-216 изменить.

Запретить Хорькову Николаю Юрьевичу использовать обозначение "fujikura" в доменном имени "fujikura.su".

Взыскать с Хорькова Николая Юрьевича в пользу Компании Фуджикура Лтд. 3000руб. в возмещение расходов на госпошлину по иску.

В остальной части иска отказать.

Возвратить ООО "Юридическая фирма Городисский и партнеры" 8000руб. госпошлины, уплаченной плат. пор. от 19.10.2010 N 2308.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Н.В.Лаврецкая

Судьи

Н.И.Левченко В.Р. Валиев