Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2011 г. N 09АП-12048/11

г.Москва

17.06.2011

N 09АП-12048/2011-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 09.06.2011.

Постановление изготовлено в полном объеме 17.06.2011

Дело N А40-104662/10-26-878

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Веклича Б.С.

Судей: Кольцовой Н.Н., Лепихина Д.Е.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Торопченковым К.В.,

Рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФКП "Союзплодоимпорт"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 10.03.2011 по делу N А40-104662/10-26-878, судьи Каревой Н.Ю.

по заявлению ФКП "Союзплодоимпорт" (ОГРН 1027700240150, 107139, Москва, Орликов пер., д.1/11)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,

третьи лица: Росалкогольрегулирование, Компания "Ски Де Бруа", ООО "АК", ОАО МВКЗ "КиН"

о признании незаконным решения Роспатента от 04.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака N 276707 "Moskovskie",

при участии:

от заявителя: Локтева А.Г. по доверенности от 30.12.2010 N 09Д/63;

от заинтересованных лиц: Маркина Д.Н. по доверенности от 24.02.2011 N 41-308-12, удостоверение N 350-30;

от третьих лиц: 1) Ким К.Э. по доверенности от 12.04.2011, удостоверение N 0416; 2) не явился, извещен; 3) Сивак В.В. по доверенности от 15.02.2011 N 50; 4) Мухтаровой-Казарновской А.Ф. по доверенности от 15.02.2011 N 310,

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 10.03.2011, принятым по данному делу, отказано в удовлетворении заявления ФКП "Союзплодоимпорт" о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Moskovskie" по свидетельству N 276707.

При этом суд исходил из того, что товарный знак по свидетельству N 276707 не использовался заявителем в период трех лет, предшествовавших дате подачи заявления компанией "SCI DES BROIX" о досрочном прекращении правовой охраны товарному знаку.

Заявитель не согласился с решением суда первой инстанции и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заинтересованного лица в письменных пояснениях и судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, считает доводы апелляционной жалобы необоснованными, просит отказать в ее удовлетворении. Считает оспариваемое решение законным и обоснованным.

Представители третьих лиц в судебном заседании поддержали решение суда первой инстанции, считают доводы апелляционной жалобы необоснованными, просят отказать в ее удовлетворении.

Представитель третьего лица - Компании "Ски Де Бруа", надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. Суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу по имеющимся в деле доказательствам в соответствии со ст.ст.123, 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность судебного решения проверена судом апелляционной инстанции в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, письменных пояснений, заслушав представителей участвующих в деле лиц, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "Мoskovskiy" по заявке N 2004720678 с приоритетом от 13.09.2004 произведена 15.10.2004 по свидетельству N 276707 на имя ФКП "Союзплодоимпорт" в отношении товаров 33 класса МКТУ.

06.11.2009 в палату по патентным спорам Роспатента поступило заявление компании "СКИ ДЕ БРУА" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 276707.

04.06.2010 Роспатентом принято решение о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 276707. В обоснование решения указано, что правообладателем должно было быть доказано использование комбинированного товарного знака по свидетельству N 276707, в промежуток с 06.11.2006 по 05.11.2009 включительно.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Общества в арбитражный суд с заявлением по настоящему делу.

Согласно ч.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу ст.13 Гражданского кодекса РФ, ч.1 ст.198 АПК РФ, п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании оспариваемого ненормативного акта недействительным, решения или действия (бездействия) незаконным являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом, действием или бездействием гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

В силу п.5 ст.200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о законности оспариваемого ненормативного акта.

Согласно п.2.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Заявление Компании "СКИ ДЕ БРУА" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Moskovskie" по свидетельству N 276707 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет поступило в Роспатент 06.11.2009, то есть после введения в действие части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем в соответствии со ст.5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она подлежала применению судом при рассмотрении настоящего спора.

В соответствии с ч.1 ст.1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При этом согласно ч.3 ст.1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч.2, 3 данной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст.1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п.2 ст.1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Судом первой инстанции обоснованно указано на то, что, рассматривая поданное заявление Компании "СКИ ДЕ БРУА" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Moskovskie" по свидетельству N 276707 в отношении товаров 33 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием, Роспатент надлежащим образом исследовал все представленные доказательства использования товарного знака, что подтверждается материалами дела. При рассмотрении спора по существу заявителем не представлено доказательств надлежащего использования в рассматриваемый период на территории Российской Федерации товарного знака "Moskovskie" по свидетельству N 276707 в отношении товаров 33 класса МКТУ по смыслу ч.2 ст.1484 и ч.2 ст.1486 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак по свидетельству N 276707 представляет собой бордовую этикетку, обрамленную золотистой каймой, сужающейся к низу формы и выгнутую наружу в верхней части. В верхней части обозначения размещена круглая эмблема в виде стилизованного глобуса с надписью "СПИ", являющаяся зарегистрированным товарным знаком правообладателя.

Центральное положение в знаке занимает изображение золотистой ленты, на которой расположен словесный элемент "Federal State Enterprise "SOJUZPLODOIMPORT", являющейся наименованием правообладателя на английском языке. Все словесные элементы, кроме "Мoskovskiy" и "СПИ", являются неохраняемыми.

Правообладателем был представлен ряд документов, подтверждающих факт использования комбинированного товарного знака по свидетельству N 276707, а именно: копия лицензионного договора от 07.10.2005 N 15-л, заключенного между ФКП "Союзплодоимпорт" и ООО "АК" на использование товарных знаков по свидетельствам N N 276705, 276706, 276707, 276708; сублицензионный договор от 25.11.2005 N240; копию паспорта на продукцию коньяка "Московский"; отчеты об объемах продукции, произведенной по лицензионному договору от 07.10.2005 N15-л; акты об оказанных услугах по лицензионному договору N15-л; копии платежных поручений об оплате лицензионного вознаграждения по договору N15-л; копии страниц рекламного буклета с информацией о производимой ОАО "МВКЗ "КиН" продукции и другие.

Суд первой инстанции обоснованно указал на то, что ООО "АК" и ФКП "Союзплодоимпорт" не обладают специальной правоспособностью (лицензией), наличие которой является обязательным при осуществлении деятельности, связанной с производством и оборотом алкогольной продукции в соответствии со ст.49 ГК РФ и ст.18 ФЗ РФ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Отсутствие специальной правоспособности исключает возможность законного использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольная продукция), как правообладателем товарного знака по свидетельству N 276707, так и ООО "АК", в качестве лицензиата по лицензионному договору от 07.10.2005 N 15-л.

ООО "АК" самостоятельно не производило и не использовало для производства алкогольной продукции товарный знак по свидетельству N 276707, однако уплачивало роялти в соответствии с положениями лицензионного договора, чем полностью выполняло принятые на себя обязательства.

ОАО "МВКЗ "КиН", как это следует из ассортимента выпускаемой им в период с 2006 по сентябрь 2009 года (дата расторжения лицензионного договора от 07.10.2005 N 15-л по инициативе ФКП "Союзплодоимпорт") продукции под товарным знаком N 276707, также ее не выпускало, однако уплачивало роялти в соответствии с сублицензионным договором от 25.11.2005 N 240, которые в последствии перечислялись ООО "АК" на расчетный счет ФКП "Союзплодоимпорт".

Фактическое производство ОАО "МВКЗ "КиН" конька "Московский" с сохранением дизайна внешнего вида продукта и его физико-химических и органолептических характеристик, в том виде, как этот продукт ранее, до регистрации ФКП "Союзплодоимпорт" товарный знак по свидетельству N 276707, был разработан и введен на рынок ОАО "МВКЗ "КиН", явилось следствием договоренностей достигнутых между ФКП "Союзплодоимпорт", ООО "АК" и ОАО "МВКЗ "КиН" при заключении и исполнении лицензионных договоров.

Наличие вышеуказанной договоренности обусловлено тем, что производство и реализация коньяка "Московский" с целью сохранения объемов его выпуска и реализации, было возможно только при сохранении внешнего вида и качества продукции, известного потребителю.

Условия согласованной формы отчета об использовании товарных знаков по свидетельствам N 276705, N 276706, N 276707 и N 276708, определенные в лицензионном договоре от 07.10.2005 N 15-л, свидетельствуют о том, что ФКП "Союзплодоимпорт" не разделяло свои товарные знаки. Каждый из них является самостоятельной этикеткой и использование всех их одновременно или в ином сочетании, состоящем из 2-х и более товарных знаков, на одной единицы потребительской продукции, не представляется возможным в виду установленных требований к информации для потребителя, подлежащей доведению при реализации алкогольной продукции.

Фактически роялти исчислялись и уплачивались не за использование товарного знака по свидетельству N 276707, а за использование слова "Мoskovskiy" являющегося частью товарного знака по свидетельству N 276707, принадлежащего ФКП "Союзплодоимпорт". Таким образом, вышеуказанное обстоятельство не свидетельствует, что товарный знак по свидетельству N 276707 использовался в том виде, в каком ему была предоставлена правовая охрана.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о не использовании на территории РФ комбинированного товарного знака по свидетельству N 276708 в рассматриваемый период его правообладателем или лицензиатом.

Довод апелляционной жалобы о том, что представленные заявителем доказательства подтверждают использование именно товарного знака по свидетельству N 276707 или несущественно отличного от него обозначения, не принимается судом апелляционной инстанции.

Как следует из материалов дела, в верхней части оспариваемого товарного знака размещена эмблема в виде стилизованного глобуса с надписью "СПИ", являющаяся зарегистрированным товарным знаком правообладателя, с выполненными по окружности словесными элементами "Federal State Enterprise "SOJUZPLODOIMPORT".

Однако в верхней части используемой этикетки размещено изображение Георгия Победоносца, акцентирующее на себе внимание при восприятии этикетки.

В центральной части оспариваемого товарного знака расположено изображение ленты с загнутыми краями, которую полностью заполняет вписанный в нее словесный элемент "Мoskovskiy". Под лентой расположен словесный элемент "Federal State Enterprise "SOJUZPLODOIMPORT", являющийся наименованием правообладателя.

В используемой этикетке центральное положение занимает прямоугольная рамка белого цвета, содержащая слово "МОСКОВСКИЙ". Над ней расположен выполненный по дуге словесный элемент "MOSKOVSKIY". Кроме того, в центральной части используемой этикетки в овале расположен изобразительный элемент, являющийся отдельным зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 284426, принадлежащим другому лицу.

При этом следует отметить, что использование товарного знака по свидетельству N 276707 без обладающих различительной способностью основного охраняемого изобразительного элемента и охраняемого словесного элемента "СПИ", а также включение в используемое изображение других различительных и оригинальных элементов является существенным изменением товарного знака, влияющим на его различительную способность.

Довод апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции неправомерно не применил п.3 ст.1486 ГК РФ, согласно которому при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам, является необоснованным, поскольку заключение ФКП "Союзплодоимпорт" лицензионного договора, не является не зависящим от ФКП "Союзплодоимпорт" обстоятельством.

Судом первой инстанции обоснованно отклонен довод заявителя о том, что компания "СКИ ДЕ БРУА", обратившаяся в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 276707, не является заинтересованным лицом, поскольку при подаче заявления от 06.11.2009 компанией "СКИ ДЕ БРУА" представлены документы, подтверждающие, что она является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом "МОСКОВСКИЙ", зарегистрированный с приоритетом от 12.01.2005 N479040347 во Франции (страна местонахождения компании "СКИ ДЕ БРУА") в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Компанией "СКИ ДЕ БРУА" до подачи заявления о неиспользовании от 06.11.2009 были поданы заявки N N 2009713098, 2009713099, 2009713100, 2009713101, 2009713102, 2009713103 на регистрацию в качестве товарных знаков в Российской Федерации обозначений со словесными элементами "Московский", "Moskovsky".

Так, на дату подачи заявления от 06.11.2009 в Роспатент, компания "СКИ ДЕ БРУА" являлась заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 276707, что подтверждается п.5 Информационного письма Роспатента от 20.05.2009 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием". К заинтересованным лицам можно отнести правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, имеющих намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территории РФ.

При указанных обстоятельствах следует признать правомерным прекращение правовой охраны спорного комбинированного товарного знака "Moskovskie" по свидетельству N 276707.

Согласно ч.3 ст.201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Учитывая отсутствие в рассматриваемом деле несоответствия оспариваемого решения нормам закона, повлекших нарушение прав и законных интересов заявителя, суд апелляционной инстанции подтверждает правильность вывода суда о необходимости отказа в удовлетворении заявленных ФКП "Союзплодоимпорт" требований.

Таким образом, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального и процессуального права применены судом правильно.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильно установленные судом первой инстанции обстоятельства.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 10.03.2011 по делу N А40-104662/10-26-878 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Б.С. Веклич

Судьи

Н.Н. Кольцова Д.Е. Лепихин