Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2011 г. N 05АП-3562/11

г. Владивосток

Дело

24 июня 2011 г.

N А51-18576/2010

Резолютивная часть постановления оглашена 22 июня 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 24 июня 2011 года .

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего К.П. Засорина

судей Л.Ю. Ротко, И.С. Чижикова

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.А. Госпаревич

при участии:

от истцов (общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры") - Матюхин А.В. (по доверенности N 020-63 от 20.12.2010),

от ответчика - Золина Г.П. (по доверенности от 22.06.2011 N 01-14/36), Серебрякова Г.И. (адвокат по доверенности от 22.06.2011 N 01-14/37),

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы открытого акционерного общества "Приморский кондитер", открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", открытого акционерного общества "Рот Фронт", открытого акционерного общества "Красный Октябрь", открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский"

апелляционные производства N N 05АП-3562/2011, 05АП-3644/2011, 05АП-3645/2011, 05АП-3646/2011, 05АП-3647/2011

на решение от 18.04.2011 по делу N А51-18576/2010 Арбитражного суда Приморского края судьи В.И. Куриленко

по иску открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (ИНН 7104002125, ОГРН 1027100593530, место нахождения: Тульская область, г.Тула, Одоевское шоссе, 83), открытого акционерного общества "Рот Фронт" (ИНН 7705033216, ОГРН 1027700042985, место нахождения: г.Москва, Новокузнецкий 2-й переулок, 13/15), открытого акционерного общества "Красный Октябрь" (ИНН 7706043263, ОГРН 1027700247618, место нахождения: г.Москва, ул.Красносельская М., 7, СТР.24), открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" (ИНН 7708029391, ОГРН 1027700070881, место нахождения: г.Москва, ул.Красносельская М., 7)

к открытому акционерному обществу "Приморский кондитер" (ИНН 2540009851, ОГРН 1022502257733, место нахождения: Приморский край, г.Владивосток, ул.Алеутская, 52)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Рот Фронт" (далее - ОАО "Рот Фронт"), открытое акционерное общество "Красный Октябрь" (далее - ОАО "Красный Октябрь"), открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" (далее - ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"), открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (далее - ОАО "ТКФ "Ясная Поляна") обратились в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу "Приморский кондитер" (далее - ОАО "Приморский кондитер") о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в общей сумме 210 000 000 руб.

Решением от 18.04.2011 с ОАО "Приморский кондитер" взыскано в пользу ОАО "Рот Фронт" 6 900 000 руб. компенсации, 200 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины; в пользу ОАО "Красный Октябрь" 3 900 000 руб. компенсации, 200 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины; в пользу ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 1 200 000 руб. компенсации, 123 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины; в пользу ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" 300 000 руб. компенсации, 73 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с решением арбитражного суда первой инстанции, ОАО "Рот Фронт", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" обратилось с апелляционной жалобой, заявленной по одному тексту, об отмене решения от 18.04.2011 и принятии по делу нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в полном объёме. В обоснование жалобы заявитель указывает, что, суд, признав несправедливым минимальный размер компенсации в 100 000 руб., тем не менее пришел к выводу об определении подлежащей взысканию с ответчика компенсации в размере 300 000 руб., хотя средний размер компенсации в соответствии со ст. 46 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" составил бы более 2 500 000 руб. за один товарный знак. Судом не исследован вопрос об объёмах и стоимости выпущенной ответчиком контрафактной продукции, ответчиком такие сведения не представлены. Отказ истцов ответчику в заключении лицензионных договоров об использовании товарных знаков критерием для оценки характера нарушения ответчиком служить не может.

ОАО "Приморский кондитер" также обратилось с Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение суда первой инстанции, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцам в удовлетворении исковых требований. В обоснование жалобы ответчик указывает, что истцы не доказали факт нарушения ни по одному из товарных знаков. Достоверность сведений, имеющихся в письмах от 29.01.2008 N 116, приказе N 105-пр от 08.04.2008, ответчиком оспаривается, данные документы изготовлены в связи с необходимостью заключения с истцами лицензионных соглашений на использование товарных знаков.

От ОАО "Приморский кондитер" в адрес суда поступил отзыв на апелляционную жалобу истцов, в котором ответчик выразил несогласие с изложенными в ней доводами, просит оставить жалобу истцов без удовлетворения.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчика ОАО "Рот Фронт", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" на доводы жалобы возразили, просят оставить её без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истцов огласил доводы апелляционных жалоб. Решение Арбитражного суда Приморского края в части взысканного судом размера компенсации просит отменить по основаниям, изложенным в апелляционных жалобах.

Представитель ответчика на доводы апелляционных жалоб истцов возразил по основаниям отзыва.

Представитель ответчика огласил доводы своей апелляционной жалобы, которые совпадают с текстом апелляционной жалобы, имеющейся в материалах дела. Решение Арбитражного суда Приморского края просит отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель истцов на доводы апелляционной жалобы ответчика возразил по основаниям отзыва.

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб и отзывов на апелляционную жалобу, выслушав выступления представителей сторон, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств.

Как видно из материалов дела, ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарных знаков:

- "Кармен" - свидетельство N 131232, дата приоритета - 23.08.1993;

- "Ласточка" - свидетельство N 124607, дата приоритета - 30.08.1993;

- "Весна" - свидетельство N 149440, дата приоритета - 30.10.1995;

- "Василек" - свидетельство N 126780, дата приоритета - 30.09.1993;

- "Южная ночь" - свидетельство N 126757, дата приоритета - 17.09.1993;

- "Маугли" - свидетельство N 128304, дата приоритета - 30.09.1993;

- "Гусиные лапки" - свидетельство N 126777, дата приоритета - 30.09.1993;

- "Маска" - свидетельство N 125791, дата приоритета - 17.09.1993;

- "Маскарад" - свидетельство N 125805, дата приоритета - 27.09.1993;

- "Дружба" - свидетельство N 124613, дата приоритета - 27.09.1993;

- "Забава" - свидетельство N 126760, дата приоритета - 17.09.1993;

- "Маринка" - свидетельство N 150768, дата приоритета - 22.12.1995;

- "Очарование" - свидетельство N 126778, дата приоритета - 30.09.1993;

- "Пилот" - свидетельство N 125797, дата приоритета - 17.09.1993;

- "Ромашка" - свидетельство N 141755, дата приоритета - 17.09.1993;

- "Рот Фронт" - свидетельство N 123769, дата приоритета - 08.07.1993;

- "Школьные" - свидетельство N 156618, дата приоритета - 11.06.1996;

- "Птичье молоко" - свидетельство N 141209, дата приоритета-23.08.1993;

- "Чародейка" - свидетельство N 125790, дата приоритета - 17.09.1993;

- "Мечта" - свидетельство N 126796, дата приоритета - 30.09.1993;

- "Москвичка" - свидетельство N 124605, дата приоритета - 30.08.1993;

- "Чио-чио-сан" - свидетельство N 125792, дата приоритета - 17.09.1993.

ОАО "Красный Октябрь" является правообладателем товарных знаков:

- "Мишка косолапый" - свидетельство N 78644, дата приоритета - 10.11.1985;

- "Красная шапочка" - свидетельство N 205144, дата приоритета - 23.07.1999;

- "Кис-Кис" - свидетельство N 138114, дата приоритета - 28.09.1994;

- "Золотой ключик" - свидетельство N 254249, дата приоритета - 15.10.2002 и N 126031, дата приоритета - 12.10.1994;

- "Коровка" - свидетельство N 199900, дата приоритета - 23.07.1999;

- "Кара-кум" - свидетельство N 221036, дата приоритета - 15.12.2000;

- "Красный мак" - свидетельство N 103951, дата приоритета- 10.07.1991;

- "Фаворит" - свидетельство N 146401, дата приоритета - 28.06.1995;

- "Петушок золотой гребешок" - свидетельство N 216251, дата приоритета - 23.10.2000;

- "Почемучка" - свидетельство N 149199, дата приоритета - 22.09.1995;

- "Сказка" - свидетельство N 199901, дата приоритета - 23.07.1999;

- "Ну-ка отними!" - свидетельство N 144235, дата приоритета - 11.04.1995;

- "Любимые" - свидетельство N 192958, дата приоритета - 31.03.1999.

ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" является правообладателем товарных знаков:

- "Флирт" - свидетельство N 163737, датаприоритета - 30.12.1996;

- "Буревестник" - свидетельство N 164224, дата приоритета - 13.05.1996;

- "Морские" - свидетельство N 164225, дата приоритета - 13.05.1996;

- "Кокетка" - свидетельство N 160862, дата приоритета - 03.12.1996.

ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" является правообладателем товарных знаков:

- "С любовью" - свидетельство N 201005, дата приоритета - 01.02.1999;

- "Зайка-зазнайка" - свидетельство N 180863, дата приоритета - 28.11.1997.

Истцы входят в холдинг ООО "Объединенные кондитеры".

Ссылаясь на реализацию ответчиком в торговой сети конфет, маркированных вышеуказанными товарными знаками, о чем правообладателям стало известно 21.12.2007, истцы обратились в суд с настоящим иском.

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о применении к спорным отношениям сторон положений Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), действовавшего до 01.01.2008.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 4 Закона о товарных знаках правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Факт принадлежности истцам спорных товарных знаков подтверждается представленными в материалы дела свидетельствами. Доказательства заключения между сторонами лицензионного соглашения на использование таких товарных знаков отсутствуют.

Факт использования товарных знаков ответчиком подтверждается материалами дела.

Так, ООО "Объединенные кондитеры" направило в адрес ОАО "Приморский кондитер" претензионное письмо от 21.12.2007 N 06-03/3657 (т.2, л.д. 115-117), в котором выразило свои требования прекратить производство, продажу и иное введение в гражданский оборот на территории РФ кондитерских изделий со спорными маркировками, удалить указанные наименования с товаров, этикеток, упаковок, а при невозможности удаления - уничтожить указанные товары, этикетки, упаковки.

В ответ на указанное претензионное письмо ОАО "Приморский кондитер" сообщило о принятии решения о незамедлительном выполнении претензионных требований истцов, однако, просило предоставить возможность в течение 3-х месяцев производить и реализовывать кондитерскую продукцию с использованием спорных товарных знаков. Также ответчик указал на свою готовность рассмотреть возможность оплаты за пользование товарными знаками, зарегистрированными за истцами (письмо ОАО "Приморский кондитер" от 29.01.2008 N 116 (т.2, л.д. 118-119)).

Согласно имеющемуся в материалах дела письму ОАО "Приморский кондитер" N 2017 от 17.11.2008 (т. 2, л.д. 120) ответчик поддерживает позицию ООО "Объединенные кондитеры" по отношению к исключительным правам на использование товарных знаков, в связи с чем им проведены мероприятия по изъятию из гражданского оборота кондитерских изделий со спорной маркировкой, в апреле 2008 года прекращено производство и продажа кондитерских изделий с зарегистрированными за ООО "Объединенные кондитеры" товарными знаками.

08.04.2008 открытым акционерным обществом "Приморский кондитер" издан приказ N 105-про прекращении производства и продаж кондитерских изделий с зарегистрированными холдингом ООО "Объединенные кондитеры" товарными знаками.

21.04.2008 ответчиком было выдано распоряжение N 1-а (т. 2, л.д. 121) о снятии с реализации ТК "Престиж" и возвращении на склад сорока шести наименований готовой продукции, среди которых и продукция со спорными товарными знаками.

Исследовав указанные доказательства в совокупности по правилам ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о доказанности факта использования ответчиком товарных знаков, принадлежащих истцам.

Доводы ответчика о том, что письмо от 29.01.2008 N 116, приказ N 105-пр от 08.04.2008 содержат недостоверные сведения и изготовлены в связи с необходимостью заключения с истцами лицензионных соглашений на использование товарных знаков, судом отклоняются, поскольку в материалах дела также имеется письмо N 2017 от 17.11.2008, распоряжение от 21.04.2008, которые подтверждают признание ответчиком факта использования спорных товарных знаков и совершения действий по прекращению производства и продажи кондитерских изделий, на которых изображены спорные товарные знаки. Судом не усматривается наличие оснований для изготовления ответчиком документов с указанным содержанием при отсутствии факта использования спорных товарных знаков. Доказательств понуждения ответчика к составлению документов с заведомо ложным содержанием не представлено. Для заключения с истцами соответствующих лицензионных соглашений таких писем, распоряжений, приказов не требовалось. ОАО "Приморский кондитер" не представил иных доказательств того, производило оно или не производило продукцию с использованием спорных товарных знаков. Ссылки ответчика на то, что документация за 2007 год не сохранилась, судом не принимаются, доказательства совершения действий по запросу у третьих лиц имеющих отношение к спору сведений не представлены.

В силу п. 4 ст. 46 Закона О товарных знаках правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Исходя из изложенного, требование истцов о взыскании с ответчиков компенсации за незаконное использование товарных знаков является правомерным и подлежит удовлетворению.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" размер минимального размера оплаты труда составляет 100 руб.

Обращаясь с настоящими исковыми требованиями, истцы предъявили ко взысканию сумму максимально возможной предусмотренной законом компенсации в размере 5 000 000 руб. по каждому из незаконно использованных наименований.

Согласно п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Учитывая фактические обстоятельства дела, принимая во внимание те обстоятельства, что ответчиком по первому требованию истцов были совершены действия по прекращению незаконного использования товарных знаков, а также принимая во внимание попытки ответчика заключить соглашение о возмещении вреда (т. 4, л.д. 49), заключить лицензионное соглашение, апелляционная коллегия находит верным и обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что компенсация в размере 300 000 руб. за каждое из наименований изделий является соразмерной последствиям нарушения ответчиком прав истца. Доказательства, свидетельствующие об объёмах и стоимости выпущенной ответчиком контрафактной продукции истцом в нарушение ч. 1 ст. 65 АПК РФ не представлено.

Указание суда на отказ истцов от заключения с ответчиком лицензионных договоров на использование товарных знаков как на обстоятельство, способствующее необходимости уменьшения суммы компенсации, является неправомерным, поскольку законом не предусмотрена обязанность правообладателя заключить лицензионный договор с каждым к нему обратившимся. Однако, данное обстоятельство не повлекло за собой принятие неправильного по существу решения.

В удовлетворении требований в отношении принадлежащего ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" товарного знака "С любовью" судом первой инстанции отказано правомерно, поскольку, как следует из представленного в материалы дела свидетельства N 201005, ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" обладает правами на товарный знак 30 класса МКТУ только в части выпуска товара под наименованием "Булки". Однако, доказательств производства и реализации ответчиком булок с таким наименованием в материалы дела не представлено. Булки и конфеты являются кондитерскими изделиями, но они представляют собой товары разных классификаций, в связи с чем не могут вводить потребителя в заблуждение относительно их выбора.

С учётом изложенного доводы апелляционных жалоб подлежат отклонению.

Нарушений норм процессуального права, которые привели к принятию неправильного судебного акта, либо являются безусловным основанием для его отмены, арбитражным судом апелляционной инстанции не установлено, основания для изменения или отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционных жалоб отсутствуют.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 18.04.2011 по делу N А51-18576/2010 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

К.П. Засорин

Судьи

Л.Ю. Ротко И.С. Чижиков