Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2011 г. N 09АП-17059/11

г. Москва

16 августа 2011 г.

Дело N А40-129651/09-27-915

Резолютивная часть постановления объявлена 09 августа 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 августа 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей Н.В. Лаврецкой, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Е. Чернышевой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Компании "адидас АГ" (adidas AG (the Company)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2011 по делу N А40-129651/09-27-915, принятое судьей Р.А. Хатыповой, арбитражными заседателями Ф.А. Вильдяновым, Н.А. Серпковой по иску Компании "адидас АГ"

к ООО "АЛЬБА-Корпорэйшн" (ИНН: 7706501820, ОГРН: 1037739832745)

третье лицо - ООО "АЛИБИ-Корпорэйшн"

о взыскании компенсации в размере 2 500 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца - Какурникова А.М. (по доверенности от 31.03.2010)

УСТАНОВИЛ:

Компания "адидас АГ" (Германия) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬБА-Корпорэйшн" ООО "АЛЬБА-Корпорэйшн" (с учетом изменения требований в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, л.д. 122, том 2):

о запрете ответчику использовать товарные знаки истца для индивидуализации товаров, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, в том числе путем размещения товарных знаков на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

об обязании ответчика опубликовать за свой счет решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в периодическом издании КоммерсантЪ.

о взыскании с ответчика компенсации в размере 2 500 000 рублей.

До принятия судом решения истец заявил ходатайство об отказе от требования об опубликовании ответчиком за свой счет решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в периодическом издании КоммерсантЪ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2011 принят отказ истца от иска в части требования об обязании ООО "АЛЬБА-Корпорэйшн" опубликовать за свой счет решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в периодическом издании КоммерсантЪ, производство в этой части по делу прекратить.

Суд запретил ООО "АЛЬБА-Корпорэйшн" использовать товарный знак по международной регистрации N 426376 при предложении товаров к продаже, продаже, при хранении с целью продажи.

Суд взыскал с ООО "АЛЬБА-Корпорэйшн" в пользу Компании "адидас АГ" компенсацию в размере 250 000 рублей, расходы за проведение экспертизы в размере 65 000 рублей, государственную пошлину в размере 8 500 рублей, а также государственную пошлину за подачу кассационной жалобы в размере 2000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Суд возвратил истцу из федерального бюджета уплаченную по платежному поручению N 548 от 30 сентября 2009 года государственную пошлину в размере 2 000 рублей, поручив бухгалтерии Арбитражного суда города Москвы возвратить Компании "адидас АГ" из перечисленных платежным поручением N 842 от 08 ноября 2010 года средств 76 600 руб.

Не согласившись с принятым решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда от 17.05.2011 изменить в части и принять по делу новый судебный акт, полностью удовлетворив исковые требования.

Заявитель ссылается на то, что заявленный истцом размер компенсации является разумным и обоснованным, соразмерным последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак; ответчик может начать использовать товарный знак истца теми способами, которые не были прямо запрещены судебным решением.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца, считает, что оснований для изменения решения суда не имеется.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик, реализуя через сеть собственных салонов обувь, предлагает к продаже обувь, маркированную обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком N 426376 истца, зарегистрированным в отношении товаров 25 класса "обувь для спорта и отдыха".

Как следует из материалов дела и установлено судом, товарный знак N 426376 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 29 октября 1976 года на имя Компании Адидас АГ" в отношении товаров и услуг 25 класса МКТУ (л.д. 8 - 9, 20 - 21 т. 2).

Согласно пункту 1 Положения о товарных знаках, утвержденного приказом Государственного Комитета СССР по делам изобретений и открытий от 25 июня 1962 г. N 144а товарный знак и знак обслуживания представляют собой оригинально оформленное художественное изображение, оригинальные названия и слова, отдельные сочетания букв, цифр, виньетки, различные виды упаковок, художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или без них и т.п.), служащее для отличия товаров или услуг одного предприятия от однородных товаров или услуг других предприятий и для их рекламы.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначении в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 указанных Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Из письма Австрийского бюро по регистрации изобретений и выдаче патентов от 14 декабря 1977 года, адресованного в Международное бюро ВОИС, следует, что собственник торговой марки N 426376 приложил к изображению торговой марки следующий сопроводительный текст: "торговая марка представляет собой три полосы, которые идут под наклоном от шнуровки до подошвы и цвет которых контрастирует с цветом обуви" (л.д. 23 т. 2)

Согласно заключительному уведомлению Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий от 2 июня 1978 года Советское руководство принимает под свою охрану торговую марку N 426376 со следующей поправкой: правовая охрана применима только к воспроизведению трех полос, которые являются составляющей зарегистрированной торговой марки (л.д. 25 т. 2).

Как видно из материалов дела, товарный знак истца N 426376 представляет собой изобразительное обозначение, представляющее собой спортивную обувь. При этом описание данного товарного знака при изображении отсутствует.

Проанализировав товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что названные обозначения вызывают одинаковое зрительное впечатление, ассоциируются устойчиво друг с другом, в связи с чем возможно их смешение потребителем.

Определением суда первой инстанции от 15 ноября 2010 года по делу была назначена судебная социологическая экспертиза, на разрешение экспертов был поставлен вопрос: кто является производителем модели обуви, представленной на фото (приобретенной истцом).

Экспертным заключением по результатам исследования от 14 декабря 2010 года сделаны выводы о том, что результаты исследования позволяют утверждать, что существенная часть российских потребителей находится в заблуждении относительно производителя представленной модели обуви, считая, что она производится компанией "адидас АГ".

Суд первой инстанции согласился с представленным заключением, поскольку в заключении приведены методология исследования, анализ результатов исследования, указаны методы обработки данных.

В связи с этим, суд первой инстанции указал на то, что выводы эксперта соответствуют данным исследования.

Товарный знак по регистрации N 426376 зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ "обувь для спорта и отдыха".

Заключением экспертизы от 11 февраля 2011 года, проведенной на основании определения суда от 15 ноября 2010 года, сделан вывод о том, что представленные на исследование туфли-лодочки женские по назначению относятся к повседневной обуви для носки в летний период.

Исходя из пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Суд первой инстанции указал на то, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

Проведенный анализ товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, и товаров, распространенных ответчиком, показал, что товары относятся к одному классу (25 класс), имеют одно назначение, одни условия сбыта, широкий круг потребителей.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отнесение туфель к повседневной обуви для носки в летний период не исключает их носку при отдыхе.

В пункте 63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Из материалов дела следует, что регистрация товарного знака истца не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательства злоупотребления правом при регистрации товарного знака или приобретении истцом прав на него, суду не представлены.

Установив сходство до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, суд первой инстанции правомерно удовлетворил иск в части запрета ООО "АЛЬБА-Корпорэйшн" использовать товарный знак по международной регистрации N 426376 при предложении товаров к продаже, продаже, при хранении с целью продажи.

При этом, факт предложения к продаже обуви, приобретенной истцом, продажу данной обуви, а также факт хранения обуви с этой целью подтверждается приобретенной обувью, кассовыми чеками.

Однако истцом не представлено доказательств использования ответчиком товарных знаков истца путем размещения товарных знаков на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации, в связи с чем требование о запрете ответчику использования товарного знака указанными способами судом первой инстанции обоснованно оставлено без удовлетворения.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что ответчик может начать использовать товарный знак истца теми способами, которые не были прямо запрещены судебным решением, подлежит отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку в силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебной защите подлежат только нарушенные или оспариваемые права и законные интересы заинтересованного лица, а не те нарушения, которые возникнут в будущем.

Суд первой инстанции, указав на правомерность требования истца о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак по регистрации N 426376, удовлетворил иск в размере 250 000 рублей.

При этом, суд первой инстанции указал на то, что данный размер компенсации является соразмерным допущенному ответчиком нарушению и разумным с учетом представленных документов о стоимости реализуемых товаров и возможной прибыли ответчика.

Суд апелляционной инстанции поддерживает указанный вывод суда, исходя из следующего.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию в размере 2 500 000 рублей и не ссылался на подпункт 2 указанной статьи.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

По мнению суда апелляционной инстанции, с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, суд первой инстанции правомерно снизил размер компенсации до 250 000 рублей.

Взыскание суммы компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным ко взысканию, уменьшение суммы компенсации по усмотрению суда в пределах, установленных законом, не противоречит названной норме права и соответствует принципам разумности и справедливости.

В указанной связи, довод заявителя апелляционной жалобы о необоснованном снижении судом первой инстанции суммы компенсации подлежит отклонению судом апелляционной инстанции.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения решения суда от 17.05.2011, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2011 по делу N А40-129651/09-27-915 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

А.А. Солопова

Судьи

Н.В. Лаврецкая А.И. Трубицын