Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 сентября 2011 г. N 19АП-3399/11

г. Воронеж

07 сентября 2011 г.

Дело N А36-236/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 01 сентября 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 07 сентября 2011 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шеина А.Е.,

судей Афониной Н.П.,

Колянчиковой Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Новожениной В.М.,

при участии:

от ЗАО "ГФ": Кицул О.В., представитель по доверенности б/н от 16.08.2011 г..,

от ООО "Финансист": Лыжин С.В., представитель по доверенности б/н от 01.03.2011 г.., Распопов К.И., представитель по доверенности б/н от 15.02.2011 г..,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Финансист" на решение Арбитражного суда Липецкой области от 17.05.2011 г.. по делу N А36-236/2011 (судья Уколов С.М.) по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Группа Финансы" (ОГРН 1027700420220) к обществу с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Финансист" (ОГРН 1104823011281) о прекращении пользования товарного знака и взыскании компенсации в сумме 288 000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (далее - истец, ЗАО "ГФ") обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с требованием к обществу с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Финансист" (далее - ответчик, ООО "Финансист") об обязании прекратить использование товарного знака, исключительные права на который принадлежат истцу, и взыскании компенсации за использование сходного до степени смешения обозначения в размере 288 000 руб. (с учетом уменьшения размера исковых требований о взыскании компенсации).

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 17.05.2011 г.. по делу N А36-236/2011 с ООО "Финансист" в пользу ЗАО "ГФ" взыскана компенсация за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 333003, в сумме 144 000 руб., возмещение расходов на оплату государственной пошлины 5 320 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Финансист" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылается необоснованность и незаконность решения суда первой инстанции, в связи с чем просит обжалуемое решение в части взыскания компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 333003, в сумме 144 000 руб. отменить и принять по делу новый судебный акт.

ЗАО "ГФ" возражает против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, указанным в отзыве от 17.08.2011 г.., просит оставить решение в обжалуемой части без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 25.08.2011 г.. объявлялся перерыв до 01.09.2011 г..

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения в обжалуемой части.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения судебного акта в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела, стороны являются юридическими лицами, основным видом экономической деятельности которых выступает оказание аудиторских услуг (код по ОКВЭД 74.12.2). Это обстоятельство подтверждается уставами, выписками из единого государственного реестра юридических лиц и не оспаривается представителями сторон.

В соответствии со свидетельством N 333003 с датой приоритета 18.05.2006 г.. истец является правообладателем комбинированного товарного знака "ФИНАНСЫ" (л.д.12-13 т.1, л.д.30-31 т.4); правовая охрана предоставлена в отношении товаров и/или услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - предоставление аудиторских услуг.

Истец утверждает, что в декабре 2010 года ему стало известно о том, что ответчик на своем фирменном бланке и в элементах печати использует обозначение, сходное до степени смешения с его товарным знаком.

Полагая, что ответчик осуществляет аудиторскую деятельность с использованием обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным на его имя товарным знаком "Финансы", истец обратился в суд с требованием о пресечении нарушения исключительных прав и взыскании компенсации.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

Согласно части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3).

В силу части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Заявляя о нарушении ответчиком своих исключительных прав, истец утверждает, что его товарный знак и используемые ответчиком обозначения сходны до степени смешения. При этом обозначение на фирменном бланке ответчика в виде изобразительного элемента (изображения совы) и словесного элемента - текст "аудиторская фирма ИНАНСИСТ" истец называет обозначением 1. Изобразительный элемент в виде изображения совы, расположенный в центре печати ответчика, истец называет обозначением 2 (см. пояснения по иску л.д.110-111, 114-115 т.1).

Сам по себе товарный знак истца по свидетельству N 333003 (л.д.12-13 т.1) представляет собой прямоугольник со словом "ФИНАНСЫ", в котором буква "Ф" выполнена в виде стилизованного изображения совы. В верхнем правом углу прямоугольника расположены слова "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ", данный элемент является неохраняемым элементом товарного знака. Товарный знак выполнен в черном цвете, буква Ф в слове "ФИНАНСЫ", стилизованная под голову совы, расположена с левой стороны прямоугольника. При этом глаза "совы" выполнены симметричными овалами, зрачки в виде сплошной черной заливки.

Суд апелляционной инстанции соглашается с мнением суда первой инстанции о том, что обозначение 1, используемое ответчиком на своих бланках в сентябре-декабре 2010 г. является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Данное обозначение также выполнено в виде вытянутого прямоугольника в черном цвете; в левой части прямоугольника находится стилизованное изображение головы совы, заменяющей букву Ф в слове "ФИНАНСИСТ". При этом стилизованное изображение головы совы на обозначении 1 ответчика тождественно элементам товарного знака истца. В правом верхнем углу прямоугольника расположены слова "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА". Данное изображение широко применялось ответчиком в своей экономической деятельности, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами и не оспаривается ответчиком (л.д.134 т.1, л.д.3, 8, 29-37, 89-131, 168-170 т.2, л.д.3, 7, 28, 78-120, 157-159 т.3).

Полагая обозначение 1 ответчика сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 333003, арбитражный суд области правомерно руководствовался Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г.. N 32 (далее - Правила).

Согласно пункту 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил определение сходства изобразительных и объемных обозначений осуществляется в следующем порядке.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;

- с объемными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

По пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исследуемые обозначения относятся к комбинированным обозначениям, поскольку содержат изобразительные и словесные элементы (пункт 2.2. Правил).

Сходство до степени смешения обозначения 1 ответчика с товарным знаком истца суд первой инстанции усмотрел в полном совпадении изобразительного элемента товарного знака (стилизованного изображения головы совы, заменяющей букву "Ф") и обозначения 1 ответчика. Совпадает и прямоугольная форма данных обозначений, отсутствие симметрии, сочетание цветов (черный), смысловое значение. При этом некоторое различие словесных обозначений: "ФИНАНСЫ" на товарном знаке и "ФИНАНСИСТ" на обозначении 1 ответчика не влияет на общее сходство до степени смешения, поскольку они ассоциируются между собой в целом.

Согласно части 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В материалы дела ответчиком представлены копии приказов N N 7-9 от 27.12.2010 г.. (л.д.38-40 т.4) о прекращении использования печати и фирменного бланка, содержащих изображение совы, а также о наложении дисциплинарных взысканий за использование таких документов. Кроме того, в материалы дела ответчиком представлены доказательства, подтверждающие отсутствие на его документации с января 2011 г.. по настоящее время изображений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца N 333003 (л.д.41-150 т.4, л.д.1-112 т.5).

На основании изложенного арбитражный суд области правильно указал, что период, в течение которого ответчик нарушал интеллектуальные права истца на товарный знак N 333003, ограничивается сентябрем-декабрем 2010 года (4 месяца). Нарушений прав истца в последующие периоды не установлено, доказательств обратного истец не представил.

Что касается взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, то истец исчисляет ее по пункту 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которой правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (заявление об изменении размера исковых требований от 05.04.2011 г..- л.д.14-15 т.4).

В подтверждение расчета компенсации истец ссылается на лицензионный договор N 1-1/13/31 от 01.08.2007 г. между ЗАО Аудиторская фирма "Финансы М" (лицензиар - правопредшественник истца) и ООО "Финансы А" (лицензиат), по которому предоставлялось неисключительное право на использование товарного знака N 333003 в отношении услуг 35 класса МКТУ (л.д.16-20 т.4). По пункту 2.3. договора ежемесячное вознаграждение за право неисключительного пользования товарным знаком составляет 18 000 руб. Договор заключен на срок до 01.08.2017г.

По договору коммерческой концессии N 1-13/6/31 от 02.08.2007 г.. неисключительное право на использование товарного знака N 333003 в отношении услуг 35 класса (предоставление аудиторских услуг) передавалось правообладателем - ООО "Финансы А" пользователю - ЗАО Аудиторская ФИРМА "Финансы Л", зарегистрированному в г.Липецке. Ежемесячный лицензионный платеж по данному договору составлял 15,5% от каждой полученной пользователем суммы, считающейся выручкой (раздел 5 договора - л.д.21-29 т.4).

С учетом этого суд первой инстанции правомерно исчислил компенсацию исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака. Стоимость правомерного использования товарного знака составляет 18 000 руб. в месяц, период неправомерного использования - 4 месяца (сентябрь-декабрь 2010 г..), размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца, составляет 144 000 руб.

Как следует из пункта 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г.. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", редакции самой нормы материального права, заявленной правообладателем, сложившейся судебной практики, в данном случае закон не предусматривает право суда устанавливать размер компенсации по своему усмотрению.

При этом суд первой инстанции учтено, что позиция ответчика, основанная на том, что компенсацию по указанному истцом основанию можно требовать только при незаконном размещении товарного знака, а не обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком, является неправомерной. Такой подход не соответствует смыслу и духу законодательства о защите интеллектуальной собственности.

Закон запрещает незаконное (несанкционированное) использование товарных знаков и обозначений, сходных с ними до степени смешения. Запрещая такие действия, закон содержит ответственность за незаконное использование товарного знака либо сходных с ним до степени смешения обозначений (части 1-3 статьи 1515 ГК РФ). Отсутствие в пункте 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ словосочетания "или сходных до степени смешения" связано с правилами юридической техники и не означает, что компенсация может предъявляться только при незаконном использовании самого товарного знака. Незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком, должно влечь такую же ответственность, как и за незаконное использование самого товарного знака.

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Липецкой области обоснованно удовлетворил требования истца в части взыскания компенсации в сумме 144 000 руб.

Довод заявителя жалобы о том, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции истец не уменьшил исковые требования, а изменил предмет и основание иска, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО "ГФ" обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с требованием к ООО "Финансист" об обязании прекратить использование товарного знака, исключительные права на который принадлежат истцу, и взыскании компенсации за использование сходного до степени смешения обозначения в размере 1 000 000 руб.

В качестве правового основания иска указаны статьи 12, 1229, 1484, часть 1 статьи 1515 ГК РФ.

В ходе рассмотрения дела истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований о взыскании компенсации до 288 000 руб., при этом основывает требования на статьях 12, 1229, 1484, части 2 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

В пункте 3 Постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 г.. N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в суде первой инстанции" разъяснено, что изменение иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику, а изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

В рассматриваемом случае ЗАО "ГФ" заявило требование об уменьшении компенсации за незаконное использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца с 1 000 000 руб. до 288 000 руб., при этом стало ссылаться не на часть 1 статьи 1515 ГК РФ, а на часть 2 статьи 1515 ГК РФ. Таким образом, материально-правовое требование истца к ответчику изменилось, а обстоятельства, на которых истец основывал свои требования, остались прежними.

Ссылки ООО "Финансист" на необоснованное взыскание компенсации при размещении сходных с товарным знаком обозначений, на неверный расчет компенсации, также признаются судом первой инстанции несостоятельными.

Действующим законодательством не запрещено заключать лицензионные договоры с аффилированными лицами. Доказательств того, что ежемесячное вознаграждение за право использования товарного знака является завышенной, заявитель жалобы не представил.

Таким образом, убедительных доводов, основанных на доказательной базе, позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

При вынесении обжалуемого судебного акта суд первой инстанции всесторонне, полно и объективно исследовал все представленные доказательства, дал им надлежащую правовую оценку и правильно применил нормы материального права, в связи с чем апелляционная инстанция не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, которые в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ являются безусловными основаниями к отмене судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

При указанных обстоятельствах решение Арбитражного суда Липецкой области от 17.05.2011 г.. по делу N А36-236/2011 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина относится на заявителя жалобы. При подаче апелляционной жалобы ООО "Финансист" по платежному поручению от 07.06.2011 г.. N 314 уплатило государственную пошлину в сумме 2 000 рублей. Таким образом, оснований для взыскания или возврата государственной пошлины не имеется.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Липецкой области от 17.05.2011 г.. по делу N А36-236/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Финансист" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

А.Е. Шеин

Судьи

Н.П. Афонина Л.А. Колянчикова