Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 сентября 2007 г. N КГ-А41/6945-07 При новом рассмотрении дела о признании незаконным использования товарного знака суду необходимо установить, обладает ли истец исключительными правами на товарный знак, имеется ли сходство между товарным знаком истца и доменным именем, использованным ответчиком, являются ли они однородными (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 5 сентября 2007 г. N КГ-А41/6945-07
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 4 сентября 2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сотто" (далее - ООО "Сот-то") обратилось в Арбитражный суд Московской области к закрытому акционерному обществу "Арте" (далее - ЗАО "Арте") с иском (с учетом уточнения исковых требований) о признании незаконным использования ЗАО "Арте" товарного знака "GAVARY" в доменном имени страницы во Всемирной компьютерной сети Интернет: www.gavary.ru; о взыскании с ЗАО "Арте" денежной компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей; опубликовании судебного решения за счёт ЗАО "Арте" в рекламном информационном издании "Товары и цены" и взыскании с ЗАО "Арте" судебных расходов в размере 136 500 рублей.

Исковые требования заявлены со ссылкой на положения ст.ст. 8, 12, 128, 138 ГК РФ, ст.ст. 2, 3, 4, 47 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности и мотивированы тем, что ответчик, зарегистрировав в сети Интернет доменное имя www.gavary.ru, тем самым нарушает исключительные права истца на одноимённый товарный знак, поскольку использует указанное доменное имя в целях продвижения товаров и услуг, аналогичных тем, в отношении которых за истцом зарегистрирован товарный знак "Gavary", в частности, в отношении продажи обуви.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Автономная некоммерческая организация "Региональный сетевой информационный центр" (далее - АНО "РСИЦ").

Решением Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2006 г. по делу N А41-К1-12497/06, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от "2" марта 2007 г. по тому же делу, в удовлетворении исковых требований отказано.

Решение и постановление мотивированы тем, что доменное имя ответчика не является сходным до степени смешения с товарным знаком "Gavary", зарегистрированным за истцом. Суды обеих инстанций также указали на недоказанность факта использования домена www.gavary.ru в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, в силу чего, посчитали суды, исключительное право истца нарушено не было.

Делая вывод об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком и доменным именем, суды основывались на том, что товарный знак истца является комбинированным и состоит не только из словесного обозначения gavary, но и включает в себе графические элементы, в то время как домен gavary.ru является словесным.

Кроме того, суды обеих инстанций указал на то, что истец не представил доказательств того, что в результате использования ответчиком доменного имени с обозначением gavary.ru опорочена деловая репутация истца и причинены убытки в размере 5000000 руб.

В кассационной жалобе истец - ООО "Сотто" просит решение Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2006 г. и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2007 г. по делу N А41-К1-12497/06 отменить, поскольку считает, что при их вынесении суды обеих инстанций нарушили (неправильно применили) нормы материального права: ст.ст. 4, 46 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и сделали ошибочный, противоречащий представленным в материалы дела доказательствам вывод о том, что истец не доказал факта использования ответчиком доменного имени gavary.ru в целях продвижения товаров и услуг, аналогичных тем, в отношении которых за истцом зарегистрирован товарный знак "Gavary", в связи с чем заявитель просит направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

По мнению заявителя, суд обеих инстанций в своих выводах необоснованно ссылался на положения Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков от 27.03.1997 г. N 26, поскольку указанные рекомендации предназначены только для экспертов и специалистов и не могут применяться судом при рассмотрении дела.

Заявитель считает, что для вывода о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком "Gavary" и доменным именем gavary.ru достаточно визуального сопоставления указанных обозначений.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, представители ответчика - ЗАО "Арте" и третьего лица - АНО "РСИЦ" возражали против удовлетворения жалобы, считая её доводы несостоятельными, а решение и постановление законными и обоснованными.

В отзыве на кассационную жалобу, поступившем от ЗАО "Арте", ответчик также просит отказать в удовлетворении жалобы, ссылаясь, в частности, на то, что истец не доказал наличия у него права на иск, поскольку не подтвердил принадлежности ему прав на товарный знак "Gavary"; указанный товарный знак является комбинированным, в связи с чем отсутствует сходство до степени смешения с доменным именем gavary.ru, размер испрашиваемой истцом суммы компенсации ничем не обоснован.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на неё, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения арбитражными судами норм материального права и норм процессуального права, кассационная инстанция пришла к выводу о том, что вынесенные по делу решение и постановление подлежат отмене в связи со следующим.

Иск по настоящему делу заявлен о защите исключительных прав на товарный знак "Gavary" путём признания незаконным использования ЗАО "Арте" товарного знака "GAVARY" в доменном имени страницы во Всемирной компьютерной сети Интернет: www.gavary.ru.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды обеих инстанций исходили из того, что, во-первых, отсутствуют основания для вывода о схожести до степени смешения товарного знака "Gavary" и доменного имени gavary.ru, во-вторых, истцом не доказан факт использования ответчиком доменного имени gavary.ru в отношении товаров и услуг, входящих в область охраны товарного знака, т.е. в отношении однородных товаров и услуг.

Суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы судов обоснованными, поскольку они сделаны без учёта надлежащего толкования подлежащих применению норм материального права и не подтверждаются представленными в материалах дела доказательствами.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Согласно п. 2 ст. 4 указанного Закона нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

При этом Закон не содержит исчерпывающего (закрытого) перечня возможных видов использования товарного знака, причисляя к таким способам использование знака в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из указанных положений Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), в предмет доказывания в рамках заявленных по настоящему делу исковых требований входит установление следующих обстоятельств; - обладает ли истец исключительными правами на товарный знак; - используется ли товарный знак; - является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; - используется ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, т.е. однородных товаров и услуг.

При этом, в данном случае, при исследовании и установлении перечисленных обстоятельств судам следовало учитывать специфику спорных правоотношений, обусловленную тем, что иск заявлен о защите прав на товарный знак от незаконного использования в сети Интернет.

Как было установлено судами обеих инстанций, товарный знак "GA-VARY" зарегистрирован 10.02.2004 г., охраняется по свидетельству N 263460 (приоритет товарного знака с 28.01.03 г.), и удостоверяет исключительное право владельца товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая одежду, обувь (том 1, л.д. 38).

Кроме того, судами установлено, что правообладателем указанного товарного знака на основании договора об уступке прав на товарный знак от 28.05.04 г. N 28/05/04 является истец - ООО "Сотто" (том 1, л.д. 10, 11, 39).

Указанный товарный знак, согласно представленным в дело доказательствам (том 3, л.д. 33-46), используется истцом с целью продвижения и предложения к продаже обувной продукции.

В свою очередь, доменное имя gavary.ru. зарегистрировано за ответчиком и, согласно приложенным к исковому заявлению распечаток с Интернет-сайта www.gavary.ru. и нотариально заверенному протоколу осмотра доказательств, используется ЗАО "Арте" также для предложения к продаже обувной продукции.

В этой связи вывод судов обеих инстанций о недоказанности использования доменного имени в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "GAVARY", не может быть признан достаточно обоснованным.

Различие в наименованиях производителей обуви, предлагаемой к продаже истцом и ответчиком, на что сослались суды, не является основанием для вывода об отсутствии однородности товаров в том понимании этого термина, который ему придается нормой п. 2 ст. 4 Закона РФ о товарных знаках.

Суды обеих инстанций не приняли во внимание, что из содержания указанной нормы, с учётом положений абз. 4. п. 4 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках, следует, что нарушением прав на товарный знак признаётся его незаконное использование в отношении не одних и тех же (одинаковых) товаров и услуг, а в отношении товаров одного класса и однородных товаров.

Вывод суда о том, что доменное имя gavary.ru не является сходным до степени смешения с товарным знаком "GAVARY", зарегистрированным по свидетельству N 263460, также не может быть признан обоснованным.

Отсутствие сходства до степени смешения, как посчитал суд, обусловлено тем, что товарный знак "GAVARY" зарегистрирован как комбинированный и включает в себя графические элементы, а доменное имя существует исключительно в виде буквенно-словесного обозначения "gavary".ru, не имея графических элементов.

Указанный вывод не может быть признан основанным на правильном применении (толковании) положений Закона о товарных знаках.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках (в редакции от 30.12.01) не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся похожими или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Кроме того, при сопоставлении товарного знака истца и доменного имени, используемого ответчиком, с точки зрения их графического и визуального сходства суды обеих инстанций не учли основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое может сложиться у потребителей соответствующих товаров и услуг.

Также судами не учтено, что для признания сходства товарного знака и используемым другим лицом обозначением достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарного знака и обозначения в глазах потребителя.

Таким образом, выводы судов обеих инстанций о недоказанности использования товарного знака "GAVARY" и доменного имени "gavary.ru" в отношении однородных товаров и о том, что указанные товарный знак и доменное имя не являются сходными до степени смешения, не могут быть признаны обоснованными.

В отношении вывода суда первой инстанции о недоказанности причинения истцу убытков вследствие использования ответчиком спорного доменного имени необходимо отметить следующее.

По настоящему делу истец заявил о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, правовым основанием подобного требования является п. 4 ст. 46 Закона РФ о товарных знаках.

Судом учтено, что установленная п. 4 ст. 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания, и наименованиях мест происхождения товаров" мера ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак применяется по выбору истца вместо возмещения убытков.

Требование об уплате компенсации подлежит удовлетворению при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения.

Размер же компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков и т.п. и должен быть обоснован судом.

В отношении возражения ответчика о том, что ЗАО "Арте" в настоящее время уже не поддерживает домен "gavary.ru" и не является его администратором, суд кассационной инстанции отмечает, что указанное обстоятельство, само по себе, не свидетельствует об отсутствии факта нарушения со стороны ЗАО "Арте" исключительных прав истца на товарный знак в период, когда данное общество использовало доменное имя gavary.ru.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что выводы суда обеих инстанций о фактических обстоятельствах дела, входящих в предмет доказывания, сделаны при неправильном применении (толковании) норм материального права, в первую очередь, положений Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания, и наименованиях мест происхождения товаров", и не подкреплены представленными в деле доказательствами, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены обжалуемых судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области с целью устранения допущенных нарушений.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, при правильном применении норм материального права и всестороннем исследовании фактических обстоятельств дела и представленных доказательств выяснить, имеется ли сходство до степени смешения между товарным знаком истца и доменным именем, использованным ответчиком; являются ли товары, для предложения которых использовался товарный знак и доменное имя, однородными.

На основе установленного, разрешить спор по существу и вынести законное, обоснованное и мотивированное решение.

Кроме того, учитывая, что ответчик в настоящее время прекратил администрирование доменного имени "gavary.ru" суду следует предложить истцу уточнить предмет заявленных требований в отношении периода предполагаемого нарушения прав на товарный знак и размера испрашиваемой суммы денежной компенсации; при наличии у суда первой инстанции сомнений в принадлежности истцу товарного знака "GAVARY" по свидетельству N 263460 предложить истцу представить дополнительные доказательства наличия исключительных прав.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2006 г. и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2007 г. по делу N А41-К1-12497/06 отменить, дело передать на новое рассмотрение Арбитражный суд Московской области.