Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2011 г. N 09АП-22153/11

г. Москва

Дело N А40-132908/10-67-251

21 сентября 2011 г.

N 09АП-22153/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 14 сентября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 сентября 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Захарова С.Л.,

судей: Пронниковой Е.В., Свиридова В.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2011 по делу N А40-132908/10-67-251, принятое судьей Черенковым Г.В.,

по заявлению Компании "Консорцио пер ла Тутела Дель Фармаджио Грана Падано" Италия (Desenzano Del Garda (BS) VIA XXIV Giugno, 8 Cap 25015 Frazione San Martino D.Battaglia, Italy)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании решения недействительным

при участии:

от заявителя: Смехов Д.Е. по дов. от 31.01.2011

от ответчика: Разумова Г.В. по дов. от 24.03.2011, Сычев А.Е. по дов. от 24.03.2011

УСТАНОВИЛ

Компания "Консорцио пер ла Тутела Дель Фармаджио Грана Падано" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 09.07.2010, которым заявителю отказано в удовлетворении возражений от 20.10.2008 и оставлено в силе решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны словесному товарному знаку "GRANA PADANO" в составе международной регистрации N 941398 на территории РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2011 заявленные требования удовлетворены. При этом суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Роспатент не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

В обоснование этого указывается, что заявленное обозначение "GRANA PADANO" не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид (сорт) товара, в связи с чем, не способно выполнять основную функцию товарного знака, приведенную в ст. 1 Закона о товарных знаках, то есть способность индивидуализировать товар конкретного производителя, поскольку данное обозначение, может использоваться любым производителем указанного товара, для обозначения конкретного сорта сыра.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Компания "Консорцио пер ла Тутела Дель Фармаджио Грана Падано" является правообладателем словесного товарного знака "GRANA PADANO" в составе международной регистрации 29.03.2007 N 941398 с конвенционным приоритетом в отношении товаров 29 класса МКТУ - сыр.

Решением Роспатента от 09.07.2009 заявителю отказано в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака на территории Российской Федерации спорному обозначению, ввиду того, что оно для такого товара как "сыр" не обладает различительной способностью поскольку указывает на вид товара (сорт сыра).

Решением Роспатента от 09.07.2010 в удовлетворении возражений заявителя от 20.10.2009 на вышеуказанное решение Роспатента от 09.07.2009 отказано.

Компания, не согласившись с решением Роспатента от 09.07.2010, обратилась в арбитражный суд с заявлением.

Удовлетворяя требования заявителя о признании недействительным решения Роспатента от 09.07.2010, которым заявителю отказано в удовлетворении возражений от 20.10.2008 и оставлено в силе решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны словесному товарному Знаку "GRANA PADANO" в составе международной регистрации N 941398 на территории РФ, суд первой инстанции исходил из того, что словесный элемент комбинированного товарного знака "GRANA PADANO" не является простым наименованием такого товара как "сыр", и не указывает ни на качество товара, ни на его свойства, а для рядового российского потребителя словесное обозначение "GRANA PADANO" скорее носит фантазийный характер.

При этом суд первой инстанции указал, что оригинальное название сорта товара (сыра, конфет и.т.д.) обеспечивают индивидуализацию этого товара, выполняя при этом функцию товарного знака.

Вместе с тем, данные выводы суда первой инстанции являются ошибочными, исходя из следующих обстоятельств.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.03.2007) международной регистрации N 941398, правовая база для рассмотрения возражения включает Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные в Минюсте РФ 25.03.2003 N 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

На основании статьи 1 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемое обозначение представляет собой этикетку (упаковку) товара, состоящую из ромбовидных элементов, расположенных по диагонали, на фоне которых расположены многочисленные словесные элементы "GRANA PADANO". В правой части обозначения находится овал с буквенными элементами "I", "C.E" и крестообразная фигура с закругленными краями и буквенным элементом "D.O.P" . Оспариваемое обозначение является комбинированным. Доминирующими элементами названного обозначения являются словесные элементы "GRANA PADANO".

Проанализировав заявленное обозначение, Роспатент пришел к обоснованному выводу, о том что заявленное обозначение, содержащее доминирующий словесный элемент "GRANA PADANO" не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид (сорт) товара, в связи с чем, не способно выполнять основную функцию товарного знака, приведенную в ст. 1 Закона, то есть способность индивидуализировать товар конкретного производителя, поскольку данное обозначение, может использоваться любым производителем указанного товара, для обозначения конкретного сорта сыра.

Как установлено Роспатентом, доминирующий словесный элемент "GRANA PADANO" заявленного комбинированного обозначения характеризует заявленный товар 29 класса МКТУ "сыр", поскольку представляет собой название конкретного сорта сыра с конкретными свойствами, изготовленного из определенного сырья, по определенной технологии и т.д. (т.е. обозначение является описательным).

В соответствии с п. 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, состоящих только из описательных элементов, а производителям исключительное право на их использование, поскольку у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Для установления того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого элемента: в том числе, техническую литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из сети Интернет.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников, "GRANA PADANO" (Грана Падано) является сортом твердого итальянского сыра. Название "ГРАНА; Is (зерно) родилось из определения характерной зернистой структуры сыра, производимой в долине реки По (Ломбардия) с начала XI века. "GRANA PADANO" (Грана Падано имеет солоноватый, пикантный вкус с легким ореховым оттенком. Изобретение рецепт этого сыра приписывают монахам-бенедиктинцам. (Грана Падано) производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и других областях Италии: Венето, Трентино-Альто-Адидже, Пьельмонте и Ломбардии (см. http://ru.wikipedia.org http://www.gastronom.ru, http://www. granapadano.com, http://www.italyproject.ru).

"GRANA PADANO" (Грана Падано) - относится к твердым сырам, зернистая структура этого сыра обусловила его название "грана" (грана - зерно) PADANC (Падано) - происходит от реки По). Как указано в технических условиях, структура Грана Падано характеризуется как "мелкозернистая, состоящая из хрупких частиц", Основным ингредиентом Грана Падано является молоко. ("Практические рекомендации сыроделам" П.Л. Г. МакСуини СПб.: Профессия, 2010. - 374с).

Сыр "Грана Падано" относится к сверхтвердым сырам ("Практические рекомендации сыроделам" П.Л.Г. МакСуини СПб.:Профессия, 2010. - 374с, а также http://www.tdpir.ru).

Из письма Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет прикладной биотехнологии" (МГУПБ) от 24.06.2011 N Н/727.11 и письма Научно-исследовательского института питания РАМН от 24.06.2011 N 72-01-12/448 также следует, что "GRANA PADANO" это сорт сыра.

С учетом изложенных обстоятельств, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в данном случае, предоставление исключительного права на обозначение "GRANA PADANO" на территории Российской Федерации только заявителю, безусловно, поставит его, как одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение по сравнению с другими производителями сыра "GRANA PADANO", что приведет к тому, что любой другой кроме заявителя производитель сыра того же сорта, с теми же свойствами и характеристиками, не сможет указывать на своем товаре его настоящий сорт, что повлечет за собой указание вместо правильного сорта товара (сыра), какого-либо иного обозначения для сыра того же сорта.

Как следствие, потребитель может быть введен в заблуждение относительно сорта покупаемого им сыра.

Также суд апелляционной инстанции признает необоснованными выводы суда первой инстанции о том, что для рядового российского потребителя словесное обозначение "GRANA PADANO" скорее носит фантазийный характер, поскольку незнание смыслового значения указанного словосочетания потребителем, также как и, например, слов "DORBLU", "MOZZARELLA", "MAASDAM" и др. (также являющихся сортами сыров, выпускаемых различными производителями), не влияет на восприятие потребителем данных обозначений как конкретных сортов сыра.

Наличие регистрации данного обозначения на территории Италии, вопреки выводам суда первой инстанции об обратном, не может быть признано основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с нормами российского законодательства.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежат отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении требований заявителя о признании недействительным решения Роспатента от 09.07.2010, которым заявителю отказано в удовлетворении возражений от 20.10.2008, и оставлено в силе Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны словесному товарному знаку "GRANA PADANO" в составе международной регистрации N 941398 на территории РФ.

руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 04.07.2011 по делу N А40-132908/10-67-251 отменить.

Отказать Компании "Консорцио пер ла Тутела Дель Фармаджио Грана Падано" Италия (Desenzano Del Garda (BS) VIA XXIV Giugno, 8 Cap 25015 Frazione San Martino D.Battaglia, Italy) в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента от 09.07.2010, которым заявителю отказано в удовлетворении возражений от 20.10.2008, и оставлено в силе Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны словесному товарному знаку "GRANA PADANO" в составе международной регистрации N 941398 на территории РФ.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

С.Л. Захаров

Судьи

В.А. Свиридов Е.В. Пронникова