Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2011 г. N 13АП-16751/11

г. Санкт-Петербург

11 ноября 2011 г.

Дело N А56-19932/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 31 октября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 ноября 2011 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Сомовой Е.А.

судей Зайцевой Е.К., Тойвонена И.Ю.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Хлевниковой О.Б.

при участии:

от истца: Шнапштиса А.М. по доверенности от 07.03.2011;

от ответчиков: 1) Прилепа А.С. по доверенности от 05.05.2011;

2) Дученко О.В. по доверенности от 10.08.2011;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-16751/2011, 13АП-17563/2011) (заявление) TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (Тиэмма Раккордерие С.П.А.) и ООО "Строительный двор "Домовой" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2011

по делу N А56-19932/2011 (судья Яценко О.В.), принятое

по иску TIEMME RACCORDERIE S.P.A., Италия (Тиэмма Раккордерие С.П.А.)

к 1) ООО "Строительный двор "Домовой",

2) ООО "Сан-Микс"

об обязании прекратить использование товарного знака, изъять из оборота и уничтожить товары и взыскании 2 500 000 руб. компенсации

установил:

Компания Tiemme Raccorderie S.P.A. (Тиэммэ Раккордерие С.П.А., далее - Компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительный двор "Домовой" (далее - Общество) и обществу с ограниченной ответственностью "Сан-Микс" (далее - ООО "Сан-Микс") об обязании ответчиков прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего истцу на основании охранного документа от 07.06.2001, в том числе, просила обязать ответчиков прекратить использование обозначений тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, в том числе сочетание латинских букв "ТМ", об обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожить все имеющиеся у них товары, содержащие обозначения тождественные, сходные до степени смешения, либо содержащие отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, в том числе сочетание латинских букв "ТМ", а также о солидарном взыскании с ответчиков 2 500 000 руб. компенсации.

Решением от 19.08.2011 заявленные требования удовлетворены частично. Суд обязал Общество прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего истцу на основании охранного документа от 07.06.2001: в том числе обязать Общество прекратить использование обозначений тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, в том числе - сочетание латинских букв "ТМ"; суд обязал общество изъять из оборота и уничтожить все имеющиеся у них товары, содержащие обозначения тождественные, сходные до степени смешения, либо содержащие отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, в том числе сочетание латинских букв "ТМ", а также взыскал с Общества в пользу Компании 500 000 руб. компенсации. В удовлетворении остальной части требований о взыскании компенсации отказано. В удовлетворении иска к ООО "Сан-Микс" отказано.

В апелляционной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, а также на несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела, просит решение от 19.08.2011 в части удовлетворения требований отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

В апелляционной жалобе Компания, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит изменить решение суда от 19.08.2011 в части отказа в иске и удовлетворить исковые требования в полном объеме, в том числе, за счет ООО "Сан-Микс".

В судебном заседании представители компании и общества поддержали доводы, изложенные в жалобах. ООО "Сан-Микс" возражало против удовлетворения апелляционных жалоб по мотивам изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, согласно выписке из Международного реестра торговых марок Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности от 07.06.2001 Компании принадлежит комбинированный товарный знак в отношении товаров (услуг), входящих в 6 класс Международной классификации товаров и услуг, - металлические соединительные элементы и клапаны; 7 класс - коллекторы и 11 класс - шаровые клапаны для распределения жидких и газообразных веществ. Указанный товарный знак включает в себя словесное обозначение: латинские прописные буквы "Т" и "М" и находящийся между ними изобразительный элемент, представляющий собой гидравлическую соединительную муфту.

Ссылаясь на то, что Общество использует на продаваемых в своих гипермаркетах товарах изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, Компания обратилась в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении прав истца на товарный знак, однако посчитал, что с учетом характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, отсутствия ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, компенсация подлежит взысканию в размере 500 000 руб.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции полагает, что обжалуемое решение суда от 19.08.2011 не подлежит отмене в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1229 исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу пункта 2 названной статьи правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, истцу принадлежит комбинированный товарный знак, включающий в себя словесное обозначение: латинские прописные буквы "Т" и "М" и находящийся между ними изобразительный элемент, представляющий собой гидравлическую соединительную муфту.

Обозначение, размещенное на товарах, продаваемых ответчиком, также является комбинированным. Его словесная часть состоит из прописных букв "Т" и "М", находящихся в различных геометрических фигурах, а изобразительная часть на некоторых изделиях расположена между буквами и представляет собой две перпендикулярные линии, образующие гидравлическую соединительную муфту. По композиционному расположению товарный знак истца и обозначение на образцах, приобретенных в гипермаркетах ответчика, идентичны.

Кроме того, судом установлено, что на части изделий, продаваемых ответчиком, изобразительная часть отсутствует, однако имеется обозначение, содержащее словесный элемент товарного знака Компании - буквы "ТМ". На упаковках указано, что товары произведены в стране места нахождения Компании.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что часть продукции, вводимой в хозяйственный оборот ответчиком, содержит обозначение, тождественное товарному знаку истца, а другая часть - обозначение, сходное с товарным знаком истца до степени смешения, третья часть продукции содержит отдельный охраняемый элемент товарного знака истца.

Товарный знак Компании зарегистрирован в отношении металлических соединительных элементов и клапанов, коллекторов и шаровых клапанов для распределения жидких и газообразных веществ. Именно такие товары продает ответчик. Таким образом, указанные товары однородны, а у потребителя возникает однозначное представление о производстве этих товаров истцом.

Спорные обозначения являются комбинированными, поэтому при оценке степени их смешения значение имеет целостное восприятие товарного знака истца и обозначений, размещенных на продаваемых ответчиком изделиях. Целостное восприятие этих обозначений позволяет сделать вывод о том, что они тождественны и сходны до степени смешения. Изложенное означает возможность смешения у потребителей товарного знака истца и обозначений, размещенных на изделиях, продаваемых ответчиком. Указание на упаковке изделий на их производство в Италии - стране места нахождения Компании также может ввести потребителей в заблуждение.

Сравнительный анализ товарного знака, принадлежащего истцу, и обозначения, используемого на продаваемых ответчиком изделиях, позволил суду первой инстанции сделать правильный вывод о нарушении права истца на товарный знак и, следовательно, о наличии оснований для взыскания компенсации.

При таком положении требования Компании об обязании Общества прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего истцу, обязании прекратить использование обозначений тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, а также об обязании Общества изъять из оборота и уничтожить все имеющиеся у него товары, содержащие обозначения тождественные, сходные до степени смешения, либо содержащие отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, удовлетворены правомерно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Поскольку факт нарушения права истца на товарный знак доказан, он имеет право на компенсацию.

Доводы Общества, изложенные в апелляционной жалобе, приводились им в суде первой инстанции, получили в решении суда надлежащую оценку и не могут быть приняты во внимание по следующим причинам.

Ссылки Общества на невозможность исполнения решения суда первой инстанции в связи с прекращением хозяйственной деятельности не означают неправильность изложенных в нем (решении) выводов.

Неразумность размера присужденной компенсации (500 000 руб.) не обоснована подателем жалобы со ссылками на конкретные обстоятельства и факты.

Отсутствие умысла на нарушение исключительных прав Компании не имеет значения, поскольку факт введения Обществом контрафактного товара в оборот доказан, а значит, правообладатель имеет право требовать устранения нарушения его права за счет Общества, а также возмещения для восстановления права, в данном случае, компенсации.

Утверждение Общества об отсутствии надлежащих доказательств размера понесенных Компанией убытков несостоятелен, так как по смыслу 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при требовании выплаты компенсации, правообладатель не должен доказывать размера убытков.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации в 500 000 руб. суд первой инстанции исходил из характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, отсутствия ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также руководствовался принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований не согласиться с судом первой инстанции относительно обоснованности размера компенсации в сумме 500 000 руб.

Из материалов дела усматривается, что товары поставлены ответчику ООО "СанМикс", а не произведены ответчиком, что уменьшает степень вины Общества. Согласно представленным в материалы дела товарно-транспортным накладным эти товары покупались Обществом не как товары, произведенные Компанией.

Снижение судом первой инстанции размера заявленной компенсации до 500 000 руб. не противоречит положениям статьей 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствует принципам разумности и справедливости.

Доводы апелляционной жалобы Общества касательно необоснованности выводов суда об отказе в удовлетворении требований к ООО "Сан-Микс", не могут быть приняты во внимание в связи со следующими обстоятельствами.

Согласно письму дилера Компании от 16.08.2010, первый извещает истца о наличии в магазинах Общества значительного количества контрафактной продукции, в то время как ООО "Сан-Микс" согласно представленным в материалы дела накладным поставило Обществу первую партию товара лишь в ноябре 2010 года. Данное обстоятельство косвенным образом подтверждает то, что спорная продукция могла быть приобретена Обществом и у других поставщиков.

На представленных в материалы дела образце товара и этикетке, а также на фотографиях прочих образцов товара (уголках, соединениях), содержащих товарный знак истца, отсутствуют сведения о его поставщике.

Из договора поставки от 27.10.2010 N 306 и протокола согласования цены к договору от 03.12.2010 усматривается, что стороны договора - Общество (покупатель) и ООО "Сан-Микс" (поставщик) согласовали ассортимент товара, с которым невозможно идентифицировать закупленные Компанией образцы контрафактной продукции.

Материалами дела, в частности представленными ООО "Сан-Микс" образцами товара, подтверждается, что данный ответчик осуществлял поставку аналогичной продукции (уголков, соединений), маркированных товарным знаком TERMA и TRM, исключительное право в отношении которых принадлежит ООО "Торговая компания "Санрикс", а не Компании.

Таким образом, является правильным вывод суда первой инстанции об отсутствии в деле бесспорных доказательств того, что реализуемый в магазинах Общества контрафактный товар, содержащий изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим Компании товарным знаком, поставлен Обществу именно ООО "Сан-Микс".

Следовательно, в иске к ООО "Сан-Микс" судом первой инстанции отказано обоснованно.

С учетом изложенного выше, апелляционная инстанция не усматривает оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционных жалоб Компании и Общества.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2011 по делу N А56-19932/2011 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Е.А. Сомова

Судьи

Е.К. Зайцева И.Ю. Тойвонен