Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2011 г. N 17АП-10745/11

г. Пермь

11 ноября 2011 г.

N 17АП-10745/2011-ГК Дело N А60-18831/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 09 ноября 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 11 ноября 2011 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Снегура А.А.,

судей Романова В.А., Казаковцевой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трушиной А.А.,

при участии:

от истца, компании "Адидас АГ", Потапова А.В., доверенность от 13.09.2011 года;

от ответчика, общества с ограниченной ответственностью "ЛАМИ", не явились;

от третьего лица, закрытого акционерного общества "Паллада", не явились,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика, общества с ограниченной ответственностью "ЛАМИ",

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 31 августа 2011 года

по делу N А60-18831/2011,

вынесенное судьей Бикмухаметовой Е.А.,

по иску компании "Адидас АГ"

к общества с ограниченной ответственностью "ЛАМИ" (ОГРН 1086674018276, ИНН 6674306042),

третье лицо: закрытое акционерное общество "Паллада" (ОГРН 1067404005503, ИНН 7404043330)

об обязании прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

установил:

Компания "Адидас АГ" (далее - компания, истец) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛАМИ" (далее - ООО "ЛАМИ", ответчик) об обязании ответчика прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца N 426376 и N 730835, на обуви для отдыха и спорта и однородных товарах, о взыскании компенсации в размере 2 500 000 руб. за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, на основании статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 10.08.2011 года в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ЗАО "Паллада".

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 31.08.2011 года на ООО "ЛАМИ" возложена обязанность прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 426376 и N 730835 компании "Адидас АГ" на обуви для отдыха и спорта и однородных товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. С ООО "ЛАМИ" взыскано в пользу компании "Адидас АГ" 500 000 руб. компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Ответчик, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда в части и принять по делу новый судебный акт.

Ссылается на отсутствие доказательств регистрации в установленном порядке товарных знаков на территории России. Также указывает, что истец не представил оснований для предоставления правовой охраны товарным знакам N N 426376, 730835 по признаку общеизвестности и включения его в перечень общеизвестных товарных знаков.

Полагает, что суд необоснованно распространил правовую защиту также на кроссовки, имеющие четыре полосы, тем самым, расширив действие правовой охраны на товарный знак, имеющий неопределенное количество полос и отнеся указанный товар к контрафактному.

Обращает внимание, что рисунок кроссовок разрабатывал производитель, поэтому, получая от него товары, ответчик исходил из соблюдения производителем зарегистрированных прав на товарный знак.

Истцом представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третьим лицом письменный отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

В судебном заседании представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы, указывал на законность и обоснованность обжалуемого решения.

Ответчик, третье лицо извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителей не направили, что в порядке частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Возражений относительно проверки судебного акта только в обжалуемой части от лиц, участвующих в деле, не поступило.

Законность и обоснованность решения проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьей 266, частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем двух товарных знаков с международными регистрационными номерами 426376 и 730835.

Первоначальная регистрация товарного знака N 426376 произведена в Федеративной Республике Германия 22.08.1975/18.05.1976 годах, товарного знака N 730835 - 14.12.1999 года там же.

Товарные знаки являются изобразительными и выполнены в виде контура ботинка, на боковой стороне которого имеются три полосы, идущие под наклоном (" ? ? ? ") от шнуровки до подошвы, цвет полос контрастирует с цветом обуви.

Указанные товарные знаки зарегистрированы Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС). Регистрация знаков произведена в отношении обуви для спорта и отдыха (25 класс Международной классификации товаров и услуг, далее - МКТУ).

Согласно выпискам из Международного реестра торговых марок, статье 6 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 года, пересмотренного в Стокгольме 14.07.1967 года и измененного 28.09.1979 года (далее - Мадридское соглашение), правовая охрана товарного знака N 426376 действует до 20.10.2016 года, товарного знака N 730835 - до 17.03.2020 года.

По данным Международного бюро ВОИС, подтвержденным Российским агентством по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент), правообладателем товарного знака N 730835 с момента его регистрации и до настоящего времени является компания "Адидас - Соломон АГ".

Согласно выписке из торгового реестра в отношении истца, фирменное наименование правообладателя "Адидас-Соломон АГ" было изменено на новое - "Адидас АГ", соответствующая запись об изменении наименования правообладателя внесена Международным бюро в реестр торговых марок 04.10.2006 года.

Запись об истце как об обладателе исключительного права на товарный знак N 426376 также внесена в Международный реестр торговых марок, соответствующие сведения подтверждены имеющимися в деле ответами Роспатента.

10.10.2010 года нотариусом г. Москвы Вурста И.Н. по заявлению представителя истца был произведен осмотр веб-сайта в сети Интернет, имеющего адрес: "http://www.lami.su/", принадлежащего ответчику, в ходе которого установлен факт предложения к продаже обуви, содержащей обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, а именно обозначения в виде трех полос на боковой стороне обуви с малозаметной, примыкающей и сливающейся с линией подошвы поперечной полосой.

10.12.2010 года ответчиком в соответствии с товарной накладной N 2581 была произведена реализация ЗАО "Паллада" 10 пар кроссовок "Фаворит", на боковые стороны которых нанесены четыре полосы, идущих под наклоном от шнуровки к подошве.

Компания "Адидас АГ", полагая, что в нарушение его исключительного права на вышеуказанные товарные знаки, ответчик осуществляет рекламу, предложение к продаже и реализацию товаров, незаконно маркируемых обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца, обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные исковые требования частично, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что истец является обладателем исключительного права на товарные знаки N N 426376, 730835; факты нарушения ответчиком исключительных прав истца путем размещения рекламы в сети Интернет, предложения к продаже и реализации обуви, на которую нанесены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждаются материалами дела; имеются основания для уменьшения размера компенсации за неправомерное использование товарных знаков до 500 000 руб.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и письменного отзыва на нее, оценив имеющиеся в деле доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Мадридского соглашения с даты регистрации, произведенной в Международном бюро, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно. Российская Федерация, как правопреемница СССР, является участницей Мадридского соглашения с 01.07.1976 года.

Статьей 5 Мадридского соглашения закреплено право национального патентного ведомства заявлять о том, что охрана не может быть предоставлена знаку на территории страны полностью либо в части.

Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 02.07.1978 года в отношении товарного знака с международными регистрационным номером 426376 было сделано заключительное уведомление N 426 376/М-78 о том, что торговая марка обладает правовой охраной с поправкой: правовая охрана применима только к воспроизведению трех полос, которые являются составляющей зарегистрированной торговой марки.

В отношении товарного знака с международными регистрационными номером 730835 Роспатент в окончательном решении от 20.08.2001 года заявил, что правовая охрана применима только к воспроизведению трех полос, расположенных на боковой части обуви.

В свидетельстве о регистрации товарного знака N 730835, выданном ВОИС 04.05.2000 года, указано на то, что торговая марка представляет собой три полосы, а контуры обуви демонстрируют расположение марки, не являясь ее элементом (раздел "описание марки").

С учетом изложенного, правовой охране подлежит обозначение в виде трех наклонных полос, контрастирующих с цветом обуви, идущих от шнуровки и к подошве. При этом, контур обуви правовой охране не подлежит, а его воспроизведение осуществляется лишь для демонстрации места расположения товарного знака.

В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", нормы четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям, возникшим после ее введения в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Частью 1 статьи 1477 названного кодекса предусмотрено, что под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно части 1 статьи 1484 того же кодекса, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 данной статьи).

Ссылка апеллятора на отсутствие доказательств выполнения истцом требований российского законодательства в сфере защиты интеллектуальных прав в части государственной регистрации товарных знаков является несостоятельным, поскольку спорным товарным знакам предоставлена международно-правовая охрана, Российская Федерация, являющаяся участницей Мадридского соглашения, в установленном порядке уведомила о пределах, в которых спорным товарным знакам будет предоставлена правовая охрана на ее территории.

Факты нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки путем размещения рекламы в сети Интернет, предложения к продаже и реализации обуви, на которую нанесены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждены имеющимися в деле доказательствами (протоколом осмотра веб-сайта от 10.10.2010 года, товарной накладной N 2581 от 10.12.2010 года, вещественным доказательством).

Доводы заявителя апелляционной жалобы относительно недоказанности наличия сходства до степени смешения между обозначениями, нанесенными на товар, рекламируемый, предлагаемый к продаже и продаваемый ответчиком, и товарными знаками истца, судом апелляционной инстанции отклоняются в силу следующего.

В соответствии с частями 1, 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 13 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, предусмотрено, что для признания обозначения сходным до степени смешения с другим обозначением первое должно ассоциироваться со вторым в целом. Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.3 названных Правил).

Суд первой инстанции, проанализировав совпадающие и отличающиеся признаки сравниваемых обозначений, пришел к обоснованному выводу о том, что совпадающие признаки являются существенными и в нечеткой картине памяти потребителя обретают основной вес, в связи с чем потребитель идентифицирует товары, в первую очередь, по привычным ему элементам товарных знаков, руководствуясь лишь общими впечатлениями о знаке, виденном ранее, при этом досконального и детального сравнения известного потребителю товарного знака и обозначения, имеющегося в каталоге, на упаковке, товаре потребитель не проводит.

Доводу ответчика об отсутствии сходства до степени смещения между товарными знаками истца и обозначением в виде четырех наклонных полос, использованным на реализованных ответчиком ЗАО "Паллада" кроссовках "Фаворит", дана надлежащая оценка в обжалуемом решении. В частности, суд первой инстанции верно отметил, что незначительное отличие в виде четвертой полосы и горизонтальной полосы вдоль подошвы, что напоминает букву "Ш" не может быть отнесено к числу существенных, поскольку в отличие от привычного потребителю элемента - трех наклонных полос - оно не проявляется сильно и не привлекает внимание, не изменяя общего впечатления от обозначений в целом. Оснований для переоценки данного вывода у суда первой инстанции не имеется.

Кроме того, наличие сходства до степени смешения подтверждается также представленными в материалы дела заключениями патентного поверенного Кандыбиной Е.Г. от 27.10.2010 года и от 30.03.2011 года, согласно которым противопоставляемые обозначения (в том числе и в виде четырех полос) и товарные знаки являются сходными до степени смешения.

Заявителем апелляционной жалобы каких-либо доказательств, опровергающих вышеизложенные выводы, не представлено ни в суд первой, ни в суд апелляционной инстанции.

То обстоятельство, что ответчик не является производителем товаров, на которые нанесены спорные обозначения, не исключается его ответственности за нарушение исключительных прав истца, поскольку установленные судом факты являются самостоятельными случаями использования исключительных прав.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно обязал ответчика прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 426376 и N 730835 компании "Адидас АГ".

В соответствии с частями 2, 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 1 части 4 указанной статьи).

Согласно правовой позиции совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (пункт 43.2 постановления).

В пункте 43.3 постановления от 26.03.2009 N 5/29 также разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определяя размер подлежащей взысканию компенсации и снизив до суммы 500 000 руб., суд первой инстанции обоснованно принял во внимание характер нарушения, а также учел, что ответчик не является производителем спорного товара, контрафактный товар (кроссовки "Фаворит") получен им от иного поставщика в небольшом количестве, реализован третьему лицу в незначительном количестве, иных фактов реализации спорной продукции со стороны ответчика истцом не доказано, факт размещения рекламы зафиксирован единожды.

Снижение размера подлежащей взысканию компенсации лицами, участвующими в деле, не оспаривается, законность и обоснованность решения суда в этой части апелляционным судом не проверяется.

Таким образом, решение суда первой инстанции следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя этой жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 августа 2011 года по делу N А60-18831/2011 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

А.А. Снегур

Судьи

В.А. Романов Т.В. Казаковцева