Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2011 г. N 10АП-2585/11

г. Москва

21 ноября 2011 г.

Дело N А41-24409/10

Резолютивная часть постановления объявлена 14 ноября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 ноября 2011 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Быкова В.П.,

судей Куденеевой Г.А., Мизяк В.П.,

при ведении протокола судебного заседания: Лариной Л.Л.,

при участии в заседании:

от истца: Козина В.В., представителя по доверенности N 63-НФ-НН от 11.03.11 г., от ответчика - ООО "Альтфарм": Перовой Т.Д., представитель по доверенности N 211 от 29.12.10 г.,

от ответчика - ЗАО "Патент-Фарм": Жаркова Я.В., генерального директора, Протокол N 1 от 30.10.09 г.,

эксперт: Орлов А.М., паспорт,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Открытого акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" на решение Арбитражного суда Московской области от 16 февраля 2011 года по делу N А41-24409/10, принятое судьей Горожановой О.Л., по иску ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" к ООО "Альтфарм" и ЗАО "Патент-Фарм" о пресечении действий, нарушающих исключительное право на изобретение,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Альтфарм" со следующими требованиями:

- признать изобретение "Средство для лечения заболеваний предстательной железы "Витапрост" (патент Российской Федерации N 211204) использованным в составе лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077;

- признать действия ООО "Альтфарм" по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077, незаконными;

- запретить ООО "Альтфарм" осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации и хранение в указанных целях лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077;

- обязать ООО "Альтфарм" за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации лекарственный препарат "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077;

- опубликовать за счет ООО "Альтфарм" решение суда по настоящему иску в официальном бюллетене органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (т. 1, л.д. 2-4).

Определением Арбитражного суда Московской области от 25.01.2010 г.. к участию в деле в качестве соответчика привлечено Закрытое акционерное общество "Патент-Фарм".

Решением Арбитражного суда Московской области от 15 февраля 2011 года в удовлетворении исковых требований отказано (т. 3, л.д. 138-141).

Не согласившись с решением суда, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В судебном заседании представителем истца в письменной форме заявлено ходатайство об отказе от исковых требований в части:

1) признания изобретения "Средство для лечения заболеваний предстательной железы "Витапрост" (патент Российской Федерации N 211204) использованным в составе лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077;

2) обязания ООО "Альтфарм" за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации лекарственный препарат "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077;

3) опубликования за счет ООО "Альтфарм" решение суда по настоящему иску в официальном бюллетене органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Представители ответчиков - ООО "Альтфарм" и ЗАО "Патент-Фарм" оставили разрешение заявленного истцом ходатайства на усмотрение суда.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что ходатайство ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" об отказе от части исковых требований подлежит принятию, поскольку такой отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в части признания незаконными действий ООО "Альтфарм" по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077, и запрещении ООО "Альтфарм" осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации и хранение в указанных целях лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077.

Ответчики: ООО "Альтфарм" и ЗАО "Патент-Фарм" представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых просят оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения (т.4, л.д. 4-11, 14-21).

В заседании арбитражного апелляционного суда представители ООО "Альтфарм" и ЗАО "Патент-Фарм" также возражали против доводов апелляционной жалобы.

Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью "Альтфарм" по следующим обстоятельствам.

В соответствии с п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Как следует из материалов дела, истцу - ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" принадлежит исключительное право на использование изобретения "Средство для лечения заболеваний предстательной железы "Витапрост", зарегистрированное по патенту РФ N 2112504 (т. 1, л.д. 7-11). Указанное изобретение используется им с 1999 года посредством изготовления (производства), предложения к продаже, реализации на фармацевтическом рынке Российской Федерации и стран СНГ, а также хранения для этих целей лекарственного средства - суппозиториев ректальных "Витапрост", регистрационный номер Р N 001136/01.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то обстоятельство, что ответчиком - ООО "Альтфарм" производится, хранится, рекламируется и вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077. Истец считает, что указанными действиями ответчик - ООО "Альтфарм" нарушает его исключительное право на использование средства для лечения заболеваний предстательной железы "Витапрост", поскольку в лекарственном препарате "Уропрост" содержится каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, содержащейся в патенте РФ N 2113404, либо признак, эквивалентный ему. Согласия ответчику на использование изобретения - "Витапрост" истец не давал.

В подтверждение факта нарушения исключительного права ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" на использование изобретения "Средство для лечения заболеваний предстательной железы "Витапрост" истцом представлены копии кассовых чеков на лекарственный препарат "Уропрост", а также копия образца упаковки препарата "Уропрост", приобретенные в г. Нижнем Новгороде и г.Санкт-Петербурге (т. 1, л.д. 17-19).

В обоснование возражений по предъявленным исковым требованиям ответчик - ООО "Альтфарм" ссылается на то обстоятельство, что в препарате "Уропрост" им не был использован каждый признак изобретения, указанный в независимом пункте формулы изобретения либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до выпуска препарата "Уропрост".

Отказывая в удовлетворении исковых требований (т. 3, л.д. 141), суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчиком - ООО "Альтфарм" в лекарственном препарате "Уропрост" не использовано изобретение "Средство для лечения заболеваний предстательной железы "Витапрост", зарегистрированное за ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод"" по патенту РФ N 2112504.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает указанный вывод суда первой инстанции ошибочным по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Поскольку одним из обстоятельств, имеющим существенное значение для правильного рассмотрения спора, является установление наличия либо отсутствия всех признаков изобретения, приведенных в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ N 2112504, принадлежащему ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод", в препарате "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077, используемом ООО "Альтфарм", арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела была назначена патентно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено экспертам: Пятину Б.М. и Кузенковой Н.В.

Из содержания заключений экспертов Пятина Б.М. и Кузенковой Н.В. (т. 3, л.д. 4-9, 10-38) следует, что по вопросу о том, содержится ли в лекарственном препарате (суппозитарии) "Уропрост" каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ N 2112504 формулы, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового до начала совершения ООО "Альтфарм" действий по производству и реализации препарата "Уропрост", экспертами были сделаны противоположные выводы.

В соответствии с ч. 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Однако определением Арбитражного суда Московской области от 09.02.2011 г.. в удовлетворении ходатайства ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" о назначении повторной судебной патентоведческой экспертизы было отказано (т. 3, л.д. 135-136).

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2011 года (т. 4, л.д. 102-107) по настоящему делу была назначена судебно-техническая экспертиза по следующему вопросу: "Содержится ли в лекарственном препарате (суппозитарии) "Уропрост", рег. Номер ЛС-002077, каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ N 2112504, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового до начала совершения ООО "Альтфарм" действий по производству и реализации препарата "Уропрост"?

Проведение экспертизы было поручено эксперту Научно-исследовательского центра Первого Московского Государственного Медицинского университета им. И.М.Сеченова Орлову Анатолию Михайловичу.

Согласно Заключению судебно-технической экспертизы от 25.08.2011 г.. (т.4, л.д. 162-170) экспертом Орловым А.М. был сделан вывод о том, что в лекарственном препарате (суппозитарии) "Уропрост", рег. Номер ЛС-002077, содержится каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ N 2112504, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового до начала совершения ООО "Альтфарм" действий по производству и реализации препарата "Уропрост".

В судебном заседании Десятого арбитражного апелляционного суда 14.11.2011 г.. эксперт Орлов А.М. поддержал экспертное заключение от 25.08.2011 г.. и ответил на дополнительные вопросы ответчика - ООО "Альтфарм", что отражено в протоколе судебного заседания.

Исследовав заключение от 25.08.2011 г.. судебно-технической экспертизы (т.4, л.д. 162-170), выполненное экспертом Орловым А.М., заслушав объяснения Орлова А.М. по выполненному им заключению, арбитражный апелляционный суд считает, что указанное экспертное заключение соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив в совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе экспертное заключение, выполненное Н.В.Кузенковой (т. 3, л.д. 25-38), арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что в материалах дела имеются надлежащие доказательства, подтверждающие нарушение ответчиком - ООО "Альтфарм" исключительного права истца - ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" на использование изобретения "Средство для лечения заболеваний предстательной железы "Витапрост", зарегистрированное по патенту РФ N 2112504.

При указанных обстоятельствах исковые требования о: признании действий ООО "Альтфарм" по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077, незаконными и запрещении ООО "Альтфарм" осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации и хранение в указанных целях лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077, - подлежат удовлетворению.

В удовлетворении исковых требований к другому ответчику - ЗАО "Патент-Фарм" отказать.

Исследовав обстоятельства дела, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что в материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих нарушение ЗАО "Патент-Фарм" исключительного права ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" на использование изобретения "Средство для лечения заболеваний предстательной железы "Витапрост" по патенту РФ N 2112504.

Арбитражному апелляционному суду такие доказательства истцом также не представлены.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ в связи с удовлетворением исковых требований к ООО "Альтфарм" расходы по государственной пошлине в сумме 6000 рублей, понесенные истцом при обращении с настоящим исковым заявлением и апелляционной жалобой, относятся на ответчика - ООО "Альтфарм".

Руководствуясь статьями 266, 268, п. 2 ст. 269, п. 4 ч. 1 ст. 270, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 16 февраля 2011 года по делу N А41-24409/10 в части отказа в удовлетворении исковых требований отменить.

Признать действия Общества с ограниченной ответственностью "Альтфарм" по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер ЛС-002077 незаконными.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Альтфарм" осуществлять без разрешения истца изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на всей территории Российской Федерации и хранение в указанных целях лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер. ЛС-002077.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Альтфарм" в пользу Открытого акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" госпошлину по иску и апелляционной жалобе в сумме 6000 рублей.

Производство по делу в части исковых требований: о признании изобретения "Средство для лечения заболеваний предстательной железы "Витопрост" (патент N 2112504) использованным в составе лекарственного препарата "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер. ЛС-002077; обязании ООО "Альтфарм" за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации лекарственный препарат "Уропрост", суппозитарии ректальные, рег. номер. ЛС-002077; опубликовании за счет ООО "Альтфарм" решении суда по настоящему иску в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - прекратить в связи отказом истца от заявленных требований в этой части.

Решение в части перечисления с депозитного счета Арбитражного суда Московской области экспертам Кузенковой Н.В. и Пятину Б.М. денежных средств за проведение экспертизы оставить без изменения

Председательствующий

В.П. Быков

Судьи

Г.А. Куденеева В.П. Мизяк