Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2011 г. N 09АП-30495/11

г. Москва

13 декабря 2011 г.

Дело N А40-60982/11-51-519

Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 декабря 2011 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поташовой Ж.В.,

судей:	Попова В.И., Мухина С.М.,
при ведении протокола	секретарем судебного заседания Прокофьевой С.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 3 апелляционную жалобу ЗАО "Ярмарка"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.09.2011 по делу N А40-60982/11-51-519 судьи Васильевой Т.В.

по заявлению ЗАО"Ярмарка" (ОГРН 1057601151717; 152303, Ярославская обл, Тутаевский р-н, Тутаев г, Промзона ул, 11)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третье лицо: ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница" (ОГРН 1027739057037; 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 13)

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя:	Филиппова О.В. по доверенности от 04.10.2010;
от ответчика:	Пронина С.В. по доверенности от 05.10.2011 N 01/25-616/41;
от 3-го лица	не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ

решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.09.2011 отказано в удовлетворении требований ЗАО "Ярмарка" (далее - заявитель, Общество) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 03 мая 2011 года, которым удовлетворено возражение ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница" и предоставление правовой охраны словесному товарному знаку "ШАРМ-суфле" по свидетельству N 322932 признано недействительным полностью.

При этом суд первой инстанции исходил из соответствия оспариваемого решения требованиям Закона от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", наличия соответствующих полномочий Роспатента, а также отсутствия нарушения законных прав и интересов Общества, что в силу ст. 198 АПК РФ исключает возможность удовлетворения заявленных требований при рассмотрении спора по существу.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей третьего лица, извещенного о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Пояснил, что товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, представил в порядке ст.81 АПК РФ письменные объяснения, которые приобщены судом к материалам дела.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, выслушав представителей заявителя и ответчика, с учетом исследованных по делу доказательств и доводов апелляционной жалобы полагает, что судебный акт подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, регистрация словесного товарного знака "ШАРМ-суфле" по заявке N 2004726760, с приоритетом от 18 ноября 2004 года, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21 марта 2007 года в отношении товаров 30 класса МКТУ - "кондитерские изделия, а именно пастила, зефир, суфле". На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 322932, зарегистрированного Роспатентом 27 января 2010 года за N РД0059630, правообладателем указанного объекта стало ЗАО "ЯРМАРКА".

Решением Роспатента от 24 марта 2011 года правовая охрана товарного знака по свидетельству N 322932 досрочно прекращена в отношении части товаров, а именно товара "пастила".

Таким образом, на момент принятия Роспатентом оспариваемого по настоящему делу решения правовая охрана товарного знака действовала в отношении товаров 30 класса МКТУ - "кондитерские изделия, а именно зефир, суфле".

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 16 июля 2010 года поступило возражение ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 и 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". В частности, указано, что товарный знак по свидетельству N 322932 является сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству N 316647 и имеющим более ранний приоритет.

Решением Роспатента от 03 мая 2011 года возражение ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница" удовлетворено на основании несоответствия регистрации товарного знака по свидетельству N 322932 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона от 23.09.1992 N3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

Сроки, предусмотренные ч. 4 ст. 198 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно счел соблюденными.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ, ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал нормы материального и процессуального права и на их основании сделал обоснованный вывод об отсутствии необходимых условий для удовлетворения заявленных требований исходя из следующего.

Согласно ст. 1 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки) товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В силу п. 1 ст. 7 упомянутого Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с ч. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (вступившая в силу на момент рассмотрения возражения третьего лица в Роспатенте) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Пунктом 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 N 32 (далее - Правила) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знакам и других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 322932 представляет собой выполненное стандартным шрифтом русского алфавита словесное обозначение "ШАРМ-суфле" и имеет дату приоритета 18 ноября 2004 года. При этом слово "суфле" включено в регистрацию товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 316647 представляет собой выполненное стандартным шрифтом русского алфавита слово "ШАРМ" и имеет дату приоритета 02 декабря 2002 года.

Согласно пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений определяется по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) критериям.

Согласно подпункту "а" пункта 14.4.2.2. Правил признаком наличия звукового сходства является, в частности, вхождение одного обозначения в другое.

Согласно подпункту "б" пункта 14.4.2.2. Правил признаком наличия графического сходства является, в частности, общее зрительное впечатление, вид шрифта, алфавит, буквами которого написано слово, цвет или цветовое сочетание.

Согласно подпункту "в" пункта 14.4.2.2. Правил признаком наличия смыслового сходства является, в частности совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Согласно пункту 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Суд первой инстанции обосновано принял вывод Роспатента о сходстве товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия, поскольку товарный знак "ШАРМ" входит в товарный знак "ШАРМ-суфле", логическое ударение в обозначении "ШАРМ-суфле" падает на элемент "шарм", поскольку он, в отличие от словесного элемента "суфле", является оригинальным, и не носит описательного характера. Оба товарных знака, как оспариваемый, так и противопоставленный выполнены стандартным шрифтом черного цвета, алфавитом русского языка.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На дату принятия Роспатентом оспариваемого по настоящему делу решения, правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству N 322932 действовала в отношении товаров 30 класса МКТУ - "кондитерские изделия, а именно зефир, суфле".

Согласно словарно-справочной информации (Большая энциклопедия в 62-х томах, Москва, 2006), зефир и суфле являются кондитерскими изделиями. Наименование товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, свидетельствует о том, что она предоставлена в отношении кондитерских изделий, а именно зефира и суфле. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товара 29 класса МКТУ - "мармелад". Согласно словарно-справочной информации (Большой толковый словарь русского языка, Астрель, 2009) мармелад (франц. marmelade) - это кондитерское изделие из фруктового сока. ГОСТ Р 53041-2008 содержит указание о том, что мармелад является кондитерским изделием.

Таким образом, зефир, суфле и мармелад относятся к одной родовой группе (кондитерские изделия), имеют одно назначение (употребление в пищу в качестве десерта), круг потребителей и одинаковые условия их реализации. Перечисленные признаки свидетельствуют об однородности указанных товаров.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют высокую степень сходства, что обусловлено тождественностью охраняемых элементов данных товарных знаков. В свою очередь, согласно п. 3.6. Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В отношении довода заявителя о том что, мармелад и суфле не являются однородными, поскольку имеют разный состав, то, несмотря на различный состав, оба данных товара являются кондитерскими изделиями.

С учетом данных обстоятельств судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о том, что зефир, суфле и мармелад относятся к одной родовой группе (кондитерские изделия), имеют одно назначение (употребление в пищу в качестве десерта), круг потребителей и одинаковые условия их реализации. Перечисленные признаки свидетельствуют об однородности указанных товаров. Правильно приняв во внимание и то обстоятельство, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют высокую степень сходства, обусловленную тождеством охраняемых элементов данных товарных знаков.

Обоснованно сославшись на Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, в соответствии с которым принятая классификация товаров и услуг сама по себе не имеет решающего влияния на оценку однородности товаров и услуг, суд правомерно исходил из того, что при установлении однородности товаров должен приниматься во внимание не только род (вид) товаров, а целый спектр иных обстоятельств, как то потребительские свойства товаров, их функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Такой подход в целом соответствует пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, предусматривающему в качестве приоритетного критерия установлении однородности товаров принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Относительно доводов, что противопоставленный товарный знак "ШАРМ" по свидетельству N 316647 ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница" не используется и продукция под данным товарным знаком не введена в гражданский оборот; при принятии оспариваемого решения Роспатентом не учтено, что ЗАО "Ярмарка" является производителем только товара "суфле", в связи с чем, правовая охрана должна была быть признана недействительной частично то, суд первой инстанции верно отметил их неотносимость к признакам сходства товарных знаков.

Отклоняется и ссылка заявителя на наличие иных товарных знаков со словесным элементом "ШАРМ", зарегистрированных на имя иных лиц, как не имеющая отношения к рассматриваемому спору.

Учитывая изложенное, оспариваемое решение Роспатента от 03 мая 2011 года, которым удовлетворено возражение ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница" и предоставление правовой охраны словесному товарному знаку "ШАРМ-суфле" по свидетельству N 322932 признано недействительным полностью является законным и обоснованным, в связи с чем вывод суда первой инстанции о необходимости отказа в удовлетворении заявленных требований, правомерен.

Принимая во внимание изложенное, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г.Москвы от 22.09.2011 по делу N А40-60982/11-51-519 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ж.В. Поташова

Судьи

В.И. Попов С.М. Мухин