Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2012 г. N 13АП-16426/11

г. Санкт-Петербург

16 января 2012 г.

Дело N А56-19494/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 января 2012 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Сомовой Е.А.

судей Абакумовой И.Д., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Душечкиной А.И.

при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: Тимофеева П.А. по протоколу N 6 от 15.04.2010, Толстова А.Н. по доверенности от 17.06.2011

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-16426/2011) ООО "Импульс" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.07.2011 по делу А56-19494/2011 (судья Кузнецов М.В.), принятое

по иску ЗАО "Крисмас +" (ОГРН 1077847587289, адрес: 191180, Санкт-Петербург,

Набережная Реки Фонтанки, д. 102)

к ООО "Импульс" (ОГРН 1077847340911, адрес: 194100, Санкт-Петербург,

Новолитовская ул., 16, лит. А)

о защите исключительных прав на полезную модель

установил:

Закрытое акционерное общество "Крисмас+" (далее - истец, ЗАО "Крисмас+") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Импульс" (далее - ответчик, далее - ООО "Импульс") о запрете использования полезной модели "Индикаторная трубка" по патенту N 89706; изъятии из оборота и уничтожении контрафактных материальных носителей: индикаторных трубок модели ИТ-ИК/ВП и модели ИТТ-ИК/ВП; изъятии из оборота и уничтожении оборудования, устройств и материалов, используемых для производства индикаторных трубок; обязании опубликовать решение суда.

Решением суда первой инстанции от 25.07.2011 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным решением, ответчик обратился в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение от 25.07.2011 отменить, в иске отказать.

В апелляционной жалобе ответчик указывает на то, что решением Коллегии Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам Роспатента (протокол от 03.08.2011 г..) патент на полезную модель N 89706 признан недействительным полностью в связи с несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности, а именно "новизне".

Ответчик обращает внимание на то, что данное обстоятельство не исследовалось при рассмотрении дела в суде первой инстанции, поскольку такое решение принято Роспатентом после рассмотрения спора судом первой инстанции по существу, однако имеет значение для дела, так как признанный недействительным патент не может повлечь возникновение гражданских прав и обязанностей, о нарушении которых утверждал истец.

Представитель истца в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился. Отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

Представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам (Роспатент) от 05.10.2011 о признании недействительным полностью патента на полезную модель N 89706; а также приложения к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - Заключения коллегии палаты по патентным спорам.

Заявленное ходатайство удовлетворено апелляционным судом, документы приобщены к материалам дела.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Заслушав объяснения представителя ответчика, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд полагает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, истец является обладателем патента N 89706 на полезную модель "Индикаторная трубка" с приоритетом от 06.07.2009, который представлен истцом суду первой инстанции.

Факт незаконного (без согласия истца) использования ответчиком запатентованной истцом полезной модели, в том числе, в производстве индикаторных трубок, послужил основанием для предъявления иска по настоящему делу.

Ответчик возражал против иска, заявляя, что не нарушает исключительные права истца, поскольку выпускаемые и используемые ответчиком изделия не содержат всех признаков полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 89706 формулы полезной модели истца. Полагая, что указанные обстоятельства входят в предмет доказывания по настоящему делу и требуют специальных познаний в области техники и патентоведения, ответчик ходатайствовал о назначении по делу судебно-патентоведческой экспертизы.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции установлено, что обстоятельства, имеющие непосредственное отношение к рассмотрению настоящего спора, ранее исследовались арбитражным судом. Так, решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-50659/10-51-411, возбужденному по заявлению ООО "Импульс" к заинтересованным лицам: Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и к ЗАО "Крисмас+", производство по делу прекращено в части требования о признании незаконным решения Роспатента от 28.07.2009 о выдаче ЗАО "Крисмас+" патента на полезную модель "Индикаторная трубка". ООО "Импульс" отказано в удовлетворении требования о признании недействительным полностью патента на полезную модель N 89706, а также приложения к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - Заключения коллегии палаты по патентным спорам и исключении патента на полезную модель N 89706 из государственного реестра полезных моделей Российской Федерации.

С учетом данного обстоятельства судом первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства истца о проведении экспертизы со ссылкой на часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ).

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что права истца - обладателя патента N 89706 нарушены ответчиком путем использования полезной модели "индикаторная трубка".

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее.- ГК РФ) защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.

В силу подпунктов 2, 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требований:

- о пресечении действий, или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1225, статьи 1226 ГР КФ промышленные образцы относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), и на которые признаются интеллектуальные права.

При этом по смыслу статей 1346, 1354 ГК РФ на территории Российской Федерации предоставляется охрана только тем исключительным правам интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель или промышленный образец, которые удостоверены патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или имеющими силу на территории Российской Федерации в указанных в патенте объемах.

Из приведенных норм, а также в силу части 1 статьи 65 АПК РФ следует, что для удовлетворения требования о защите исключительных прав на полезную модель, истец в первую очередь должен доказать наличие у него таких исключительных прав, удостоверенных патентом.

На день вынесения решения судом первой инстанции 29.07.2011 необходимые доказательства истцом были представлены, что послужило основанием для удовлетворения иска.

Однако 03.08.2011 Роспатентом принято решение о признании недействительным полностью патента на полезную модель N 89706. К решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам прилагается соответствующее Заключение коллегии палаты по патентным спорам.

Представленные ответчиком копии указанных документов в соответствии с частью 2 статьи 268 АПК РФ в ходе рассмотрения апелляционной жалобы приобщены к материалам дела.

Истец не представил суду апелляционной инстанции доказательств, опровергающих факт признания недействительным полностью патента на полезную модель N 89706.

В силу пунктов 1, 3 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным в течение срока его действия полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего кодекса.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент; признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03. 2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", не могут быть признаны нарушением права лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Следовательно, признание патента недействительным исключает нарушение ответчиком исключительных прав истца, поскольку данных прав у последнего не возникло.

Поскольку факт наличия у истца нарушенного права не доказан, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют; решение суда первой инстанции подлежит отмене, а апелляционная жалоба ООО "Импульс" - удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ в связи с удовлетворением апелляционной жалобы ответчика, на истца возлагаются расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.07.2011 по делу А56-19494/2011 отменить.

В иске отказать.

Председательствующий

Е.А. Сомова

Судьи

И.Д. Абакумова Л.П. Загараева