Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2012 г. N 09АП-3147/12

г. Москва

14 марта 2012 г.

Дело N А40-68549/11-5-421

Резолютивная часть постановления объявлена 06 марта 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 марта 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Захарова С.Л.

судей: Свиридова В.А., Цымбаренко И.Б.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кобяковой И.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 13 апелляционные жалобы

ООО "Новгородская продовольственная компания",

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.12.2011

по делу N А40-68549/11-5-421, принятое судьей Тарасовой Н.Н.,

по заявлению ООО "Виктория ТМ"

(ОГРН 1067746314063, 117321, г.Москва, ул.Островитянова, дом 18)

к 1) Палате по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании незаконным решения

третьи лица: 1) ООО "Новгородская продовольственная компания", 2) ФГУ "ФИПС"

при участии: от заявителя: Горбунов М.С. по дов. от 28.02.2012;

от ответчика: 1) не явился, извещен; 2) Медведев Н.Ю. по дов. от 05.10.2011;

от 3-х лиц: 1) Шехтман Е.Л. по дов. от 08.11.2010; 2) Медведев Н.Ю. по дов. от 12.08.2011.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2011 удовлетворено заявление ООО "Виктория ТМ" (далее - заявитель, Общество) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 23.04.2011, которым досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству РФ N 409579. На Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам судом возложена обязанность восстановить нарушенные права ООО "Виктория ТМ" путем восстановления правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 409579 в объеме, действовавшем на момент вынесения оспариваемого ненормативного правового акта.

Не согласившись с принятым решением, Роспатент обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование этого указывает на сходство сравниваемых обозначений и совпадение областей деятельности предприятий-правообладателей сопоставляемых товарных знаков, на существование принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному лицу в случае маркировки их сопоставляемыми знаками.

Третье лицо - ООО "Новгородская продовольственная компания", не согласившись с принятым решением, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Доводы апелляционной жалобы ООО "Новгородская продовольственная компания", аналогичны по содержанию доводам, изложенным в апелляционной жалобе Роспатента. Указывается, что имелись случаи фактического смешения потребителями спорных товарных знаков в г. Великий Новогород.

Суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика - Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства.

Представитель Роспатента доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель ООО "Новгородская продовольственная компания" доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционных жалоб, выслушав представителей участвующих в деле лиц, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству N 409579 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.05.2010 по заявке N 2009708121/50 с приоритетом от 16.04.2009 в отношении товаров 29,30,32 и услуг 35,36,39 и 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства на имя ООО "ВИКТОРИЯ ТМ".

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов "КВАРТАЛ" и "ВИКТОРИЯ", выполненных заглавными буквами русского алфавита, красным цветом, и изобразительных элементов в виде квадратов серого и красного цвета, расположенных в шахматном порядке, и элемента в виде красного яблока.

13.01.2011 в Палату по патентным спорам поступило возражение от ООО "Новгородская продовольственная Компания" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 409579 в отношении услуг 35,43 классов МКТУ.

23.04.2011 Роспатент вынес решение, согласно которому данное возражение удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 409579 признано недействительным в отношении услуг 35 и 43 класса МКТУ.

Не согласившись с вынесенным решением, заявитель обратился с настоящим заявлением в суд.

Удовлетворяя требования заявителя о признании решения Роспатента от 23.04.2011, которым досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству РФ N 409579, недействительным, суд первой инстанции исходил из того, что комбинированное изображение "КВАРТАЛ виктория" не является сходным до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками, поскольку в глазах посетителей магазинов "КВАРТАЛ виктория" оно за долгие годы своего существования приобрело индивидуальные особенности, позволяющее потребителям отличать его в хозяйственным обороте от товарных знаков других производителей товаров и услуг.

Магазины истца и ответчика расположены вне конкурентных зон друг друга (города Великий Новгород и Москва, находятся в разных федеральных округах), при этом стороны не оспаривают факт однородности оказываемых услуг.

Товарный знак истца в том же графическом, цветовом исполнении, ответчиком не используется, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца и графического обозначения, используемого заявителем.

При этом суд первой инстанции указал, что данные обстоятельства уже были предметом судебного исследования, нашли свое отражение во вступивших в законную силу судебных актах по делу N А40-126866/10-143-1080.

Вместе с тем данные вывода суда первой инстанции являются ошибочными, исходя из следующего.

С учетом даты приоритета (16.04.2009) заявки N 2009708121/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов "КВАРТАЛ" и "ВИКТОРИЯ", выполненных заглавными буквами русского алфавита, красным цветом, и изобразительных элементов в виде квадратов серого и красного цвета, расположенных в шахматном порядке, и элемента в виде красного яблока. Датой приоритета является 16.04.2009. Знак охраняется в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 221429 также является комбинированным, включает в себя словесный элемент "КВАРТАЛ", написанный заглавными буквами в кириллице, стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 42 класса МКТУ - реализация товаров. Дата приоритета - 03.04.2000. Правообладателем является ООО "Новгородская продовольственная компания".

Проанализировав оспариваемые товарные знаки, Роспатент в оспариваемом решении сделал обоснованный вывод о том, что доминирующее положение в оспариваемом знаке занимает словесный элемент "КВАРТАЛ", выполненный стандартным шрифтом буквами русского языка красным цветом. Элементы "ВИКТОРИЯ" и яблоко красного цвета выполнены мелким шрифтом, что усложняет их восприятие потребителями.

Словесный элемент "ВИКТОРИЯ", ввиду его существенно меньшего размера, является слабочитаемым, для его восприятия требуется пристально вглядываться в обозначение.

Входящие в состав оспариваемого товарного знака изобразительный элемент в виде яблочка и слово "ВИКТОРИЯ" не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве, поскольку внимание потребителя, в первую очередь, обращено на словесный элемент "КВАРТАЛ", который запоминается в первую очередь, ввиду его очевидного доминирования в обозначении.

Кроме того, словесные элементы "ВИКТОРИЯ" и "КВАРТАЛ" не связаны между собой семантически, то есть они не образуют между собой грамматически устойчивую взаимосвязь, и не являются согласованным словосочетанием, что позволило бы рассматривать их как единую смысловую конструкцию.

Сопоставление оспариваемого товарного знака с противопоставляемым товарным знаком по фонетическому фактору сходства словесных обозначений показало, что имеет место полное фонетическое вхождение товарного знака по свидетельству N 221429 "КВАРТАЛ" в состав оспариваемого товарного знака в качестве "сильного" элемента знака.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков по графическому фактору сходства словесных обозначений показал, что знаки близки за счет того, что слова "КВАРТАЛ" выполнены шрифтами, близкими к стандартным, буквами русского алфавита. Более того, сходство усиливается за счет красного шрифта, которым выполнены словесные элементы, а также ввиду наличия геометрических фигур, по форме являющихся квадратом, расположенных перед словами.

Семантическое сходство обусловлено совпадением значения слова "КВАРТАЛ", являющегося существительным, на которое в сравниваемых обозначениях падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение.

Таким образом, за счет фонетического и семантического совпадения доминирующего элемента "КВАРТАЛ", а также общего зрительного впечатления, производимого сравниваемыми товарными знаками, они ассоциируются в целом и являются сходными до степени смешения.

При этом следует отметить, что вывод Роспатента об опасности смешения оспариваемых товарных знаков потребителями подтверждается также имеющимся Заключением Института социологии РАН от 23 марта 2011 года, согласно которому доля потребителей, смешивающих товарные знаки и признающих опасность их смешения, составляет 19 %, что является существенным результатом, сильно влияющим на продвижение услуг на определенном сегменте рынка.

Факт регистрации сравниваемых товарных знаков в отношении однородных услуг очевиден, поскольку услуги 35, 42, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, относятся к торговой деятельности, то есть к коммерческой деятельности, связанной с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям. Таким образом, услуги рассчитаны на один круг потребителей и имеют сходные условия оказания.

Учитывая установленный факт сходства сравниваемых обозначений и совпадение областей деятельности предприятий-правообладателей сопоставляемых товарных знаков, коллегия Палаты по патентным спорам сделала правомерный вывод о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному лицу в случае маркировки их сопоставляемыми знаками, вопреки выводам суда первой инстанции об обратном.

Выводам суда первой инстанции о том, что комбинированное изображение "КВАРТАЛ виктория" не является сходным до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками, поскольку в глазах посетителей магазинов "КВАРТАЛ виктория" оно за долгие годы своего существования приобрело индивидуальные особенности, позволяющее потребителям отличать его в хозяйственным обороте от товарных знаков других производителей товаров и услуг суд апелляционной инстанции признает необоснвоанным. Судебная коллеги полагает необходимым отметить, что в материалах дела отсутствуют доказательства совместного бесконфликтного использования сравниваемых обозначений, а также доказательства того, что спорное обозначение "КВАРТАЛ виктория" активно использовалось его правообладателем и широко известно потребителю до даты приоритета спорного товарного знака по свидетельству N 409579.

Более того, в материалах дела имеются доказательства фактического смешения потребителями сравниваемых обозначений, используемых для индивидуализации услуг торговли (отзывы потребителей в жалобных книгах).

Ссылка суда первой инстанции о том, что магазины правообладателей сравниваемых товарных знаков расположены вне конкурентных зон друг друга противоречит 1479 ГК РФ, согласно которой на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный, независимо от того, в каком регионе его правообладатель осуществляет свою деятельность.

Также суд апелляционной инстанции признает ошибочной ссылку суда первой инстанции на судебные акты арбитражных судов по делу N А40-126866/10-143-1080, поскольку в соответствии с ч.2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В силу названной статьи, обстоятельства, установленные судебными актами по делу N А40-126866/10-143-1080, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого спора, ввиду того, что Роспатент не являлся, лицом, участвующим в деле, при их рассмотрении.

Кроме того, в деле N А40-126866/10-143-1080 арбитражными судами исследовались и принимались во внимание обстоятельства, не имеющие отношения к вопросу о законности решения Роспатента.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о законности решения Роспатента от 23.04.2011, которым досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству РФ N 409579, в связи с чем решение суда первой инстанции подлежит отмене, с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления ООО "Виктория ТМ" об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.04.2011 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "Квартал Виктория" по свидетельству N 409579 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТ.

руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.12.2011 по делу N А40-68549/11-5-421 отменить.

В удовлетворении заявления ООО "Виктория ТМ" об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.04.2011 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "Квартал Виктория" по свидетельству N 409579 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

С.Л. Захаров

Судьи

В.А. Свиридов И.Б. Цымбаренко