Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2012 г. N 15АП-961/12

город Ростов-на-Дону

N 15АП-961/2012

23 марта 2012 г.

дело N А53-20481/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 марта 2012 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Авдониной О.Г.,

судей Ломидзе О.Г., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яковлевой А.В.,

при участии:

от истца: представителя Бедновой Е.С. по доверенности от 28.06.2011, представителя Липкес А.М. по доверенности от 28.06.2011,

от ответчика: представителя Звонкова В.Б. по доверенности от 25.11.2011,

от третьего лица: представителя Клименко Т.В. по доверенности от 27.08.2010,

от ООО "ВЕСТА": представителя Клименко Т.В. по доверенности от 30.03.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Мокрова Игоря Анатольевича на решение Арбитражного суда Ростовской области от 28 декабря 2011 года и на дополнительное решение Арбитражного суда Ростовской области от 27 января 2012 года по делу N А53-20481/2011

по иску компании "Гилмар С.п.А."

к ответчику индивидуальному предпринимателю Мокрову Игорю Анатольевичу

при участии третьего лица общества с ограниченной ответственностью "СИТИ"

об обязании прекратить нарушение исключительного права на товарный знак,

принятое в составе судьи Лусегеновой З.С.,

УСТАНОВИЛ:

компания "Гилмар С.п.А." обратилась в Арбитражный суд Ростовской области к индивидуальному предпринимателю Мокрову Игорю Анатольевичу:

- об обязании прекратить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 403157, заключающееся в продаже товаров, маркированных обозначением "ICEBERG" на товарах при их введении в гражданский оборот и предложении к продаже;

- об обязании прекратить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 403157, заключающееся в размещении обозначения "ICEBERG" на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот;

- об обязании прекратить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 403157, заключающееся в размещении обозначения "ICEBERG" на вывесках;

- о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 403157 в размере 100 000 руб.;

- о взыскании расходов на нотариальные действия по обеспечению доказательств в размере 150 000 руб.

В обоснование исковых требований компания указала, что ответчик незаконно использует обозначение, тождественное товарному знаку по свидетельству РФ N 403157, права на который зарегистрированы за истцом, на тех же товарах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, а также использует данный знак на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, и на вывесках, размещенных в местах реализации указанных товаров. В подтверждение данного довода истец сослался на маркировку, нанесенную на сам товар (приложение 5 - фотографические снимки предметов одежды) и на кассовые и товарные чеки. Компания указала, что истец согласие на использование своего товарного знака не давал и лицензионных договоров с ответчиком на использование товарного знака по свидетельству РФ N 403157 не заключал. Указанные действия по нарушению исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству РФ N 403157 ответчик совершил виновно, поскольку, являясь субъектом предпринимательской деятельности, он, безусловно, знал о существовании на рынке продукции компании "Гилмар С.п.А.", на которой используется данный товарный знак, однако не предпринял всех зависящих от него мер, чтобы избежать нарушения.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 28 декабря 2011 года исковые требования удовлетворены частично.

Суд обязал ИП Мокрова Игоря Анатольевича:

- прекратить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 403157, заключающееся в продаже товаров, маркированных обозначением "ICEBERG" на товарах при их введении в гражданский оборот и предложении к продаже;

- прекратить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 403157, заключающееся в размещении обозначения "ICEBERG" на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот;

- прекратить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 403157, заключающееся в размещении обозначения "ICEBERG" на вывесках.

Суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 403157 в размере 100 000 руб., а также расходы на нотариальные действия по обеспечению доказательств в размере 37 590 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано.

Суд указал, что факт продажи ответчиком товаров, маркированных товарным знаком истца, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами и не отрицается ответчиком.

При этом суд не принял во внимание возражения ответчика о том, что представленные истцом на обозрение суда в качестве доказательств товары, приобретенные по его товарным и кассовым чекам, были закуплены ИП Мокровым И.А. у ООО "Эконом", в подтверждение чего предприниматель представил товарный чек от 02.06.2011. Суд пришел к выводу, что в указанном товарном чеке отсутствует идентификационная информация о товаре, имеющаяся в товарных чеках ответчика от 16.08.2011, в связи с чем, товары, якобы приобретенные у ООО "Эконом", не могут быть идентифицированы с товаром, реализованными ответчиком по товарным и кассовым чекам от 16.08.2011.

Суд также указал, что согласно товарному чеку от 01.07.2010, ответчик производил реализацию товара, имеющего маркировку "Iceberg", еще в июле 2010 года, в то время как по товарному чеку, товар, имеющий маркировку "Iceberg", был приобретен ответчиком у ООО "Эконом" в июне 2011 года.

Факт использования ответчиком товарного знака "Iceberg" или сходного с ним до степени смешения обозначения на вывесках, товарных и кассовых чеках, чеках-сплит при осуществлении розничной торговли подтверждается представленными истцом в материалы дела доказательствами, в том числе, протоколом от 16.08.2011, составленным нотариусом г. Москвы Тоцким Н.Н. в порядке обеспечения доказательств, фотоматериалами к протоколу, товарными и кассовыми чеками ответчика, и является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Суд, ссылаясь на пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ", пришел к выводу, что размер компенсации за нарушение ИП Мокровым И.А. исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 403157, заявленный истцом в сумме 100 000 руб., является обоснованным. Поскольку ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности и осуществляя розничную торговлю одеждой, безусловно знает о существовании на рынке продукции компании "Гилмар С.п.А.", маркированной товарным знаком, правообладателем которого является истец, и по требованию истца не прекратил в добровольном порядке нарушение исключительным прав истца на товарный знак, зарегистрированный по свидетельству РФ N 403157.

Разрешая вопрос о расходах на проведение нотариальных действий по обеспечению доказательств, суд принял за основу тарифы за совершение нотариальных действий, утвержденные общим собранием нотариусов города Москвы от 10.03.2011, и взыскал с ответчика в пользу истца 100 руб. за совершение нотариальных действий по обеспечению доказательств, по 2 000 руб. за каждую страницу описательной части протокола без приложения, а также 31 420 руб. расходов на авиабилеты. Определяя подлежащий взысканию размер транспортных расходов, суд исходил из стоимости авиабилетов в соответствии с данными интернет-сайта Aviacassa.ru, поскольку истцом не было представлено доказательств, подтверждающих фактическую стоимость транспортных расходов, включенных согласно квитанции от 16.08.2011 к реестру N 2-1757 в счет оплаты за проведенные нотариальные действия.

27 января 2012 года Арбитражный суд Ростовской области принял дополнительное решение, которым взыскал с ИП Мокрова И.А. в пользу компании "Гилмар С.п.А." 12 400 руб. государственной пошлины, а также 4 000 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

ИП Мокров И.А. обжаловал решение и дополнительное решение суда в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил указанные судебные акты отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование апелляционной жалобы на решение суда ИП Мокров И.А. привел следующие доводы:

- ответчик не имеет никакого отношения к изображениям товарного знака "ICEBERG" на вывесках, поскольку указанные в решении суда вывески рекламируют товар, реализуемый в магазине N 115 Торгового центра "Вертол-Сити", арендатором которого ответчик не является;

- в представленных истцом распечатках из Интернет-сайта http://www.vertolciti.com, согласно которым на указанном сайте рекламируется одежда, продаваемая в Торговом центре "Вертол-Сити", нет указания на продавца товара, на наименование ответчика, на номер магазина или каких-либо иных данных, указывающих на связь содержания сайта и ответчика. Составителем сайта является администрация Торгового центра "Вертол-Сити", ответчик не принимает участие в составлении материалов сайта, не является владельцем сайта, своего сайта в интернете не имеет, каких-либо договоров о рекламе на сайте ни с кем не заключал;

- суд необоснованно принял во внимание письмо N 109011/21 от 24.01.2011, содержащее требование истца к ответчику в добровольном порядке прекратить нарушение исключительных прав истца на товарный знак "ICEBERG", поскольку данное письмо было направлено по неверному адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 49. Адрес регистрации ответчика: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 119/2, кв. 25, адрес, по которому он осуществляет торговую деятельность: г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, д. 30, магазин N 105;

- суд не учел, что в представленных истцом двух товарных чеках имеется слово "Iceberg", написанное от руки, а не изображение товарного знака, которое зарегистрировано в свидетельстве N 403157. В указанном свидетельстве зарегистрировано исключительное право не на слово "Айсберг" в любом виде, а на товарный знак определенного вида и формы. В документации ответчика и кассовых чеках это обозначение отсутствует. Чек, полученный в терминале Сбербанка, является платежным документом, и ИП Мокров И.А. к нему никакого отношения не имеет;

- истец необоснованно привлек для совершения нотариального действия по обеспечению доказательств нотариуса из другого нотариального округа (г. Москва), что повлекло необходимость несения дополнительных расходов на оплату его услуг;

- при взыскании транспортных расходов, включенных в сумму оплаты услуг нотариуса, суд первой инстанции сам собирал доказательства и давал им оценку, что является недопустимым. При этом судом не была учтена возможность использования нотариусом других транспортных средств;

- взысканные судом расходы за совершение нотариального действия не должны возмещаться ответчиком, поскольку протокол, составленный нотариусом в порядке обеспечения доказательств, содержит сведения относительно магазина N 115, к которому ответчик не имеет никакого отношения, и ничего не упоминает об арендуемом ответчиком магазине N 105;

- указанный в заявлении товар является оригинальным, товарный знак на нем размещен владельцем товарного знака, товар с прикрепленными этикетками и упакованный приобретен ответчиком на территории Российской Федерации у розничных продавцов, то есть на момент приобретения ответчиком данного товара, последний уже был введен в гражданский оборот. Таким образом, ответчик не использовал товарный знак, так как не размещал его на товаре, торговля оригинальным товаром, выпущенным в гражданский оборот на законных основаниях, осуществляется без согласия правообладателя и не нарушает его прав;

- истец не представил доказательств того, что проданный ответчиком товар является контрафактным и на нем незаконно размещен товарный знак либо ответчик незаконно ввез данный товар на территорию Российской Федерации и ввел его в гражданский оборот;

- в иске и в решении суда отсутствует наименование истца, поскольку использованное название "Гилмар С.п.А." без указания организационно-правовой формы организации не идентифицирует истца;

- лицо ("Компания Гилмар С.п.А."), от имени которой выдана доверенность от 28.06.2011, не идентифицировано ни с истцом ("Гилмар С.п.А."), ни с юридическим лицом, внесенным в торговый реестр (акционерным обществом с единственным акционером Гилмар С.п.А.);

- в материалах дела отсутствует устав истца, а также доверенность от 28.05.2010, выданная акционерным обществом с единственным акционером Гилмар С.п.А. Сильвано Джерани, в связи с чем, указал, что у суда отсутствует возможность определить срок действия указанной доверенности и право Сильвано Джерани, в частности, на передоверие;

- апостиль, проставленный в доверенности, выданной "Компанией Гилмар С.п.А.", является недействительным ввиду нарушения формы заголовка, предусмотренной статьей 4 Гаагской конвенции от 05.10.1961, поскольку в его заголовке вместо слова: "octobre", указано слово: "OTT".

Ответчик просил отменить дополнительное решение суда ввиду того, что оно вынесено с грубым нарушением норм процессуального права. Суд не принял во внимание отсутствие в материалах дела подтверждения полномочий представителя истца на подписание искового заявления. Кроме этого, апостиль, проставленный в доверенности, составлен с нарушением положений Гаагской конвенции от 05.10.1961.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец просит решение суда оставить без изменения по следующим основаниям:

- указанные в протоколе нотариуса нотариальные действия не проводились в отношении торговой точки N 115. Текст протокола содержит четкое описание перемещения нотариуса по торговому центру, а именно: идентификацию магазина с вывеской, содержащей словестное обозначение "Iceberg", непосредственно по наличию данного словестного элемента. Данная вывеска расположена над входом в торговую точку, деятельность которой контролирует ответчик;

- вывеска, содержащая словестное обозначение "Iceberg", расположена непосредственно над входом в торговую точку с номером 105, что отчетливо видно на фотографическом снимке, являющемся приложением N 11 к протоколу нотариуса;

- ответчик не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих факт приобретения последним товаров, имеющих маркировку "Iceberg", на территории Российской Федерации и у лица, уполномоченного на осуществление такой продажи правообладателем. Согласно статье 17 Федерального закона N 129-ФЗ от 21.11.1996 "О бухгалтерском учете" ответчик обязан был хранить на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции документы, подтверждающие приобретение им указанных товаров у уполномоченных лиц;

- администрация Торгового центра "Вертол-Сити" разместила информацию о наличии на территории торгового центра магазина, идентифицируемого по словестному обозначению "Iceberg", где существует возможность приобретения товаров, маркированных указанными обозначением, в целях информирования об этом потребителей. И поскольку, как следует из нотариального протокола, магазин, над входом в который размещена вывеска, содержащая словесное обозначение "Iceberg", и где ответчик осуществляет свою торговую деятельность, является единственным магазином внутри данного торгового центра, идентифицируемого по обозначению "Iceberg", следует вывод о неразрывной связи действий ИП Мокрова И.А. относительно размещения словесного обозначения "Iceberg" на вывеске при продаже товаров и действиями администрации торгового центра по размещению указанной информации на интернет-сайте;

- действующее законодательство не содержит требований в отношении обязательного соблюдения претензионного порядка для такой категории споров, как нарушение исключительных прав на товарный знак;

- товарный знак по свидетельству N 403157 является словесным товарным знаком, выполненным стандартным шрифтом латинского алфавита. Словесное обозначение "Iceberg", использованное ответчиком, и товарный знак по свидетельству N 403157 "Iceberg" тождественны друг другу по звуковому, графическому и семантическому критериям, то есть совпадают друг с другом во всех элементах. Тот факт, что словесное обозначение "Iceberg" было внесено в товарный чек путем проставления записи "от руки", не влияет на вероятность возникновения смешения среди потребителей в силу полной тождественности указанного обозначения среди потребителей и товарного знака по свидетельству N 403157;

- ответчик для оплаты товаров посредством банковских карт использует терминал Сбербанка и чек-слип, выдаваемый таким терминалом, считается выданным ИП Мокровым И.А., так как является подтверждением оплаты проданных ответчиком товаров, а не оказания каких-либо услуг со стороны Сбербанка непосредственно покупателю товара. При этом средства, уплаченные за товар по данной операции, поступают непосредственно на счет ответчика;

- истец был вынужден обратиться в нотариальную палату из иного нотариального округа, поскольку при обращении в нотариальную палату г. Ростова-на-Дону ему было сообщено, что в данном нотариальном округе нет нотариуса, который готов совершить данное нотариальное действие;

- полномочия Сильвано Джерани на подписание доверенности от имени истца подтверждены органами нотариата, о чем в доверенности имеется отметка, и ответчиком не было представлено доказательств того, что полномочия лица, подписавшего доверенность, были прекращены на момент подачи искового заявления.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали соответствующие позиции.

Дело рассмотрено с объявлением в судебном заседании перерыва с 13.03.2012 до 20.03.2012.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба на решение суда подлежит удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "ICEBERG", зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 403157 (л.д. 57, том 1). Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.03.2010, приоритет товарного знака установлен с 16.06.2008, срок действия регистрации товарного знака истекает 16.06.2018.

Согласно свидетельству указанный товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня:

- 24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала, скатерти;

- 25 - одежда, головные уборы;

- 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

- 35 - менеджмент в сфере бизнеса; организация выставок в коммерческих целях; управление торговыми точками; франчайзинг; розничная продажа косметики, парфюмерии, очков, часов, ювелирных изделий, бижутерии, аксессуаров для мебели, изделий из кожи, одежды, обуви и головных уборов.

Из пояснений истца следует, что им был выявлен факт незаконного использования ИП Мокровым И.А. обозначения, тождественного товарному знаку истца, путем его изображения на товарах - предметах одежды, на документации, связанной с введением указанных товаров в гражданский оборот, а также на вывесках, размещенных в местах реализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Полагая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара нарушены исключительные права истца на объект интеллектуального права, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ.

В силу пунктов 1 и 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Бремя доказывания по настоящему спору согласно правилам статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом специфики конкретных обстоятельств дела распределяется между сторонами следующим образом: на истца возложена обязанность подтвердить факт принадлежности ему товарного знака или права на его защиту, а также факт незаконного использования данных прав ответчиком, на ответчика - выполнение им требований действующего законодательства при использовании товарного знака.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 403157 (л.д. 57, том 1), истец является правообладателем товарного знака "ICEBERG".

Как правильно установлено судом первой инстанции, 16.08.2011 ИП Мокровым И.А. осуществлена реализация майки и джинсов с товарным знаком "ICEBERG". В подтверждение данного факта истец представил в материалы дела товарный и кассовый чек (л.д. 71-72, том 1).

Ответчик ни в судебном заседании суда первой инстанции, ни в судебном заседании суда апелляционной инстанции факт продажи ИП Мокровым И.А. товаров с маркировкой "Iceberg" не отрицал.

Таким образом, представленный истцом в материалы дела кассовый и товарный чек на сумму 11 100 руб., имеющий индивидуальный налоговый номер ответчика и наименование предпринимателя, правомерно принят судом первой инстанции в качестве доказательства, подтверждающего факт продажи ИП Мокровым И.А. товара, имеющего маркировку "Iceberg".

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом, может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

ИП Мокров И.А. не доказал факт получения у компании "Гилмар С.п.А." согласия на использование товарного знака или заключения лицензионного договора на его использование.

Довод ответчика о том, что реализованный ИП Мокровым И.А. 16.08.2011 товар с маркировкой "Iceberg" являлся оригинальным и был приобретен последним у ООО "Эконом" по товарному и кассовому чеку от 02.06.2011, правомерно отклонен судом первой инстанции.

Суд правильно указал, что данные платежные документы не содержат какой-либо информации, позволяющей с достаточной точностью установить факт тождественности товара, приобретенного по указанным платежным документам, и товара, проданного ответчиком по товарному чеку от 16.08.2011.

Таким образом, требование истца в части обязания ответчика прекратить нарушение исключительного права компании "Гилмар С.п.А." на товарный знак по свидетельству РФ N 403157, заключающееся в продаже товаров, маркированных обозначением "ICEBERG", на товарах при их введении в гражданский оборот и предложении к продаже, является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению.

Довод ответчика о том, что в представленных истцом двух товарных чеках имеется слово "Iceberg", написанное от руки, а не изображение товарного знака, которое зарегистрировано в свидетельстве N 403157, также подлежит отклонению.

В данном случае вопрос о сходстве до степени смешения товарного знака истца и словесного обозначения, использованного ответчиком на товарных чеках, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - правила).

Из пункта 14.4.2 правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что использованное ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что данные словесные изображения сходны, в связи с чем, существует опасность их смешения в глазах потребителей и возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

В подтверждение использования спорного товарного знака, заключающегося в размещении обозначения "ICEBERG" на вывесках, истцом в материалы дела был представлен протокол от 16.08.2011 об обеспечении доказательств, составленный нотариусом г. Москвы Тоцким Н.Н.

Согласно указанному протоколу процедура обеспечения доказательств проводилась нотариусом в г. Ростове-на-Дону по адресу: пр. М. Нагибина, д. 30, в помещении Торгового центра "ВертолCITY".

По итогам осмотра данного помещения нотариус установил, что на фасаде указанного здания расположена вывеска с указанием: "_Магазин # 115 2-92-42-72 iceberg", на нижнем этаже здания над входом в магазин висит вывеска "iceberg", внутри данного магазина расположены постеры с указанием: "ICE "ICEBERG", в фойе торгового центра расположен предмет в форме куба с указанием: "iceberg" нижний уровень МАГАЗИН # 115".

При осмотре названных в протоколе вещественных доказательств производилась фотосъемка, снимки представлены истцом в материалы дела.

Из содержания текста протокола следует, что нотариус производил осмотр вещественного доказательства - вывески, расположенной в помещении Торгового центра "ВертолCITY".

На фотоснимке, являющемся приложением N 9 к протоколу нотариуса, видно, что одна из вывесок, содержащих словесное обозначение "ICEBERG", расположена над входом в торговую точку N 105.

В соответствии с договорами аренды N 6 от 09.12.2010 и N 8 от 11.10.2011 (л.д. 31-38, том 2), заключенными между ООО "ВЕСТА" (арендодатель) и ИП Мокровым И.А. (арендатор), нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, д. 30, литер "О", (ТЦ "ВертолСити"), цокольный этаж, павильон N 105, было передано во временное пользование ИП Мокрову И.А. для проведения выставок и продажи мужской, женской одежды, обуви и аксессуаров.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца пояснил, что 16.08.2011 товар, имеющий маркировку "Iceberg", был приобретен по представленным в материалы дела товарным и кассовым чекам от 16.08.2011 в торговой точке N 105, расположенной в помещении Торгового центра "ВертолСити".

Ответчик данный факт не отрицал, подтвердил, что ИП Мокров И.А. арендует торговую точку N 105 для реализации оригинальных товаров, в том числе имеющих маркировку "Iceberg".

Доказательств получения разрешения правообладателя на использование товарного знака "ICEBERG" на вывеске, расположенной над входом в торговую точку N 105, ИП Мокров И.А. не представил.

При таких обстоятельствах, требование истца об обязании ответчика прекратить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 403157, заключающееся в размещении обозначения "ICEBERG" на вывесках, является законным и удовлетворен судом обоснованно.

Факт размещения вывески на фасаде здания Торгового центра "Вертол Сити" с указанием "_Магазин #115 2-92-42-72 Iceberg" и указателя в фойе здания Торгового центра "Вертол Сити" "_Магазин #115 Iceberg нижний уровень_" именно ответчиком суд апелляционной инстанции считает недоказанным ввиду следующего.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика указал, что ИП Мокров И.А. не имеет никакого отношения к изображениям товарного знака "ICEBERG" на вывесках, которые рекламируют товар, реализуемый в магазине N 115 Торгового центра "ВертолСити", арендатором которого ответчик не является. Пояснил, что на территории Торгового центра "ВертолСити" реализацию товаров с маркировкой "Iceberg" осуществляют и иные лица, в связи с чем, довод истца о размещении вывески на фасаде здания Торгового центра "Вертол Сити" с указанием "_Магазин #115 2-92-42-72 Iceberg" и указателя в фойе здания Торгового центра "Вертол Сити" "_Магазин #115 Iceberg нижний уровень_" именно ИП Мокровым И.А. не доказан.

В подтверждение своих возражений ответчик представил в материалы дела протокол осмотра магазинов в торговом комплексе "ВертолСити" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, д. 30, на предмет продажи в них товаров под брэндом "ICE (ICEBERG)", составленный нотариусом г. Ростова-на-Дону Карпенко Игорем Васильевичем, из которого следует, что в магазинах N 260, N 237, N 123 предлагаются к продаже товары (платья, брюки, свитера, майки) под брэндом "ICE (ICEBERG)".

Иных документов, исходя из которых с очевидностью следовало бы, что вывеска на фасаде здания Торгового центра "Вертол Сити" с указанием "_Магазин #115 2-92-42-72 Iceberg" и указатель в фойе здания Торгового центра "Вертол Сити" "_Магазин #115 Iceberg нижний уровень_" были размещены ИП Мокровым И.А., суду не представлено.

В исковом заявлении истец просил взыскать с ответчика 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав обстоятельства дела, суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика 100 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Удовлетворяя требование истца в части взыскания расходов на проведение нотариальных действий по обеспечению доказательств, суд первой инстанции не полностью выяснил фактические обстоятельства дела. Решение в указанной части подлежит изменению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В исковом заявлении компания "Гилмар С.п.А." просила взыскать с ответчика в пользу истца 150 000 руб. расходов на нотариальные действия по обеспечению доказательств. В подтверждение указанной суммы компания представила копию квитанции от 16.08.2011 к реестру N 2-1757 (л.д. 44, том 2). Однако расчета данной суммы, обоснование ее размера с точки зрения разумности истцом представлено не было.

Суд первой инстанции, руководствуясь тарифами за совершение нотариальных действий от 10.03.2011, утвержденных общим собранием нотариусов города Москвы, взыскал с ответчика в пользу истца 100 руб. за совершение нотариальных действий по обеспечению доказательств и за правовую и техническую работу по 2 000 руб. за каждую страницу описательной части протокола без приложений, что составило с учетом двух листов протокола 4 100 руб.

В данной части решение суда является законным и обоснованным и изменению не подлежит.

Согласно статье 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате при выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы заинтересованные физические и юридические лица возмещают ему фактические транспортные расходы.

Поскольку согласно квитанции от 16.08.2011 к реестру N 2-1757 в сумму оплаты за проведенные нотариальные действия была включена сумма транспортных расходов, и истцом не было представлено доказательств, подтверждающих фактическую стоимость транспортных расходов, суд исходил из стоимости авиабилетов в соответствии с данными интернет-сайта Aviacassa.ru (л.д. 46, том 2) и взыскал с ответчика в пользу истца 31 420 руб.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции на вопрос суда, может ли истец представить билеты или иные доказательства стоимости понесенных компанией транспортных расходов, представитель истца представила три распечатанных электронных билета, пояснив, что в заявленные ко взысканию 150 000 руб. расходов на нотариальные действия включены транспортные расходы на перелет нотариуса Тоцкого Н.Н., его помощника Кутеповой М. и представителя компании Бедновой Е.С.

Включение стоимости авиабилета помощника нотариуса в сумму транспортных расходов на оплату услуг нотариуса является неоправданным. Истец не представил доказательств невозможности осуществления нотариусом нотариального действия по обеспечению доказательств без участия его помощника.

Расходы по оплате стоимости билета представителя компании Бедновой Е.С. не являются необходимой предпосылкой совершения нотариального действия, относятся к расходам компании "Гилмар С.п.А." и не могут быть возложены на ответчика.

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 14 700 руб. стоимости расходов на проведение нотариальных действий по обеспечению доказательств, включенных в сумму оплаты услуг нотариуса, в том числе: 4 100 руб. за нотариальные действия по обеспечению доказательств и 10 600 руб. транспортных расходов.

Ссылка ответчика на отсутствие в материалах дела подтверждения полномочий Сильвано Джерани на выдачу доверенности от имени компании "Гилмар С.п.А." судом апелляционной инстанции во внимание не принимается.

Качество, в котором выступает лицо, подписавшее доверенность, и подлинность его подписи удостоверены нотариусом и проставленным на доверенности апостилем. Удостоверение нотариуса и апостиль в установленном законом порядке не оспорены. Информация об отзыве данной доверенности в суд не поступала.

В части обжалования дополнительного решения суда арбитражный суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав участвующих в деле лиц, пришел к выводу о том, что дополнительное решение суда подлежит изменению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина уплачивается при подаче исковых заявлений неимущественного характера в сумме 4 000 руб. и при подаче искового заявления имущественного характера - от 100 001 руб. до 200 000 руб. - 4 000 руб. плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 руб.

Согласно разъяснению, данному в пункте 16 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации", если в заявлении, поданном в арбитражный суд, объединены несколько взаимосвязанных требований неимущественного характера, то по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.22 Кодекса оплате государственной пошлиной подлежит каждое самостоятельное требование.

Как указано в статье 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для требований имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых требований неимущественного характера.

Суд первой инстанции указал, что в соответствии с вышеназванными нормами сумма государственной пошлины по настоящему делу составила 20 000 руб., в том числе 12 000 руб. - по требованиям неимущественного характера, 8 000 руб. - по требованиям имущественного характера.

Однако суд при вынесении дополнительного решения не учел следующего.

Согласно статье 103 АПК РФ цена иска по искам о взыскании денежных средств определяется исходя из взыскиваемой суммы. В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, пени) и проценты.

При этом судебные издержки не должны входить в сумму, исходя из которой рассчитывается размер государственной пошлины.

Судебные издержки, наряду с государственной пошлиной, являются разновидностью судебных расходов, возникают в связи и по поводу рассмотрения и разрешения дела в суде и право на их возмещение основано на нормах АПК РФ.

Судебные издержки не могут существовать вне рамок процесса, они по своей правовой природе не являются обособленным материально-правовым требованием истца к ответчику, а выполняют служебную роль - обеспечивают удовлетворение основного требования лица, участвующего в деле.

Суд первой инстанции при вынесении дополнительного решения необоснованно включил судебные издержки в виде расходов на совершение нотариальных действий по обеспечению доказательств в цену иска, исходя из которой рассчитывается размер государственной пошлины.

Поскольку истец заявил три самостоятельных требования неимущественного характера и одно самостоятельное требование имущественного характера, сумма государственной пошлины по иску составляет 16 000 руб., в том числе 12 000 руб. - по требованиям неимущественного характера и 4 000 руб. - по требованию имущественного характера.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны.

Поскольку исковые требования компании "Гилмар С.п.А." в части требований неимущественного и имущественного характера удовлетворены судом в полном объеме, государственная пошлина в размере 16 000 руб. возлагается на ответчика.

В связи с тем, что компанией при подаче настоящего искового заявления в суд была уплачена государственная пошлина в размере 16 000 руб. по квитанции от 05.10.2011, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 16 000 руб. государственной пошлины по иску.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе суд относит на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 28 декабря 2011 года по делу N А53-20481/2011 изменить, изложив абзац 6 резолютивной части в следующей редакции:

"Взыскать с индивидуального предпринимателя Мокрова Игоря Анатольевича (ИНН 616100137700, ОГРН 304616135900202) в пользу компании "Гилмар С.п.А." расходы на нотариальные действия по обеспечению доказательств в размере 14 700 руб.".

В остальной части решение от 28 декабря 2011 года оставить без изменения.

Дополнительное решение Арбитражного суда Ростовской области от 27 января 2012 года по делу N А53-20481/2011 изменить.

Изложить абзац 1 резолютивной части дополнительного решения от 27 января 2012 года в следующей редакции:

"Взыскать с индивидуального предпринимателя Мокрова Игоря Анатольевича (ИНН 616100137700, ОГРН 304616135900202) в пользу компании "Гилмар С.п.А." 16 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску".

Абзац 2 резолютивной части дополнительного решения от 27 января 2012 года исключить.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

О.Г. Авдонина

Судьи

О.Г. Ломидзе Н.Н. Мисник