Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2012 г. N 10АП-779/12

г. Москва

26 марта 2012 г.

Дело N А41-29807/11

Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 марта 2012 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мизяк В.П.,

судей Быкова В.П., Игнахиной М.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Вовк В.В.,

при участии в заседании:

от истца - Общества с ограниченной ответственностью "Одинцовские окна. Продвижение" (ИНН: 5032157780, ОГРН: 1065032058211): Серго А.Г., представителя (доверенность N 79/07.11 от 27.07.2011 г.),

от ответчика - гражданина Алексеева Юрия Сергеевича: лично (паспорт), Колосова В.А., представителя (доверенность, удостоверенная нотариально 07.09.2011 г. в реестре за N 1д2032),

от третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью "Одинцовские окна" (ИНН: 5032110100, ОГРН: 1035006462732): Серго А.Г., представителя (доверенность N 86/12.11 от 02.12.2011 г.),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Одинцовские окна. Продвижение" на решение Арбитражного суда Московской области от 28 декабря 2011 года по делу N А41-29807/11, принятое судьей Копыловым В.А., по иску Общества с ограниченной ответственностью "Одинцовские окна. Продвижение" к гражданину Алексееву Юрию Сергеевичу о защите исключительных прав на товарный знак, о взыскании денежной компенсации в размере 100 000 руб. и судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 90 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Одинцовские окна. Продвижение" (далее - ООО "Одинцовские окна. Продвижение", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к гражданину Алексееву Юрию Сергеевичу (далее - ответчик) о защите права на товарный знак "Окна Комфорта", принадлежащий истцу.

В качестве способа защиты права на товарный знак истец указал на запрет ответчику использовать обозначение, сходное с товарным знаком "Окна Комфорта" в доменном имени "OknaKomforta.ru" в сети Интернет.

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании с ответчика денежной компенсации в размере 100 000 руб. за незаконное использование товарного знака, а также судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 90 000 руб. (том 1, л.д. 3-9).

Определением Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2011 года в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Одинцовские окна" (далее - ООО "Одинцовские окна") (том 3, л.д. 23).

Решением Арбитражного суда Московской области от 28 декабря 2011 года исковые требования оставлены без удовлетворения (том 3, л.д. 52-54). При вынесении решения суд исходил из недоказанности факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак, ему принадлежавший, путем использования его ответчиком в доменном имени, поскольку приоритет товарного знака истца возник до регистрации доменного имени ответчиком. Кроме того, суд пришел к выводу о наличии признаков злоупотребления правом в действиях истца.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Одинцовские окна. Продвижение" подало апелляционную жалобу, в которой просило решение отменить, сославшись на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, неправильное применение норм материального права, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований (том 3, л.д. 62-66).

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца и третьего лица поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Ответчик и его представитель возражали против доводов апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве, просили решение суда оставить без изменения.

Заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв ответчика на апелляционную жалобу, арбитражный апелляционный суд считает, что не имеется оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Предметом иска является требование ООО "Одинцовские окна. Продвижение" - правообладателя товарного знака "Окна Комфорта" о защите права на указанный товарный знак путем запрета Алексееву Ю.С. - администратору использовать обозначение, сходное с товарным знаком "Окна Комфорта" в доменном имени "OknaKomforta.ru" в сети Интернет, а также о выплате денежной компенсации с связи с незаконным использованием товарного знака.

Иск заявлен на основании статей 54, 1473-1475, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 8, 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, ратифицированной СССР 19.09.1968 года, статьи 14 Федерального закона N 135-ФЗ от 26 июля 2006 года "О защите конкуренции".

Как следует из материалов дела, 18 декабря 2007 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись о регистрации товарного знака "Окна Комфорта" (приоритет 17 января 2006 года), со сроком регистрации до 17 января 2016 года, правообладателем которого являлось ООО "Одинцовские окна", что подтверждено Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 339627 (том 1, л.д. 27, 13).

Указанный товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в отношении товаров и услуг 06, 19, 37, 40 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): окна и сопутствующее им оборудование, установка и ремонт окон и оконных блоков, работы монтажно-сборочные по заказу (том 1, л.д. 14-15).

Впоследствии Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрирован договор об уступке товарного знака в отношении всех товаров и (или) услуг от правообладателя ООО "Одинцовские окна" к ООО "Одинцовские окна. Продвижение", о чем 29 декабря 2008 года внесена запись Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приложение к Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 339627) (том 1, л.д. 16).

Алексеев Ю.С. является администратором доменного имени "OknaKomforta.ru", что подтверждается письмом Закрытого акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" N 1046-С от 02.08.2011 г.) (том 1, л.д. 42).

Согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств от 27 июля 2011 года (том 1, л.д. 17-41), на сайте по адресу: "http://оknaкomforta.ru/" размещена информация рекламного содержания с предложением оказания услуг по остеклению квартир, коттеджей, лоджий, установлению стеклопакетов, пластиковых дверей, монтажу окон.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав владельца товарного знака, выразившееся в незаконном использовании в доменном имени, в тексте (контенте сайта) обозначения "OknaKomforta.ru", сходное до степени смешения с товарным знаком "Окна Комфорта", права на который принадлежат истцу, ООО "Одинцовские окна. Продвижение" обратилось в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, поскольку приоритет товарного знака истца возник до регистрации доменного имени ответчиком.

Апелляционный суд считает, что указанный вывод суда первой инстанции сделал при полном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, и основан на правильном применении норм материального права.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из указанных положений, в предмет доказывания в рамках заявленных по настоящему делу исковых требований входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарные знаки, используется ли товарный знак, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным по степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками, используется ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг.

Из письма N 200/42 от 20 декабря 2011 года Закрытого акционерного общества "Технический центр Интернет" судом установлено, что с 14 июня 2003 года доменное имя "OknaKomforta.ru" зарегистрировано за администратором - физическим лицом Боровковым Олегом Евгеньевичем (том 3, л.д. 39).

19 июля 2005 года доменное имя "OknaKomforta.ru" аннулировано.

С 04 августа 2005 года Алексеев Ю.С. осуществляет администрирование домена "OknaKomforta.ru".

Из свидетельства N 339627 следует, что товарный знак "Окна Комфорта", принадлежавший ООО "Одинцовские окна", имеет дату приоритета 17 января 2006 года.

Следовательно, использование доменного имени "OknaKomforta.ru" ответчиком началось до даты приоритета и регистрации одноименного товарного знака ООО "Одинцовские окна".

Довод апелляционной жалобы о том, что третьему лицу, являющемуся первоначальным правообладателем спорного товарного знака, доменное имя "OknaKomforta.ru" принадлежало с 2003 года, поскольку Боровковым О.Е. как генеральным директором и учредителем ООО "Одинцовские окна" зарегистрировано указанное доменное имя, апелляционным судом отклоняется как необоснованный.

Действительно, согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц N 1 от 12.09.2011 года в отношении ООО "Одинцовские окна", генеральным директором данного общества указан Боровков О.Е. (том 2, л.д. 15-19).

Доказательств того, что регистрация доменного имени "OknaKomforta.ru" по заявке, поданной Боровковым О.Е. в 2003 году, осуществлена в целях ведения хозяйственной деятельности первоначального правообладателя товарного знака "Окна Комфорта" - ООО "Одинцовские окна", в материалах дела не имеется.

Факт наличия у Боровкова О.Е. статуса генерального директора ООО "Одинцовские окна" не является основанием для вывода суда о регистрации домена указанным физическим лицом в интересах этого общества.

Судом первой инстанции правильно установлено, что ООО "Одинцовские окна. Продвижение" зарегистрировано в качестве юридического лица 17 октября 2006 года; права на спорный товарный знак перешли к истцу на основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного 29 декабря 2008 года.

Следовательно, на момент осуществления ответчиком регистрации доменного имени (04 августа 2005 года) у истца еще не возникли исключительные права на соответствующий товарный знак, которые могли быть нарушены ответчиком.

Довод апелляционной жалобы о том, что истец с 2005 года использовал коммерческое обозначение "Окна Комфорта" со ссылкой на публикации в журнале "В помощь новоселу", судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку юридическое лицо образовано только в 2006 году, следовательно, указанное общество не могло осуществлять хозяйственную деятельность с использованием указанного коммерческого обозначения по причине того, что истца как юридического лица не существовало в тот период.

Кроме того, из пояснений ответчика апелляционным судом установлено, что ответчик оказывал истцу услуги по передаче в аренду доменного имени и поддержанию функционировании домена, что подтверждается актами приема-сдачи выполненных работ N 17558 от 15.07.2009 года, N 17580 от 31.07.2010 года, подписанными уполномоченными представителями заказчика - ООО "Одинцовские окна. Продвижение" и исполнителем - ООО "МультиХОСТ" в лице генерального директора Алексеева Ю.С. В связи с тем, что заказчик отказался от продолжения с исполнителем отношений по аренде спорного доменного имени, Алексеев Ю.С. передал его во временное пользование другому лицу.

Следовательно, у ответчика имеется интерес в использовании спорного доменного имени.

Довод апелляционной жалобы о том, что 04 августа 2005 года ответчик произвел регистрацию домена по поручению истца, не подтвержден документально.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает что, совокупности обстоятельств, являющихся основанием для привлечения ответчика к ответственности, истцом не доказана.

При этом судом апелляционной инстанции учтено, что факт наличия у истца исключительных прав на зарегистрированный товарный знак не является в любом случае основанием для вывода о незаконности использования ответчиком в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, при осуществлении однородной деятельности.

В этой связи вывод суда об отсутствии нарушений ответчиком исключительных прав истца на товарный знак является правильным.

Вывод о возможности отказа в защите прав на товарный знак в связи с ранее произведенной ответчиком регистрацией доменного имени содержится в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2009 года N 9833/09.

Согласно пункту "В" статьи 4 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, ратифицированной СССР 19.09.1968 года, устанавливающего, что права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки (в том числе, заявки на товарный знак), которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны Союза.

Согласно подп. 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Указанная норма права не допускает регистрации товарного знака, тождественного доменному имени, права на который возникли ранее.

Исключение из данного положения возможно в случае злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) со стороны лица, регистрирующего домен, сходный до степени смешения с обозначением, которое уже широко используется другим лицом в коммерческих целях, то есть в случае регистрации домена с единственной целью его перепродажи заинтересованному правообладателю.

Вместе с тем, из материалов настоящего дела не усматривается, что истец представлял суду доказательства, могущие свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны ответчика при регистрации домена. Напротив, как установило судом первой инстанции, ответчик фактически использовал зарегистрированный домен для передачи в аренду хозяйствующему субъекту, а не для дальнейшей перепродажи истцу, имеющему сходное до степени смешения фирменное наименование.

Таким образом, у суда правомерно не имелось оснований рассматривать использование доменного имени, зарегистрированного до возникновения приоритета на товарный знак, в качестве нарушения прав на товарный знак, в связи с чем отсутствовали также основания для взыскания с ответчика компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Кроме того, в своей жалобе заявитель сослался на то, что доменное имя "OknaKomforta.ru" используется ответчиком в сети Интернет в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, принадлежащий истцу. Истец считает, что использование ответчиком в своем доменном имени товарного знака истца позволяет ответчику привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных покупателей продукции и услуг под товарным знаком "Окна Комфорта", который ассоциируется у потребителей непосредственно с истцом, поэтому ответчик получает необоснованное преимущество на рынке при реализации своей продукции (услуг); привлеченные на страницу в сети Интернет потенциальные пользователи могут быть введены в заблуждение относительно лица, осуществляющего указанную деятельность, что свидетельствует о недобросовестной конкуренции со стороны ответчика.

Данные доводы истца отклоняется апелляционным судом.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона "О защите конкуренции" недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе, продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона "О защите конкуренции", конкуренция, это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором, самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, для применения положений Федерального закона "О защите конкуренции" к спорным правоотношениям истец должен был доказать, что стороны осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием спорного товарного знака, систематически получают прибыль в результате своей предпринимательской деятельности с использованием спорного товарного знака.

В пункте 2 статьи 1 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, ратифицированной СССР 19.09.1968 года, закреплено, что объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента (подпункт 1 пункта 1 статьи 10.bis названной Конвенции).

Согласно подпункту (2) пункта 1 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров (подпункт (3) пункта 1 статьи 10.bis Конвенции).

Таким образом, незаконное применение товарного знака, должно представлять собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов.

Объективную сторону недобросовестной конкуренции образуют только действия хозяйствующего субъекта (группы лиц), то есть его активное поведение на рынке.

Такое поведение лица подлежит квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции при условии доказанности совершения им деяний, направленных на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречащих законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинивших или могущих причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам.

Только при установлении и подтверждении всех названных фактов в их совокупности и взаимосвязи можно сделать вывод о правомерности применения к лицу мер антимонопольной ответственности.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку подобных доказательств истцом не приведено, а судом установлено, что ответчик не осуществляет ведение предпринимательской деятельности с использованием спорного обозначения, защита прав истца посредством применения антимонопольного законодательства путем признания действий ответчика по использованию обозначения "Окна Комфорта" недобросовестной конкуренцией, невозможна.

При этом апелляционным судом учтено, что обозначение "Окна Комфорта", является описательным обозначением, широко используется, помимо ответчика, организациями в формулировке фирменного наименования юридических лиц, а также применяется многими хозяйствующими субъектами, продающими окна и иные строительные конструкции, как описательный термин.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, поэтому оснований для отмены или изменения судебного акта у апелляционного суда не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 28 декабря 2011 года по делу N А41-29807/11 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

В.П. Мизяк

Судьи

В.П. Быков М.В. Игнахина