Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 апреля 2012 г. N 13АП-548/12

г. Санкт-Петербург

02 апреля 2012 г.

Дело N А56-20257/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 апреля 2012 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Тойвонена И.Ю.

судей Зайцевой Е.К., Несмияна С.И.

при ведении протокола судебного заседания: Зайгановой Э.С.

при участии:

от истца: Начинкин А.Л. по доверенности от 01.12.2010, Прянишников С.В. по доверенности от 10.12.2010

от ответчика: Чернышев К.В. по доверенности от 01.07.2011

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-548/2012) ООО "СП-Компания-СП-б"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.11.2011 по делу N А56-20257/2011 (судья Юрков И.В.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью "СП-Компания-СП-б" (ОГРН 1027807574300, 193015, Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская, д.5, литА, пом. 3-Н)

к обществу с ограниченной ответственностью "Ника Видео" (ОГРН 1077847624282, 199178, Санкт-Петербург, линия 14-я, лит.А, пом. 14-Н)

3-е лицо: общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Виктория" (191028, Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.19, пом.35-Н)

о защите исключительных прав

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СП-Компания-СП-б" обратилось в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ника-Видео" о запрете использования товарного знака и названия сайта "Секс Видео Гид", www.sexvideogid.ru на реализуемых аудиовизуальных произведениях; взыскании 5 000 000 руб. компенсации; признании полиграфических обложек перечисленных в исковом заявлении аудиовизуальных произведений контрафактными, а также их изъятии из оборота для уничтожения в присутствии представителей истца; запрете использования названия сайта www.sexvideoHit.ru.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Виктория".

До вынесения решения истец изменил предмет иска, исключив из просительной части искового заявления требование о запрете использования названия сайта www.sexvideoHit.ru. Изменение судом было принято.

Решением суда первой инстанции от 30.11.2011 в иске отказано.

В апелляционной жалобе истец просит данный судебный акт отменить, исковые требования - удовлетворить в полном объеме. Податель жалобы с решением суда не согласен, указывая на следующее. Истец и ответчик производят и реализуют различными способами, в том числе и через информационно-коммуникационную компьютерную сеть "Интернет" аудиовизуальные произведения эротического содержания. Начиная с 18.06.2009 по 12.08.2010 ответчиком на производимых и реализуемых им произведениях незаконно размещается доменное имя, являющееся сходным или тождественным до степени смешения с товарным знаком, на который истец имеет исключительное право. Истец не согласен с выводом суда о том, что нет оснований утверждать о сходстве обозначения www.sexvideogid.ru с товарным знаком "СексВидеоГид", так как, по мнению подателя жалобы, указанный вывод не основан на нормативно-правовой базе. Вывод суда об отсутствии схожести до степени смешения из-за того, что они написаны буквами разных алфавитов (русского и английского), по мнению истца, противоречит "Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", "Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений", "Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания", то есть Правилам Роспатента. Вывод суда о том, что комбинированный товарный знак предполагает одновременное восприятие потребителем всех его элементов, включая изобразительные, в том числе, манеру написания букв, используемый шрифт, другие символы и т.д., по мнению истца, является неверным, так как ООО "СП-Компания-СП-б" зарегистрировала комбинированный товарный знак "СексВидеоГид" и является правообладателем комбинированного товарного знака "СексВидеоГид", согласно свидетельства N 423537, выданного по заявке N 2009713954 с приоритетом от 18.06.2009, на основании статьи 1480 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, указанный вывод суда, как полагает податель жалобы, противоречит части 4 Гражданского кодекса РФ. В жалобе ее податель также указывает на то, что судом не учтено, что для признания сходства товарного знака и используемым другим лицом обозначением достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарного знака и обозначения в глазах потребителя. Истец не согласен с выводом суда о законности прав ответчика на использование доменного имени. Так, у ответчика не было и нет никаких законных прав на доменное имя www.sexvideogid.ru, так как оно принадлежало до 12.08.2010 ИП Абрамову П.М., а с 12.08.2010 принадлежит истцу. Ответчик до 18.06.2009 не использовал для индивидуализации своего бизнеса обозначение "СексВидеоГид", так как оно не являлось его фирменным обозначением, коммерческим обозначением его предприятия, зарегистрированным за ним товарным знаком или зарегистрированным за ним доменным именем. Ответчик, начиная с 2008 года выпускает аудиовизуальные произведения, но только, начиная с февраля 2010 года начал проставлять на обложках выпускаемых им аудиовизуальных произведений словесное наименование комбинированного товарного знака истца в виде обозначения доменного имени. При этом им не представлены доказательства наличия законных интересов в использовании спорного обозначения. Судом первой инстанции, как полагает податель жалобы, сделан ошибочный вывод о том, что ИП Абрамов П.М. является одновременно и генеральным директором ООО "Ника Видео" и его учредителем, так как с 09.06.2009 и по настоящее время директором ответчика является Жердева Т.И., а учредителями - Байков Д.В., Реттиева И.С. Судом сделан ошибочный вывод о том, что правомерность использования доменного имени подтверждена постановлением суда по делу N А56-83163/2009, так как там рассматривался вопрос о законности использования коммерческого обозначения в доменном имени, а не правомерность использования доменного имени вообще. Наименование "СексВидеоГид" является средством индивидуализации журнала "СексВидеоГид", зарегистрированного истцом, согласно свидетельства о регистрации N ЭЛN 2-5002 от 07.02.2001. С 18.06.2009 ответчиком данное доменное имя используется недобросовестно в виде размещения на обложках продукции ответчика словесного наименования комбинированного товарного знака истца в виде обозначения доменного имени, в связи с чем, истец был вынужден обратиться в суд, расценив данные действия ответчика как акт недобросовестной конкуренции. Истец считает, что размещение ответчиком на обложках своей продукции названия товарного знака истца направлено на смешение представлений потребителей о том, какой фирмой выпущены товары. Поскольку сайт www.sexvideogid.ru принадлежит истцу с 12.08.2010, то вывод суда о том, что права истца не нарушены, является неверным. Также в жалобе указано, что в период с 2009 года по 12.08.2010 право на доменное имя принадлежало ИП Абрамову П.М., а с 12.08.2010 - истцу, следовательно, вывод суда о том, что ответчику данное право передано ИП Абрамовым П.М., является неверным. Вывод суда о том, что регистрация товарного знака не предусмотрена действующим законодательством в качестве основания прекращения права на тождественное или сходное до степени смешения доменное имя, как указывает истец в жалобе, противоречит Постановлениям Президиума ВАС РФ N 2133/11 и 18012/10, где указано на приоритет товарного знака над доменным именем, вне зависимости от того, что было зарегистрировано раньше - товарный знак или доменное имя. Вывод суда о том, что сайт в настоящее время принадлежит истцу и правонарушение прекращено, сделан неправильно, так как истцом оспаривается временной промежуток нарушения права в период с 18.06.2009 по 12.08.2010. Вывод суда о том, что сайт принадлежит постороннему лицу - ИП Абрамову П.М. не означает отсутствия нарушения прав истца, а также то, что на данном сайте не рекламируются аудиовизуальные произведения ответчика с обозначениями на обложках этих произведений словесного обозначения комбинированного товарного знака истца в виде обозначения доменного имени.

В отзыве ответчик просит оставить решение суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. В обоснование своих доводов указывает на следующее. В материалах дела нет доказательств, подтверждающих тот факт, что ответчик размещает товарный знак истца на обложках аудиовизуальных произведений. Ответчик указывает на то, что им никогда не использовалось обозначение на аудиовизуальных произведениях товарного знака истца. Кроме того, в дело не представлены доказательства незаконности использования доменного имени Абрамовым П.М. Ответчик считает выводы суда, изложенные в обжалуемом решении, обоснованными и законными, соответствующими обстоятельствам дела, а также принятыми при верном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем, полагал решение не подлежащим отмене, исходя из доводов жалобы.

От ООО "НПФ "Виктория" отзыв на апелляционную жалобу в порядке ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) не направлен.

Апелляционный суд в судебном заседании 28.02.2012 вынес протокольное определение об отказе в удовлетворении ходатайств истца об истребовании у ответчика и у 3-го лица документов по изготовлению DVD - дисков со спорными обложками, учитывая то обстоятельство, что доказательственная база по делу должна формироваться в суде первой инстанции, принимая во внимание принятие судом первой инстанции соответствующего определения об истребовании доказательств у третьего лица и не усматривая необходимости в дублировании данного определения, притом, что в отношении ответчика данное ходатайство в суде первой инстанции истец не заявлял. Также было отказано в приобщении к материалам дела заключения экспертного учреждения ООО "Независимая Организация "Истина" N 421/11 от 12.12.2011, при этом отказ в приобщении экспертного заключения обусловлен несоответствием ходатайства истца требованиям статьи 268 АПК РФ, поскольку истец не был лишен права представлять аналогичное доказательство в суде первой инстанции, при этом надлежащих сведений о заявлении истцом в суде первой инстанции ходатайства о проведении экспертизы в материалах дела не имеется.

Слушание апелляционной жалобы откладывалось по ходатайству истца, с учетом необходимости исследования вопроса о распространении ответчиком аудиовизуальных произведений, поименованных в иске, исходя из объема требований, заявленных истцом.

Надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства 3-е лицо своих представителей в судебное заседание не направило, в связи с чем, в порядке ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в его отсутствие.

В судебном заседании 22.03.2012, продолженном 29.03.2012 после процессуального перерыва, представитель истца доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

Представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, согласно доводам отзыва. Просил судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Протокольным определением от 29.03.2012 апелляционным судом было удовлетворено ходатайство истца о приобщении к материалам дела доказательств, подтверждающих реализацию ДВД-дисков с указанием на обложках словесного наименования товарного знака "СексВидеоГид" - названия сайта www.sexvideogid.ru. В судебном заседании представители сторон поддержали, соответственно, апелляционную жалобу и возражения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела усматривается следующее.

ООО "СП-Компания-СП-б" обладает исключительным правом на комбинированный товарный знак "СексВидеоГид", дата приоритета 18.06.2009, в отношении товаров, в том числе 9 и 16 классов МКТУ, включая информационные оптические носители, графические материалы, бумажные упаковочные изделия для взрослых эротического направления. В свою очередь, ответчик размещает на обложках реализуемых им аудиовизуальных произведений эротического характера обозначение www.sexvideogid.ru, что и послужило основанием для предъявления иска.

Ответчик использование чужого товарного знака отрицал, ссылаясь на размещение на обложках произведений указаний на домены www.sexvideogid.ru и www.sexvideoHit.ru, администратором которых на законных основаниях является Абрамов П.М. и сходство которых до степени смешения с товарным знаком истца должным образом не подтверждено.

Суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения иска, придя к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между обозначением доменного имени www.sexvideogid.ru и товарным знаком "СексВидеоГид", со ссылкой на более ранее возникновение обозначения доменного имени по отношению к товарному знаку истца, а также со ссылкой на материалы иного арбитражного дела (А56-83163/2009), рассмотренного с участием тех же сторон (истца и ответчика).

Исследовав материалы дела, изучив доводы жалобы и возражений на нее, заслушав заявителя жалобы и ответчика, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак) (пункт 1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

В силу положений, установленных статьей 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно абзацу 1 пункта 23 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 3 статьи 1250 Гражданского кодекса РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Как следует из материалов дела, за истцом зарегистрирован с приоритетом от 18.06.2009 комбинированный (словесно-изобразительный) товарный знак "СексВидеоГид".

В свою очередь, ответчик на своей аудиовизуальной продукции (обложках к ДВД-дискам), производимой после июня 2009 года, размещал ссылки на доменное имя www.sexvideogid.ru, что было расценено истцом как нарушение его исключительных прав, в части установления сходства до степени смешения товарного знака истца и вышеназванного обозначения доменного имени.

Товарный знак, наряду с доменным именем, характеризуется рядом признаков, к числу которых может быть отнесено сходство функций, поскольку данные объекты права могут быть использованы для рекламы и продвижения товаров и услуг. Между тем, доменное имя следует рассматривать в качестве условного обозначения, предназначенного для индивидуализации информационного ресурса в компьютерной сети Интернет, что позволяет его отнести к способу адресации, с целью получения информации как о товаре (продукции), так и об услугах (работах), включая сведений о производителе. В свою очередь, функциональное сходство товарного знака и доменного имени, в силу особенностей технического самовыражения, может определять и разные возможности реализации вышеназванных функций, поскольку для доменного имени, в основном, присуще наличие сочетаний латинского алфавита, арабских цифр и дефиса, а для товарного знака возможно наличие комбинированного изображения.

Вместе с тем, при использовании товарного знака и доменного имени, как объектов прав, может быть установлено определенное сходство по ряду признаков, которые влияют на формирование у потребителей (покупателей) убеждения о наличии сходства до степени смешения соответствующих обозначений, что предполагает возможность защиты для лица, имеющего зарегистрированное исключительное право использования определенного обозначения (в данном случае товарного знака). При определении данного сходства надлежит руководствоваться общими методическими рекомендациями и указаниями, закрепленными, в частности, в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденными Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 (далее - Правила) и Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг по экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 27.03.1997). Определенные критерии по данному вопросу вырабатываются и правоприменительной практикой арбитражных судов по сходным категориям дел, с применением положений части 4 Гражданского кодекса РФ, связанных с защитой исключительных прав.

При сопоставлении и сравнении обозначений, указанных в комбинированном товарном знаке "СексВидеоГид" и доменном имени www.sexvideogid.ru, как полагает апелляционный суд, основополагающим элементом является часть словесного обозначения, доминирующего и в товарном знаке и доменном имени, поскольку иные элементы и в товарном знаке и в доменном имени не имеют определяющего правового характера, в силу технических особенностей обозначений доменных имен и товарного знака, имеющих второстепенный характер. В свою очередь, сходство словесного обозначения определяется по ряду критериев, в том числе фонетическому (звуковому), семантическому (смысловому) и визуальному (графическому), что закреплено в пункте 14.4.2.4 вышеназванных Правил. Апелляционный суд полагает необходимым согласиться с доводами истца по настоящему делу, в части наличия сходства до степени смешения между зарегистрированным товарным знаком истца "СексВидеоГид" и обозначением доменного имени www.sexvideogid.ru как по фонетическому, так и по семантическому критериям, при установлении второстепенности в данном случае графического различия в обозначениях, вызванных принудительным различием в технической терминологии, продиктованным правилами формирования товарного знака и доменного имени. Звуковое и смысловое обозначение вышеназванных объектов (товарного знака и доменного имени) ассоциативно указывает на соответствующее сходство, что и может рассматриваться в качестве сходства до степени смешения, позволяющему судить о реальной возможности формирования убеждения у потребителей о лице, являющемся носителем определенных прав. Необходимости представления истцом доказательств, свидетельствующих о факте введения потребителей в заблуждение, исходя из положений, установленных пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ, не имеется, поскольку для признания нарушения достаточно представить доказательства о вероятности смешения обозначений, на что, в частности обращено внимание Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 28.07.2011 N 2133/11.

Апелляционный суд полагает, что размещение ответчиком на своей аудиовизуальной продукции (обложках к ДВД-дискам) названия доменного имени www.sexvideogid.ru следует рассматривать в качестве размещения адресации в сети Интернет товара, вводимого в гражданский оборот, при этом потребитель данной продукции по существу вводится в заблуждение относительно того, что на данном сайте расположена информация о производителе и распространителе данной продукции. В свою очередь, ответчик, являясь производителем вышеназванной продукции (ДВД-дисков с фильмами эротического содержания, перечисленных истцом в исковом заявлении) не является правообладателем как товарного знака "СексВидеоГид", так и обладателем доменного имени www.sexvideogid.ru, притом, что ответчик не представил каких-либо доказательств о наличии надлежащих договоренностей на законное использование названного доменного имени на обложках своей аудиовизуальной продукции.

Доводы ответчика о том, что само по себе указание на обложках ДВД-дисков на доменное имя www.sexvideogid.ru не может рассматриваться в качестве нарушения исключительных прав истца, а также на то, что ответчик не обладает правомочиями администрирования соответствующего сайта, права на который ранее принадлежали третьему лицу (Абрамову П.М.), не предъявляющему требований к ответчику, апелляционный суд не может принять во внимание в качестве основания, указывающего на необоснованность требований истца. Суд исходит из того, что изготовление и продвижение истцом в гражданский оборот (включая рекламу и продажу) аудиовизуальной продукции, которая по классу МКТУ может быть сходна с продукцией истца, с размещением сходного до степени смешения с товарным знаком истца доменного имени может рассматриваться в качестве нарушения исключительных прав истца, определяемых положениями статьи 1484 ГК РФ, поскольку имеет место вероятность до степени смешения знаков индивидуализации, формирующая у потребителей убеждение о сходстве изготовителя (ответчика) с правообладателем (истцом). Кроме того, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции и доводами ответчика, указывающих на случаи правомерного использования доменного имени www.sexvideogid.ru иным лицом (в частности Абрамовым П.М.), что являлось предметом исследования по иному арбитражному делу (А56-83163/2009). Из материалов вышеназванного дела усматривается, что спор об использовании товарного знака "СексВидеоГид", зарегистрированным за истцом, не был предметом его рассмотрения, притом, что вопросы размещения на аудиовизуальной продукции ответчика обозначений доменного имени www.sexvideogid.ru и определения соответствующего тождества, также судом ранее не исследовались, и указанным правоотношениям не давалась правовая оценка. В свою очередь, ответчик в рамках настоящего дела (А56-20257/2011) не представил доказательств наличия договоренностей как с истцом, так и с иным лицом по вопросу размещения обозначений доменного имени на своей аудиовизуальной продукции. При этом суды трех инстанций при рассмотрении дела N А56-83163/2009 пришли к выводу о наличии в настоящее время правомочий администрирования доменного имени www.sexvideogid.ru у истца, констатировав прекращение права администрирования данного имени и сайта за Абрамовым П.М.

Учитывая изложенное, апелляционный суд приходит к выводу о правомерности притязаний истца, направленных на защиту своих исключительных прав на использование товарного знака, поскольку размещение ответчиком на обложках своей аудиовизуальной продукции обозначения доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, указывает на соответствующее нарушение и может с большой степенью вероятности формировать у потребителя данной продукции убеждения о сходстве производителя с правообладателем доменного имени и товарного знака.

В свою очередь, отсутствие каких-либо договоренностей по данному вопросу между сторонами, даже при наличии разногласий и противоречий по вопросу правообладателя доменного имени www.sexvideogid.ru, (каковым в настоящее время значится истец) указывает на неправомерность размещения ответчиком на своей продукции обозначения доменного имени, что позволяет рассматривать вопрос о реализации истцом предусмотренных законом способов защиты нарушенного права. К таковым способам закон, в частности относит предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (статья 1252 ГК РФ), а также предъявление требований о выплате компенсации в порядке, предусмотренном статьей 1515 ГК РФ.

При таких обстоятельствах апелляционный суд находит подлежащим удовлетворению требование истца к ответчику о пресечении соответствующих действий, нарушающих исключительное право истца, в частности по установлению запрета ответчику на использование товарного знака "СексВидеоГид" и доменного имени www.sexvideogid.ru на реализуемой ответчиком аудиовизуальной продукции. В этой связи суд также признает контрафактными полиграфические обложки аудиовизуальных произведений, обладателем прав на которые значится ответчик, в количестве 19 фильмов, перечисленных в исковом заявлении (ДВД - дисков с фильмами производства студии Elegant Angel : "Актрисы года 2009" ч.1; "Актрисы года 2009" ч.2; "Алексис Тексис - королева задниц"; "Большие мокрые задницы-15"; "Гламурные девочки-2" "Возвращение королевы задниц"; "Грудастые домохозяйки"; "Грудастые домохозяйки-2"; "Грудастые копы на службе"; "Звёзды секса на разминке"; "Календарь девочек в купальных костюмах-2"; "Кристина Роуз - грязная девочка"; "Кристина Роуз - шлюха"; "Массивные задницы - 4"; "Соблазнительные девочки - 3"; "Соблазнительные девочки - 4"; "Сражение задниц"; "Тори Блэк - симпатичная развратница", "Это дело секретарш - 2", в части нанесения на обложку обозначения www.sexvideogid.ru. Учитывая то обстоятельство, что часть вышеназванной аудиовизуальной продукции была запущена в гражданский оборот и отчуждена третьим лицам, апелляционный суд не вправе в полной мере удовлетворить требование истца по отношению только к ответчику об изъятии из делового оборота всех полиграфических обложек вышеперечисленных аудиовизуальных произведений для их уничтожения в присутствии истца, полагая, что в отсутствие лиц, не привлеченных к участию в деле, которые реализуют и приобретают названную продукцию суд не вправе обязывать только ответчика в объеме заявленных истцом требований. Апелляционный суд полагает, что указанное требование, исходя из характера спора и круга привлеченных лиц, в рамках настоящего дела может быть удовлетворено только в части обязания ООО "Ника-Видео" принять меры по удалению обозначения www.sexvideogid.ru с полиграфических обложек вышеназванных аудиовизуальных произведений, в том числе с проведением соответствующих мероприятий, связанных с информированием лиц, распространяющих и приобретающих указанную продукцию и имеющих намерение их реализации в гражданском обороте, о наличии установленного судом нарушения исключительных прав истца и о неправомерности нанесения на аудиовизуальную продукцию без разрешения истца соответствующего обозначения www.sexvideogid.ru, имеющего сходство до степени смешения с товарным знаком истца.

В отношении требования истца о взыскании компенсации в связи с допущенным нарушением его исключительных прав, которая заявлена истцом в максимальном размере (5 000 000 рублей), апелляционный суд, принимая во внимание разъяснения и рекомендации, изложенные в пункте 43.3 вышеназванного совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 5/29, посчитал подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 500 000 рублей. При определении взыскиваемого размера компенсации суд учитывает характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, а также учитывает принципы разумности и справедливости, полагая, что поскольку речь идет о пресечении нарушения, связанного с установлением тождества обозначения, указываемого ответчиком на обложках ряда ДВД-дисков в качестве ссылки на доменное имя по отношению к зарегистрированному истцом только в ноябре 2010 года (с приоритетом от июня 2009) товарного знака, при отсутствии притязаний ответчика на администрирование самого доменного имени www.sexvideogid.ru, и отсутствии притязаний истца на саму аудиовизуальную продукцию ответчика, то оснований для взыскания максимальной компенсации, установленной законом, не усматривается.

Поскольку при принятии искового заявления к производству, а также при принятии апелляционной жалобы к производству истцу предоставлялась отсрочка уплаты государственной пошлины, то соответствующая сумма, исчисленная судом от объема взысканной компенсации и объема требований неимущественного характера, взыскивается в соответствии со статьей 110 АПК РФ в федеральный бюджет с общества с ограниченной ответственностью "Ника Видео".

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.11.2011 по делу N А56-20257/2011 отменить. Принять новый судебный акт.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Ника Видео" (ОГРН 1077847624282, 199178, Санкт-Петербург, линия 14-я, лит.А, пом. 14-Н) использование товарного знака "СексВидеоГид" и название сайта www.sexvideogid.ru на реализуемых ООО "Ника Видео" аудиовизуальных произведениях.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ника Видео" (ОГРН 1077847624282, 199178, Санкт-Петербург, линия 14-я, лит.А, пом. 14-Н) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СП-Компания-СП-б" (ОГРН 1027807574300, 193015, Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская, д.5, лит.А, пом. 3-Н) 500 000 руб. в счет компенсации за нарушение права на товарный знак.

Признать контрафактными полиграфические обложки аудиовизуальных произведений в количестве 19 фильмов, перечисленных в исковом заявлении, в части нанесения обозначения www.sexvideogid.ru.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Ника Видео" (ОГРН 1077847624282, 199178, Санкт-Петербург, линия 14-я, лит.А, пом. 14-Н) принять меры по удалению обозначения www.sexvideogid.ru с полиграфических обложек аудиовизуальных произведений: "Актрисы года 2009 ч.1", "Актрисы года 2009 ч.2", "Алексис Тексис - королева задниц", "Большие мокрые задницы-15", "Возвращение королевы задниц", "Гламурные девочки-2", "Грудастые домохозяйки", "Грудастые домохозяйки-2", "Грудастые копы на службе", "Звёзды секса на разминке", "Календарь девочек в купальных костюмах-2", "Кристина Роуз-грязная девочка", "Кристина Роуз-шлюха", "Массивные задницы-4", "Соблазнительные девочки-3", "Соблазнительные девочки-4", "Сражение задниц-4", "Тори Блэк - симпатичная развратница", "Это дело секретарш-2".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ника Видео" (ОГРН 1077847624282, 199178, Санкт-Петербург, линия 14-я, лит.А, пом. 14-Н) в доход федерального бюджета госпошлину по иску и по апелляционной жалобе в сумме 23000 руб.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

Е.К. Зайцева С.И. Несмиян