Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2012 г. N 09АП-3291/12

г. Москва

13 апреля 2012 г.

Дело N А40-79432/11-26-590

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 апреля 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи	Якутова Э.В.
судей:	Бекетовой И.В.
	Каменецкого Д.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу ОАО "Фармасинтез" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.12.2011 по делу N А40-79432/11-26-590 судьи Каревой Н.Ю.

по заявлению ОАО "Фармасинтез" (ОГРН 1023801426538; 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д.23, офис 3)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третьи лица ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности Роспатента"

ОАО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин"

о признании недействительным решения

при участии:

от истца: Пасынок М.С. по дов. от 21.11.2011, Федоров Д.В. по дов. от 23.09.2011;

от ответчика: Сычев А.Е. по дов. от 02.03.2012;

от третьих лиц: ФИПС, Сычев А.Е. по дов. от 12.08.2011;

ОАО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин", не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.12.2011 ОАО "Фармасинтез" (далее - Общество) было отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 28.03.2011.

Общество не согласилось с решением и обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает, что обстоятельства дела, которые суд первой инстанции посчитал установленными, не доказаны; выводы, изложенные в решении суда первой инстанции, не соответствуют обстоятельствам дела; суд неправильно применил нормы материального и процессуального права.

Просит решение отменить, принять новое решение об удовлетворении заявленных требований.

Отзывы на апелляционную жалобу ответчиком и третьими лицами не представлены.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя третьего лица - ОАО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин", надлежаще извещенного о времени и месте рассмотрения дела.

В судебном заседании представитель Общества доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Указал на то, что суд в решении дал оценку обстоятельствам, которые не были положены в основу оспариваемого решения Роспатента.

Полагает, что суд необоснованно отверг мнение специалистов, и положения действующих правил русского языка и имеющиеся в материалах дела словарно-справочные источники.

По мнению Общества, вывод суда о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по критерию единого принципа словообразования противоречит Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Отмечает, что действующие Методические рекомендации, принятые самим Ответчиком, не предусматривают возможности образования серии знаков на основании слабого элемента (форманта или термина), независимо от того, в какой части знака указанные элементы находятся - в начале или в конце и по какому принципу словообразования сконструирован соответствующий товарный знак.

Обратил внимание на то, что в оспариваемом решении Роспатента не исследовался вопрос об известности либо неизвестности спорной форманты для потребителя, на заседание суда Роспатент также не представил каких-либо доказательств неизвестности ее для рядового потребителя.

Пояснил, что в решении Роспатента не ставится под сомнение сильный характер элемента "АКТИВ" и Роспатент не отказывал Заявителю в регистрации знака по этим основаниям.

Как считает Общество, выводы суда о том, что на российском рынке длительное время присутствуют лекарственные препараты третьего лица ОАО ХФК "Акрихин" с противопоставленными товарными знаками не подкреплены соответствующими доказательствами, не исследовались в решении Роспатента, и также не являлись основанием для вынесения оспариваемого решения Роспатента.

Указал на то, что на лекарственный препарат "ФТИЗОАКТИВ" получено регистрационное удостоверение, в настоящее время производятся значительные партии данного товара, что, по мнению Общества, доказывает отсутствие риска введения потребителей в заблуждение.

Также обратил внимание на то, что наличие письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков свидетельствует об отсутствии нарушения прав и законных интересов правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Представитель Роспатента и ФИПС в судебном заседании высказал единую правовую позицию, поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон и третьего лица, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, ОАО "Фармасинтез" обратилось в Роспатент с заявкой N 2009717616/50 от 10.07.2009 о регистрации обозначения "ФТИЗОАКТИВ" в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом, буквами русского алфавита. При этом, товарные знаки по свидетельствам N 404026 "ФТИЗОПИРИН Zn" и N 264490 "ФТИЗОКОМБ" выполнены заглавными буквами, а товарные знаки по свидетельствам N 182432 "Фтизопирам" и N 180458 "Фтизоэтам" выполнены строчными буквами с заглавной. Товарный знак "ФТИЗОПИРИН Zn" по свидетельству N 404026 включает буквы "Zn" латинского алфавита, также выполненные стандартным шрифтом.

14.12.2010 по результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение, которым заявленному обозначению отказано в предоставлении правовой охраны в отношении всех товаров 05 класса МКТУ на основании п.6 ст.1483 ГК РФ, поскольку оно является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 404026, 264490, 182432, 180458, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя ОАО "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН".

11.01.2011 ОАО "Фармасинтез" обратилось в Палату по патентным спорам с возражением.

Решением Роспатента от 28.03.2011 в удовлетворение возражения отказано; ранее принятое решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака "ФТИЗОАКТИВ" оставлено в силе.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что оспариваемое решение Роспатента принято в соответствии с нормами действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

При этом, суд правомерно указал на то, что в соответствии с п/п 2 п.6 ст.1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила ТЗ), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п.14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются, в том числе, со словесными обозначениями.

Согласно п.4.2.1.4. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), иногда сильный элемент берется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

На основании п.4.2.1.3 Методических рекомендаций, в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам относятся: систематически повторяющиеся в товарных знаках буквосочетания (форманты) и неохраняемые обозначения.

Исследуя материалы дела, суд правильно установил, что в начале противопоставленных знаков расположен элемент "ФТИЗО-" и к нему добавляется словесная часть: "ФТИЗО-" + "-ПИРИН", "-КОМБ", "-ПИРАМ", "-ЭТАМ".

В заявленном обозначении слово "ФТИЗОАКТИВ" образовано путем присоединения к элементу "ФТИЗО-" элемента "-АКТИВ".

Правильно отметив, что в соответствии с критериями, установленными п.п.4.2.1.3, 4.2.1.4 Методических рекомендаций, элемент "ФТИЗО-" является сильным элементом, который положен в основу серии противопоставленных товарных знаков, суд обоснованно посчитал, что в данном случае достигается восприятие заявленного обозначения "ФТИЗОАКТИВ" как продолжение серии противопоставленных товарных знаков "ФТИЗОПИРИН Zn", "ФТИЗОКОМБ", "ФТИЗОПИРАМ", "ФТИЗОЭТАМ", что обуславливает их сходство до степени смешения.

При этом, суд правомерно признал необоснованным довод Общества о том, что элемент "ФТИЗ-" является слабым и составляет составную часть сложных слов, "относящийся к туберкулезу", поскольку в основу противопоставленной серии знаков положен элемент "ФТИЗО-" отличающийся от обозначенной форманты (ФТИЗ-) (фтизИо-). Суд обратил внимание на то, что Обществом не доказано, что элемент "-АКТИВ" заявленного обозначения является сильным.

Анализируя ссылки Общества на словарно-справочные материалы, необходимо отметить, что потребителю не всегда известно указанное словарное значение названного элемента.

Оценивая представленное Обществом лингвистическое заключение комиссии специалистов-лингвистов РОО "Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорами (ГЛЭДИС)" от 02.11.2010 N 49-11/10, суд обоснованно указал на то, что оно проведено не специалистами в области товарных знаков и не может свидетельствовать об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков, поскольку лингвисты не обладают специальными познаниями в данной области.

Таким образом, суд правомерно согласился с выводами Роспатента о наличии сходства до степени смешения противопоставляемых товарных знаков по фонетическому и графическому критериям.

Также обоснованно при принятии решения о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками судом учтено не только наличие серии товарных знаков, объединенных общим доминирующим элементом, но и длительность использования этих знаков на рынке.

Факт реализации в течение длительного срока на рынке лекарственных препаратов, маркированных товарными знаками "ФТИЗОПИРАМ" и "ФТИЗОЭТАМ" производства ОАО "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН", Обществом не оспаривается.

Не могут быть признаны относимыми к настоящему делу и ссылки Общества на факт регистрации препарата "ФТИЗОАКТИВ" Росздравнадзором, поскольку при регистрации препаратов Росздравнадзор не оценивает сходство товарных знаков как средства индивидуализации товаров конкретного производителя.

Оценивая представленное Обществом письмо ОАО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" от 18.11.2011 в отношении использования ОАО "Фармасинтез" товарного знака "ФТИЗОАКТИВ", суд первой инстанции правомерно отметил, что в данном случае оно не может быть положено в основу судебного акта, поскольку на момент обращения Общества в Роспатент и вынесения оспариваемого решения указанное письмо отсутствовало. При этом, письмо правообладателя не может опровергнуть выводы Роспатента о наличии фонетического и графического сходства противопоставленных товарных знаков.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Обществом требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.12.2011 по делу N А40-79432/11-26-590 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Э.В. Якутов

Судьи

И.В. Бекетова Д.В. Каменецкий