Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2012 г. N 09АП-10210/12

г. Москва

29 августа 2012 г.

Дело N А40-60743/11-110-497

Резолютивная часть постановления объявлена 14 августа 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 августа 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.В. Титовым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "ФЕРОН"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 29 февраля 2012 года

по делу N А40-60743/11-110-497, принятое судьей А.С. Чадовым,

по иску ООО "ФЕРОН"

(ОГРН 1027739647220, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., 73)

к ООО "СейлНэймс"

(ОГРН 1057748734064, 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 44, офис 19),

Компании "НЕТЛИНК ЛТД" (NETLINK ltd/)

(Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize)

о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: А.А. Смолкин (по доверенности от 21.02.2012)

от ответчиков: от Компании "НЕТЛИНК ЛТД"

(NETLINK ltd.):

Л.И Чурилова (по доверенности от 26.06.2012).

В судебное заседание не явились представители ООО "СейлНэймс".

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Ферон" (далее - ООО "Ферон", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам о признании администрирования Компанией "НЕТЛИНК" (Netlink ltd.) домена "viferon.ru" нарушением исключительных прав истца на товарный знак и злоупотреблением правом; запрете использование ООО "НЕТЛИНК" (Netlink ltd.) товарного знака "VIFERON" в доменном имени "viferon.ru" в Интернете; обязании Компании "НЕТЛИНК" (Netlink ltd.) незамедлительно и безвозмездно передать ООО "Ферон" доменное имя "viferon.ru"; обязать общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" (далее - ООО "СэйлНэймс") аннулировать регистрацию доменного имени "viferon.ru" и зарегистрировать указанное доменное имя на ООО "Ферон"; обязании Компании "НЕТЛИНК" (Netlink ltd.) выплатить истцу компенсацию за незаконное использование товарных знаков "VIFERON", "ВИФЕРОН" в размере 10 000 рублей.

Требования истца обоснованы тем, что ответчик Компания "NETLINK Ltd" без согласия правообладателя использует в доменном имени "viferon.ru" обозначение "VIFERON", что является нарушением исключительных прав истца, поскольку обозначение "VIFERON" является сходным до степени смешения с товарным знаком "VIFERON", а также товарным знаком "ВИФЕРОН". При этом доменное имя используется ответчиком, доступ к сайту отсутствует, что, по мнению истца, наносит ущерб деловой репутации, влечет причинение материального ущерба в виде неполучения дополнительной выручки от продажи товаров посредством распространения о них сведений в сети Интернет.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом суд исходил из того, что истцом не доказан факт трансформации доменного имени в средство, выполняющее функцию товарного знака, и использования его ответчиком для индивидуализации товаров и услуг, право на оказание которых принадлежит исключительно лицу, на которое данный товарный знак зарегистрирован. Суд указал, что доменное имя "viferon.ru" не используется, доступ к сайту закрыт, таким образом, товарные знаки "ВИФЕРОН" и "VIFERON" в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак был зарегистрирован истцом (МКТУ 05 - фармацевтические препараты), ответчиком не используются.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО "Ферон" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2012 как вынесенное при неправильном применении материальных норм.

Представитель истца в судебное заседание апелляционного суда явился, доводы апелляционной жалобы поддержал, просил отменить решение Арбитражного суда города Москвы.

Представитель ответчика - Компании "НЕТЛИНК" в судебное заседание апелляционного суда явился, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Ответчик - ООО "СэйлНэймс", надлежащим образом уведомленный о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя для участия в заседании суда апелляционной инстанции не направил.

Представителем ООО "Ферон" заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела копий регистрационного удостоверения, списка публикаций 2010 года, списка публикаций 2009 года, списка публикаций 2008 года, списка публикаций 2007 года, распечаток с сайта.

Суд, совещаясь на месте, удовлетворил ходатайство в части приобщения к материалам дела копий регистрационных удостоверений препарата "Виферон", в удовлетворении остальной части ходатайства отказано.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в отсутствие представителя ООО "СэйлНэймс", изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2012 подлежит отмене на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО "Ферон" является правообладателем товарного знака "VIFERON", зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 13.09.1994 за N 120337 с датой приоритета от 10.02.1993 в отношении товаров 5 класса МКТУ (фармацевтические препараты). Также, истец является правообладателем товарного знака "ВИФЕРОН", зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 19.06.2007 за N 328139 с датой приоритета от 31.05.2006 в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Регистратором доменного имени "viferon.ru" является ООО "СэйлНэйм". Доменное имя "viferon.ru" в сети Интернет зарегистрировано 05.07.2006 за Компанией "НЕТЛИНК ЛТД" (Netlink ltd.). В настоящее время доступ к сайту отсутствует, что подтверждается нотариально заверенным протоколом о производстве осмотра документированной информации в сети Интернет от 20.04.2011 (л.д. 9 т.1).

Сочтя, что используя словесное обозначение "viferon" в доменном имени ответчики нарушают исключительные права владельца товарного знака, ООО "Ферон" обратилось в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу, что размещенное в доменном имени обозначения "viferon" не используется, поэтому нарушений исключительных прав истца не происходит.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным доводом суда первой инстанции, руководствуясь следующим законодательством и сложившейся судебной практикой.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум ВАС РФ указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом установлено, что при регистрации домена "viferon.ru" использовано словесное обозначение "viferon", тождественное товарным знакам, принадлежащим ООО "Ферон".

Истец на основании свидетельств N 120337 и N 328139 является правообладателем товарных знаков "VIFERON" и "ВИФЕРОН".

Таким образом, ООО "Ферон" является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени "viferon.ru".

Между тем в российской зоне сети Интернет доменное имя "viferon.ru" администрировалось ООО "НЕТЛИНК" (Netlink ltd.) - лицом, не имеющим отношения к бизнесу истца и не получившим его согласия на использование товарного знака.

Ответчиком не представлено в материалы дела доказательств того, что он является правообладателем одноименных товарных знаков, доменное имя отражает его имя или фирменное наименования его компании.

Из материалов дела следует, что сайт с доменным именем "viferon.ru" не использовался ответчиком.

Таким образом, действия ООО "НЕТЛИНК" (Netlink ltd.) и по использованию в доменном имени "viferon.ru" товарных знаков "VIFERON" и "ВИФЕРОН", принадлежащих ООО "Ферон", подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия обществу для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Также суд первой инстанции не учел особенности допущенного правонарушения, связанного с использованием сходного до степени смешения доменного имени с товарным знаком истца в сети Интернет.

Сеть Интернет представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию домена "viferon.ru" предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет.

Отсутствие в настоящее время интернет-страницы на доменном имени не имеет по настоящему делу правового значения, так как не устраняют саму угрозу нарушения исключительных прав истца в будущем.

Требование истца о передаче ООО "Ферон" доменного имени "viferon.ru" удовлетворению не подлежит, поскольку заявлены к ненадлежащему ответчику: регистратором спорного доменного имени, согласно сведениям Автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет", является ООО "СейлНэйм".

Исковые требования ООО "Ферон", заявленные к ООО "СейлНэймс" об аннулировании регистрации доменного имени "viferon.ru" и регистрацию указанного доменного имени на истца не подлежат удовлетворению, поскольку в соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя. Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Поскольку ООО "СейлНэймс" не является администратором доменного имени "viferon.ru", в том числе на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что в данной части в удовлетворении иска следует отказать.

Исходя из вышеизложенного, а также, учитывая позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженную в Постановлении Президиума N 18012/10 от 18.05.2011, обжалуемый судебный акт не может быть признан законным и обоснованным, в связи с чем решение от 17.04.2012 подлежит отмене, а иск удовлетворению в части признания администрирования Компанией "НЕТЛИНК ЛТД" (NETLINK ltd.) домена "viferon.ru" нарушением исключительных прав истца на товарный знак и злоупотреблением правом; запрещения использование ответчиком Компании "НЕТЛИНК ЛТД" (NETLINK ltd.) товарного знака "VIFERON" в доменном имени "viferon.ru" в Интернете; взыскать с Компании "НЕТЛИНК ЛТД" (NETLINK ltd.) в пользу общества с ограниченной компенсации. В остальной части исковые требования к Компании "НЕТЛИНК ЛТД" (NETLINK ltd.) и ООО "СейлНэймс" удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 февраля 2012 года по делу N А40-60743/11-110-497 отменить.

Признать администрирование Компанией "НЕТЛИНК ЛТД" (NETLINK ltd.) домена "viferon.ru" нарушением исключительных прав истца на товарный знак и злоупотреблением правом.

Запретить использование ответчиком Компании "НЕТЛИНК ЛТД" (NETLINK ltd.) товарного знака "VIFERON" в доменном имени "viferon.ru" в Интернете.

Взыскать с Компании "НЕТЛИНК ЛТД" (NETLINK ltd.) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФЕРОН" (ОГРН 1027739647220, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., 73) 10 000 (Десять тысяч) рублей компенсации, а также 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе.

В остальной части исковых требований к Компании "НЕТЛИНК ЛТД" (NETLINK ltd.) отказать.

В удовлетворении исковых требований к ООО "СейлНэймс" отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФЕРОН" (ОГРН 1027739647220, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., 73) в доход федерального бюджета 8 000 (Восемь тысяч) рублей государственной пошлины по иску.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын