Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2012 г. N 09АП-8071/12

г. Москва

26 сентября 2012 г.

Дело N А40-96131/11-12-701

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-96131/11-12-701

по иску Компанией "Диаджео Айерлэнд" ("DIAGEO IRELAND")

(St. James's gate, Dublin 8, Ireland)

к ООО "ЭлитВода РУ"

(ОГРН 1097746419286; 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31г, стр. 1)

третье лицо: Компания "Дринкс Планет Лимитед" ("Drinks Planet Limited")

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "GUINNES"

при участии в судебном заседании:

от истца: Горбенко В.С. (по доверенности от 26.07.2012)

в судебное заседание не явились представители:

от ответчика: извещен

от третьего лица: извещен

УСТАНОВИЛ:

Компания "Диаджео Айерлэнд" ("DIAGEO IRELAND") обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с Ограниченной ответственностью "ЭлитВода Ру" (далее - ООО "ЭлитВода Ру", ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак "GUINNESS" путем признания незаконными действий ООО "ЭлитВода Ру" по:

- ввозу на территорию Российской Федерации товара (пива), маркированного товарным знаком "GUINNESS", по ГДТ N 10009150/261110/0012880, N 10009150/151210/001390;

- размещению товарного знака "GUINNESS" на указанных ГТД

и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Иск мотивирован незаконным использованием ответчиком товарного знака "GUINNESS" по свидетельству N 23486 путем ввоза на таможенную территорию Российской Федерации контрафактного товара без разрешения правообладателя на территории Российской Федерации, маркированные обозначениями, сходными до степени смещения с товарными знаками истца, что является проявлением недобросовестной конкуренцией.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Компания "Дринкс Планет Лимитед" ("Drinks Planet Limited").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09 февраля 2012 года в пользу Компания "Диаджео Айерлэнд" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "GUINNESS", выразившегося во ввозе ответчиком на территорию Российской Федерации пива с размещенным на нем товарным знаком "GUINNESS" (свидетельство N 23486), по таможенным декларациям NN 10009150/261110/0012880, 10009150/151210/0013901 в размере 200 000 рублей, а также 11 800 рублей расходов по оплате государственной пошлине. В удовлетворении остальной части иска отказано.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что истец и ответчик в договорных отношениях не состоят, согласия ответчику на ввоз продукции, маркированного товарным знаком " GUINNESS" истец не давал.

С решением суда не согласился ответчик, и обратился с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы истец указал, что судом не приведено аргументированное обоснование взыскания компенсации за нарушение права на товарный знак в размере 200 000 рублей.

Определением от 16 августа 2012 года Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела в апелляционном суде по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, поскольку судом первой инстанции уточнение исковых требований истца не были рассмотрены в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Как следует из материалов дела, 24 января 2012 года истцом заявлено ходатайство об отказе от иска в части признания незаконными действий ответчика в размещении товарного знака "GUINNESS" в ГТД.

В протоколе судебного заседания от 24 января 2012 года суд первой инстанции указал на ходатайство истца об отказе от части исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ.

Суд в соответствии со статей 49, 159, 184, 185 АПК РФ определил не рассматривать заявленное ходатайство в связи с тем, что суду не понятно заявленное требование.

Между тем, исходя из содержания искового заявления, истцами заявлено о защите исключительных прав на товарный знак "GUINNESS" путем признания незаконными действий ответчика в связи с: 1) ввозом на территорию Российской Федерации товара (пива), маркированного товарным знаком "GUINNESS"; 2) размещением товарного знака "GUINNESS" на ГТД. Таким образом, Компанией "Диаджео Айерлэнд" заявлено требование по двум нарушениям.

Ходатайством, заявленным в судебном заседании Арбитражного суда города Москвы от 24 января 2012 года, от одного из требований (признание незаконными действий ответчика по размещению товарного знака "GUINNESS" в ГТД) истец отказался в порядке статьи 49 АПК РФ, однако судом первой инстанции в нарушение норм процессуального права указанное ходатайство не рассмотрено в связи с его неясностью.

При рассмотрении дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, истцом заявлено об отказе от исковых требований в части признания незаконными действий ответчика в размещении товарного знака "GUINNESS" в ГТД.

Указанный отказ от исковых требований принят судом апелляционной инстанции.

В заседании суда апелляционной инстанции истец просил признать незаконными действия ООО "ЭлитВода Ру" по ввозу на территорию Российской Федерации товара (пива), маркированного товарным знаком "GUINNESS", просил взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку полномочных представителей не обеспечили.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Заслушав доводы представителя истца, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 09 февраля 2012 года подлежащим отмене, исковые требования Компании "Диаджео Айерлэнд" удовлетворению.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем товарного знака "GUINNESS" по свидетельству N 23486 в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво) (л.д. 17 том 1).

Согласно письму Федеральной таможенной службы от 29.06.2010 с 1 июля 2010 года на территории Российской Федерации вводится в действие Таможенный кодекс таможенного союза (далее - ТК ТС), нормы которого имеют прямое действие. Таможенный кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) до его отмены действует в части, не противоречащей ТК ТС.

В соответствии с главой 46 ТК ТС, таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенный реестр которых ведется данными таможенными органами в государстве - члене таможенного союза. Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности устанавливается при включении объектов интеллектуальной собственности в таможенные реестры, с учетом срока, указанного правообладателем в заявлении, но не более 2 (двух) лет со дня включения в такие реестры. Если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр, который ведется таможенным органом государства - члена таможенного союза, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 (десять) рабочих дней. По запросу правообладателя или лица, представляющего его интересы, этот срок может быть продлен таможенным органом, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если указанные лица обратились в уполномоченные органы за защитой прав правообладателя в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза. Таможенный орган не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, уведомляет декларанта и правообладателя или лиц, представляющих их интересы. О таком приостановлении, причинах и сроках приостановления сообщает декларанту наименование (фамилию, имя, отчество) и место нахождения (адрес) правообладателя и (или) лица, представляющего его интересы, а правообладателю или лицу, представляющему его интересы, - наименование (фамилию, имя, отчество) и место нахождения (адрес) декларанта. По истечении срока приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров возобновляется и производится в порядке, установленном настоящим Кодексом, за исключением случаев, когда таможенному органу представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на них ареста либо их конфискацию, либо иные документы в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза.

Товарные знаки внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации со сроком принятия мер, связанных с приостановлением выпуска до 23.10.2011 (л.д. 25 том 1).

Представителями правообладателя получены письма от 29.11.2010 N 47-10/302 и от 16.12.2010 N 47-10/349 Центральной акцизной таможни, в которых было указано о приостановлении выпуска товаров, содержащих товарный знак "GUINNES" по свидетельству N 23486.

Таможенное оформление и декларирование данного товара производится ООО "ЭлитВода Ру" по таможенным декларациям N 10009150/261110/0012880, N 10009150/151210/0013901.

В письмах указано, что товар представляет собой "Пиво бутылочное "GUINNESS DRAUGHT" солодовое, темное, пастеризованное алк. 4,2 об% в металлических банках емкостью 0,44 л., всего 44 712 банок" и "Пиво бутылочное "GUINNESS DRAUGHT" солодовое, темное, пастеризованное алк. 4,2 об% в металлических банках емкостью 0,5 л., всего 3 840 банок".

Правообладатель не выдавал ООО "ЭлитВода Ру" разрешения на ввоз продукции, маркированной товарным знаком "GUINNESS", на территорию Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, что согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

Факт незаконного использования товарного знака "GUINNES" по свидетельству N 23486 подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Таким образом, в соответствии со статьей 1487 ГК РФ, учитывая существование общего запрета (абзац 2 пункта 1 статьи 1229, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным. И наоборот, товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, считается незаконно введенным в гражданский оборот.

Согласно материалам дела, истец и ответчик в договорных отношениях не состоят, при этом, согласия ответчику на ввоз продукции (пива) маркированного товарным знаком "GUINNESS" по свидетельству N 23486 по декларациям товаров NN 10009150/261110/0012880 и 10009150/151210/0013901 в общем количестве 48.552 банок истец не давал, что сторонами и не оспаривается.

Согласно статье 1229 ГК РФ, отсутствие запрета не считается согласием (разрешением), а использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, а доказательств передачи правообладателем либо истцом исключительных прав на указанный товарный знак ответчиком суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации суд признает правомерным.

Согласно части 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компания "Диаджео Айерлэнд", обращаясь с настоящим иском, требует компенсации в размере 5 000 000 рублей.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26 марта 2009 года совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, арбитражный суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 статьи 1301, абз. 2 статьи 1311, п.п. 1 пункта 4 статьи 1515 или п.п. 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Согласно статье 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного Постановления N 5/29, следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из статьи 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий нарушения таких прав.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

На истце лежало бремя доказывания факта совершения противоправного действия (бездействия), возникновения у потерпевшего убытков (в том числе возникновение убытков в заявленном размере), а также наличия причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившими последствиями в виде возникновения убытков.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, отсутствие вследствие этого нарушения у истца убытков, количество и стоимость товаров, маркированных товарным знаком истца, степени вины нарушителя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 200.000 рублей, что также соответствует первоначальным требованиям истца.

Государственная пошлина по иску и апелляционной жалобе подлежит распределению в порядке статьи 110 АПК РФ и относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 266 - 268, частью 2 статьи 269, статьей 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 февраля 2012 года по делу N А40-96131/11-12-701 отменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЭлитВода Ру" (ОГРН 1097746419286; 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31г, стр. 1) в пользу Компания "Диаджео Айерлэнд" компенсацию за незаконное использование товарного знака "GUINNES" (свидетельство N 23486), выразившееся во ввозе ответчиком на территорию Российской Федерации пива с размещенным на нем товарным знаком "GUINNES" (свидетельство N 23486), по таможенным декларациям N 10009150/261110/0012880, N 10009150/151210/0013901 в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей и расходы по оплате государственной пошлине в размере 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей.

В остальной части иска отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын