Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2013 г. N 10АП-9308/12

г. Москва

17 января 2013 г.

Дело N А41-456/12

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 января 2013 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мизяк В.П.,

судей Быкова В.П., Мальцева С.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Вовк В.В.,

при участии в заседании:

от истца - Компании "Монстр Энерджи Компани": Воеводин Д.Е., представитель (доверенность от 29.11.2011 г.); Титаренко М.А., представитель (доверенность от 07.09.2012 г.),

от ответчика - Общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ЛИДЕР": Макарчук Н.В., представитель (доверенность от 08.02.2012 г.),

от третьих лиц:

от Общества с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Бытовик": Сидорова М.А., представитель (доверенность от 01.02.2012 г.),

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: представитель не явился, извещен,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ЛИДЕР", Компании "Монстр Энерджи Компани" на решение Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2012 года по делу N А41-456/12, принятое судьей Копыловым В.А., по иску Компании "Монстр Энерджи Компани" к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ЛИДЕР" о признании незаконными действий ответчика по использованию изображения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N 327291 и N 447394, по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ЛИДЕР" к Компании "Монстр Энерджи Компани" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 327291, в связи с его неиспользованием, при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - Общества с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Бытовик", Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

УСТАНОВИЛ:

Компания "Монстр Энерджи Компани" (с учетом ходатайства, в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о смене наименования истца с "Хансен Беверидж Компани" на "Монстр Энерджи Компани" - т.3 л.д.1) обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ЛИДЕР" (далее - ООО "Производственная компания "ЛИДЕР") в котором просила (с учетом уточнений, заявленных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - т.3 л.д.38-42):

1. Признать незаконными действия ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" по использованию при производстве и предложению к продаже безалкогольных, слабоалкогольных и энергетических напитков с изображением отпечатка когтей в любой цветовой гамме, в том числе в желтом, зеленом и красном цвете (исковое заявление содержит графическое изображение), сходных до степени смешения с товарными знаками Компании "Хансен Беверидж Компани" N 327291 и N 447394, в связи с нарушением исключительных прав Компании "Хансен Беверидж Компани" на товарные знаки согласно регистрациям N 327291 и N 447394.

2. Запретить ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" при производстве и предложению к продаже безалкогольных, слабоалкогольных и энергетических напитков с изображением отпечатка когтей в любой цветовой гамме, в том числе в желтом, зеленом и красном цвете (исковое заявление содержит графическое изображение) или любые иные изображения или товарные знаки, сходные до степени смешения с товарными знаками Компании "Хансен Беверидж Компани" согласно регистрациям N 327291 и N 447394.

3. Признать незаконными действия ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" по использованию следующих изображений (отпечатка когтей) в любой цветовой гамме, в том числе в желтом, зеленом и красном цвете (исковое заявление содержит графическое изображение), при производстве и предложению к продаже безалкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков в связи с нарушением авторских прав (имущественных и личных прав автора) Компании "Хансен Беверидж Компани" на данные изображения.

4. Запретить ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" использовать следующие изображения (отпечатка когтей) в любой цветовой гамме, в том числе в желтом, зеленом и красном цвете (исковое заявление содержит графическое изображение) или любые иные изображения или произведения, которые в существенном отношении схожи с ними и, следовательно, нарушают авторские права (имущественные и личные права автора) Компании "Хансен Беверидж Компани" на данные изображения.

5. Признать незаконными действия ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" по использованию при производстве и предложению к продаже безалкогольных, слабоалкогольных и энергетических напитков следующих изображений (отпечатка когтей) в любой цветовой гамме, в том числе в желтом, зеленом и красном цвете (исковое заявление содержит графическое изображение), в связи с нарушением положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

6. Запретить ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" использовать при производстве и предложению к продаже безалкогольных, слабоалкогольных и энергетических напитков следующие изображения (отпечатка когтей) в любой цветовой гамме, в том числе в желтом, зеленом и красном цвете (исковое заявление содержит графическое изображение) или любые сходные с ними до степени смешения или в существенном отношении схожие с ними изображения или товарные знаки в силу того, что использование таких изображений или товарных знаков нарушает положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

7. Признать незаконными действия ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" по использованию при производстве и предложению к продаже безалкогольных, слабоалкогольных и энергетических напитков следующих изображений (отпечатка когтей) в любой цветовой гамме, в том числе в желтом, зеленом и красном цвете (исковое заявление содержит графическое изображение), в связи с нарушением положений пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2007 года N 135-ФЗ " О защите конкуренции".

8. Запретить ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" использовать при производстве и предложению к продаже безалкогольных, слабоалкогольных и энергетических напитков следующие изображения (отпечатка когтей) в любой цветовой гамме, в том числе в желтом, зеленом и красном цвете (исковое заявление содержит графическое изображение) или любые сходные с ними до степени смешения или в существенном отношении схожие с ними изображения или товарные знаки в силу того, что использование таких изображений или товарных знаков нарушает положения пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2007 года N 135-ФЗ " О защите конкуренции".

Определением Арбитражного суда Московской области 19 декабря 2011 года исковое заявление Компании "Монстр Энерджи Компани" (до смены наименования - Компании "Хансен Беверидж Компани") принято к производству (т.1 л.д.1).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Бытовик" (далее - ООО АП "Бытовик"), Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (определения Арбитражного суда Московской области от 14 февраля 2012 года, от 20 февраля 2012 года - т.1 л.д.152, т.2 л.д.1).

13 февраля 2012 года ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" подало встречный иск к Компании "Монстр Энерджи Компани" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 327291 для товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в связи с его неиспользованием (т.2 л.д.3-5).

Определением Арбитражного суда Московской области от 20 февраля 2012 года встречный иск ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" принят к производству (т.2 л.д.1).

Определением Арбитражного суда Московской области от 03 мая 2012 года, оставленным в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 05 июня 2012 года, отказано в удовлетворении ходатайства Компании "Монстр Энерджи Компани" о передаче встречного иска ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" по делу N А41-456/12 на рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд города Москвы (выделенный том л.д.59, 83-86).

Решением Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2012 года в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано (т.7 л.д.8-11). При вынесении решения суд исходил из того, что ответчик в своей производственной деятельности на законных основаниях использует словесное и комбинированное обозначение MONSTER; спорный графический элемент на этикетках продукции ответчика не является сходным до степени смешения с охраняемым товарным знаком истца по свидетельству N 327291. Относительно встречного искового заявления суд указал, что факт использования истцом товарного знака по свидетельству N 327291 подтвержден материалами дела; у ответчика отсутствует заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Не согласившись с принятым судебным актом, Компания "Монстр Энерджи Компани", ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" подали апелляционные жалобы, в которых просили решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных ими требований (т.7 л.д.18-28, 42-43).

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, извещенной надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству и об отложении судебного заседания, вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) и на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (www.arbitr.ru) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

В судебном заседании апелляционной инстанции представители Компании "Монстр Энерджи Компани" поддержали доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, просили решение суда отменить, в части отказа в удовлетворении первоначального искового заявления, просили принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных истцом требований. Возражали против апелляционной жалобы ООО "Производственная компания "ЛИДЕР".

Представители ООО "Производственная компания "ЛИДЕР", ООО АП "Бытовик" поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, просили решение суда отменить, в части отказа в удовлетворении встречного иска, просили принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований по встречному исковому заявлению. Возражали против апелляционной жалобы истца.

Заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционных жалоб, арбитражный апелляционный суд не нашел оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

Предметом первоначального иска является требование Компании "Монстр Энерджи Компани" - правообладателя товарных знаков N 327291 и N 447394 о признании незаконными действий ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" по использованию при производстве и предложении к продаже безалкогольных, слабоалкогольных и энергетических напитков с изображением отпечатка когтей в любой цветовой гамме (в том числе в желтом, зеленом и красном цвете), сходных до степени смешения с указанными товарными знаками истца и запрете ответчику использовать спорные изображения (отпечатка когтей) или любые иные сходные с ними до степени смешения или в существенном отношении схожие с ними изображения или товарные знаки.

Иск заявлен на основании статей 1229, 1252, 1255, 1270, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности, части 1 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2007 года N 135-ФЗ " О защите конкуренции".

Из материалов дела следует, что Компания "Монстр Энерджи Компани" является правообладателем изобразительного товарного знака (стилизованное изображение "отпечатка когтей" неизвестного животного) по свидетельству N 327291, зарегистрированного в отношении товаров и услуг по 32 классу МКТУ (с приоритетом от 29 мая 2006 года) (т.1 л.д.16-17) и изобразительного товарного знака по свидетельству N 447394, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 33 класса МКТУ (с приоритетом от 25 октября 2010 года) (т.3 л.д.45-46).

Указанные товарные знаки (в виде изображения отпечатка когтей в форме буквы "М" зеленого, голубого, оранжевого, красного и желтого цветов) используются истцом при производстве и продаже безалкогольных энергетических напитков под брендом MONSTER, преимущественно в черных жестяных банках.

В 2010 году Компания "Монстр Энерджи Компани" узнала о начале выпуска и продажи ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" на территории Российской Федерации безалкогольных и слабоалкогольных напитков под товарным знаком MONSTER, преимущественно в черных жестяных банках, с использованием изображения "глаз" и "отпечатка когтей". Истец, указывает, что в феврале 2011 года ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" начало выпуск энергетических напитков MONSTER в новой упаковке (бутылки ПЭТ), на этикетке которых, имеется изображение "отпечатка когтей" без изображения "глаз".

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав владельца товарных знаков N 327291 и N 447394, выразившееся в незаконном использовании ООО "Производственная компания "ЛИДЕР", при производстве и предложении к продаже безалкогольных, слабоалкогольных и энергетических напитков с изображением на упаковке товара отпечатка когтей в любой цветовой гамме, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками истца, последний обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, исходил из того, что ответчик в своей производственной деятельности на законных основаниях использует словесное и комбинированное обозначение MONSTER, а спорный графический элемент на этикетках продукции ответчика не является сходным до степени смешения с охраняемым товарным знаком истца по свидетельству N 327291.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае и в порядке, установленных Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01 января 2008 года регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (часть 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 2 статьи 1 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20 марта 1883 года, ратифицированной СССР 19 сентября 1968 года, закреплено, что объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данным в пункте 14 Постановления от 19 июня 2006 года N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований указанного Закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. При этом необходимо исходить из презумпции авторства, предусмотренной статьей 9 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах". В частности, при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или на экземпляре произведения.

Исходя из указанных положений, в предмет доказывания, в рамках заявленных по настоящему делу исковых требований, входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарные знаки, используется ли товарный знак, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным по степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками, используется ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации изобразительный товарный знак по заявке N 2006714402 с приоритетом от 29 мая 2006 года зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30 мая 2007 года за N 327291 в отношении товара "напитки безалкогольные" 32 класса МКТУ на имя "Хансен Беверидж Компани"; изобразительный товарный знак по заявке N 2010733991 с приоритетом от 22 октября 2010 года зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08 декабря 2011 года за N 447394 в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 33 класса МКТУ на имя "Хансен Беверидж Компани".

В подтверждение факта незаконного использования ответчиком товарных знаков N 327291 и N 447394, правообладателем которых является Компания "Монстр Энерджи Компани", последней, в материалы дела представлены следующие документы:

- товарный и кассовые чеки от 22 июля 2011 года (т.1 л.д.18), подтверждающие факт приобретения производимой ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" продукции;

- заявления Родни С. Сэкса (исполнительного директора "Хансен Нэчурел Корпорейшн" и ее дочерних компаний, включая "Хансен Беверидж Компани") от 24 октября 2011 года и Марка Холла (президента "Монстр Беверидж Компани", филиала "Хансен Беверидж Компани") от 10 августа 2011 года (т.1 л.д. 51-52, 74), подтверждающие факт того, что истец является правообладателем авторских и имущественных прав в отношении изображения, используемого Компанией "Хансен Беверидж Компани", для обозначения продукции MONSTER ENERGY, авторских и имущественных прав на изображение когтя и других элементов дизайна на жестяной банке MONSTER ENERGY;

- экспертное заключение Общероссийской общественной организации Союз Дизайнеров России от 21 сентября 2011 года (т.1 л.д.20-22), согласно которому, используемое ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" в производственной деятельности графическое изображение (в виде трех параллельных вертикально расположенных с уклоном вправо полос) и товарный знак истца N 327291 являются сходными до степени смешения; используемое ответчиком графическое изображение является версией переработанного товарного знака истца N 327291;

- экспертное заключение Санкт-Петербургского Союза Дизайнеров от 14 октября 2011 года (т.6 л.д.116-118), из которого следует, что используемое ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" изображение сходно до степени смешения с товарным знаком истца и может быть признано производным (переработанным) от указанного товарного знака.

В соответствии с частью 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Давая правовую оценку экспертным заключениям Общероссийской общественной организации Союз Дизайнеров России от 21 сентября 2011 года, Санкт-Петербургского Союза Дизайнеров от 14 октября 2011 года суд правильно определил, что указанные заключения давались без учета предоставления правовой охраны используемым ответчиком товарным знакам.

Из материалов дела следует, что 21 сентября 2002 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись о регистрации товарного знака N 222272 в виде словесного обозначения MONSTER (приоритет от 14 июля 2000 года), со сроком регистрации в течение 10 лет с 14 июля 2000 года, правообладателем которого является ООО АП "Бытовик", что подтверждено Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) (т.2 л.д.18). Указанный товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в отношении товаров 32 класса МКТУ.

11 августа 2010 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись о регистрации товарного знака N 415828 в виде комбинированного обозначения MONSTER (приоритет от 07 октября 2009 года), со сроком регистрации до 07 октября 2019 года, правообладателем которого является ООО АП "Бытовик", что подтверждено Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) (т.2 л.д.22). Указанный товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в отношении товаров 32,33 классов МКТУ.

05 октября 2010 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись о регистрации товарного знака N 419606 в виде изобразительного элемента в составе "глаз" и трех нанесенных с уклоном вправо параллельных полос (приоритет от 24 декабря 2009 года), со сроком регистрации до 24 декабря 2019 года, правообладателем которого является ООО АП "Бытовик", что подтверждено Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) (т.2 л.д.24). Указанный товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в отношении товаров 32,33 классов МКТУ.

Пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

13 сентября 2009 года между ООО АП "Бытовик" (лицензиар) и ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" (лицензиат) заключен лицензионный договор на использование товарных знаков, согласно которому, лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на срок действия свидетельства на использование товарного знака св. N 222272 с приоритетом от 14 июля 2000 года для выпуска товаров 32 и 33 классов МКТУ (пункт 1.1 договора - т.2 л.д.8-9). Договор заключен на срок действия свидетельства и может быть продлен по взаимному согласию сторон (пункты 8.1 и 8.2 договора).

11 сентября 2011 года между ООО АП "Бытовик" (лицензиар) и ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" (лицензиат) заключен лицензионный договор N 0911/2011-1 на использование товарных знаков, согласно которому, лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на использование товарного знака по свидетельствам N 415828 и N 419606 в отношении всех указанных в свидетельствах товаров 32, 33 классов МКТУ (пункт 1.1 договора - т.2 л.д.11-13). Договор заключен на срок действия свидетельств N 415828 и N 419606 и может быть продлен по взаимному согласию сторон (пункты 8.1 и 8.2 договора).

Учитывая данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" в своей производственной деятельности на законных основаниях использует словесное и комбинированное обозначение MONSTER (товарный знак по свидетельствам N 222272 и N 415828), а также изобразительный элемент в составе "глаз" и трех нанесенных с уклоном вправо параллельных полос (товарный знак по свидетельству N 419606).

Спорный графический элемент на этикетках продукции ответчика ("след когтей" - по утверждению истца, и "три цветные полосы с наклоном вправо" - по утверждению ответчика и ООО АП "Бытовик") является составной частью изображения, охраняемого по свидетельству N 419606 с приоритетом от 24 декабря 2009 года и не используется отдельно от обозначения MONSTER (свидетельства N 222272 и N 415828).

В судебном заседании апелляционной инстанции на обозрение суда представлена продукция ответчика, а именно: пластиковые бутылки, содержащие этикетки с изображением "трех параллельных полос с наклоном вправо", на поверхности которых, имеется словесное обозначение MONSTER и жестяные банки с этикетками, содержащими изображение "глаз", "трех нанесенных с уклоном вправо параллельных полос" со словесным обозначением MONSTER на поверхности полос.

Обозрев представленную продукцию ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" и сравнив ее с продукцией Компании "Монстр Энерджи Компани", апелляционный суд приходит к выводу о том, что продукция ответчика не содержит изображения "отпечатка когтей", а потому, не может быть признана сходной до степени смешения с товарными знаками N 327291 и N 447394, правообладателем которых, является истец. Следовательно, авторские права (имущественные и личные права автора) истца на спорные изображения ответчиком не нарушены.

На спорной продукции ответчиком использованы товарные знаки N 419606, N 222272, N 415828, права на которые, предоставлены последнему на основании лицензионных договоров от 13 сентября 2009 года, от 11 сентября 2011 года.

Государственная регистрация товарных знаков N 419606, N 222272, N 415828 свидетельствует об отсутствии вероятности их смешения с товарными знаками N 327291 и N 447394, принадлежащими истцу. Наличие признаков сходства между спорными товарными знаками Компании "Монстр Энерджи Компани" и ООО АП "Бытовик" препятствовало бы принятию положительного решения о регистрации товарных знаков последнего и послужило бы основанием для отказа в их регистрации в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно представленной в материалы дела справке главного государственного эксперта по интеллектуальной собственности Федерального института промышленной собственности, судебного эксперта Ивановой Л.А. от 02 апреля 2012 года (т.2 л.д.64-71), обозначения на упаковках продукции ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" не являются сходными до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации товарным знаком N 327291; изобразительный элемент товарного знака N 419606 в виде трех полос не является сходным до степени смешения с товарным знаком N 327291 (т.2 л.д. 64-71).

Ссылки заявителя апелляционной жалобы на то, что указанная справка является ненадлежащим доказательством по делу, признаются несостоятельными.

В соответствии с частью 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Представленная ответчиком справка от 02 апреля 2012 года составлена экспертом Ивановой Л.А. вне рамок дела N А41-456/12, по запросу представителя ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" и не противоречит требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относительно представления доказательств.

Факт обладания Ивановой Л.А. надлежащими квалификацией, знаниями подтвержден представленными в материалы дела дипломом N 27105, сертификатами соответствия N 7/91, N 000433 (т.3 л.д.72-74). Оснований сомневаться в компетентности Ивановой Л.А., у суда апелляционной инстанции не имеется.

Кроме того, из разъяснений, данных Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 13 Информационного письма N 122 от 13 декабря 2007 года следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Учитывая представленные в материалы дела доказательства, а также факт регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, товарных знаков N 419606, N 222272, N 415828 (используемых ответчиком) и предоставления им самостоятельной правовой охраны, отдельно от товарных знаков N 327291 и N 447394 (истца), апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии доказательств того, что обозначение, используемое ответчиком, является сходным до степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками и отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Компании "Монстр Энерджи Компани".

Суд апелляционной инстанции отмечает, что формулировка заявленных Компанией "Монстр Энерджи Компани" исковых требований является некорректной, поскольку, содержит графические изображения товарного знака, из которых следует, просьба истца о запрете ответчику использовать изображение "трех параллельных полос с наклоном вправо", что является частью зарегистрированного товарного знака N 419606, права на который, переданы ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" на законных основаниях.

Ссылки заявителя апелляционной жалобы о нарушении ответчиком положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности и части 1 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2007 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", признаются несостоятельными.

Статья 14 Федерального закона "О защите конкуренции" устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона "О защите конкуренции" недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе, продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона "О защите конкуренции", конкуренция, это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором, самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, для применения положений Федерального закона "О защите конкуренции" к спорным правоотношениям истец должно был доказано, что стороны осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием спорного товарного знака, систематически получают прибыль в результате своей предпринимательской деятельности с использованием спорного товарного знака.

В пункте 2 статьи 1 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20 марта 1883 года, ратифицированной СССР 19 сентября 1968 года, закреплено, что объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента (подпункт 1 пункта 1 статьи 10.bis названной Конвенции).

Согласно подпункту (2) пункта 1 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров (подпункт (3) пункта 1 статьи 10.bis Конвенции).

Таким образом, незаконное применение товарного знака, должно представлять собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов.

Объективную сторону недобросовестной конкуренции образуют только действия хозяйствующего субъекта (группы лиц), то есть его активное поведение на рынке.

Такое поведение лица подлежит квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции при условии доказанности совершения им деяний, направленных на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречащих законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинивших или могущих причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам.

Только при установлении и подтверждении всех названных фактов в их совокупности и взаимосвязи можно сделать вывод о правомерности применения к лицу мер антимонопольной ответственности.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку подобных доказательств истцом не приведено, защита прав истца посредством применения антимонопольного законодательства путем признания действий ответчика по использованию товарных знаков N 419606, N 222272, N 415828 недобросовестной конкуренцией, невозможна.

Не согласившись с предъявленными исковыми требованиями, ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" подало встречный иск к Компании "Монстр Энерджи Компани" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 327291 для товаров 32 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием.

В соответствии с частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации по заявлению заинтересованного лица. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (часть 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом в силу пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что Компанией "Монстр Энерджи Компани" доказано фактическое использование истцом товарного знака по свидетельству N 327291 для товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, пунктом 5 Информационного письма Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, товарных знаков от 20 мая 2009 года N3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием" к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, отнесены лица, являющиеся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющие намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Учитывая, что факт использования ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" обозначения сходного до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком не подтвержден материалами дела, а доказательств, свидетельствующих о намерении ответчика использовать спорный товарный знак Компании "Монстр Энерджи Компани" в гражданском обороте, не представлено, суд приходит к выводу об отсутствии у ответчика заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истца по свидетельству N 327291 для товаров 32 класса МКТУ.

В связи с указанными обстоятельствами, оснований для удовлетворения встречных исковых требований ООО "Производственная компания "ЛИДЕР" не имеется.

Доводы апелляционных жалоб проверены апелляционным судом и отклонены, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела и не могут повлиять на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам. Оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для отмены принятых судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2012 года по делу N А41-456/12 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий

В.П. Мизяк

Судьи

В.П. Быков С.В. Мальцев