Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2013 г. N 09АП-22768/12

17 января 2013 г.

А40-126269/2011

(резолютивная часть).

N 09АП-22768/2012-ГК

N 09АП-27075/2012-ГК N 09АП-29205/2012-ГК N 09АП-34404/2012-ГК N 09АП-35058/2012-ГК

г. Москва Дело N А40-126269/11-27-1120

17 января 2013 года

Резолютивная часть постановления объявлена 17 декабря 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме 17 января 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиев, А.И. Трубицын

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-126269/11-27-1120

по иску ОАО "Фототехника - почтой"

к Фонду открытого творчества "Откровение"

ЗАО "РСИЦ"

третьи лица: 1) ООО "УСХК"

2) Рябкова Константина Игоревича

3) Редакция сетевого СМИ "фото"

4) Рузняеву Юлию Владимировну

об аннулировании регистрации доменного имени и делегировании домена

при участии в судебном заседании:

от истца: Глинкин Ю.В. (по доверенности от 05.09.2012),

Александров Ю.В. (по доверенности от 05.04.2012), Буйло В.Н. (по доверенности от 19.12.2011)

от ответчиков: от Фонда открытого творчества "Откровение" - Попыванов К.С.

(по доверенности от 30.07.2012), Павлов А.В. (по доверенности от 30.07.2012);

от ЗАО "РСИЦ" - Бархо Е.Э. (по доверенности от 14.09.2012)

в судебное заседание не явились представители:

от третьих лиц, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Фототехника-почтой" (далее - ОАО "Фототехника-почтой", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (далее - АНО "РСИЦ") и Закрытому акционерному обществу "Региональный сетевой информационный центр" (далее - ЗАО "РСИЦ") об аннулировании права владения доменом "фото.рф" и передачи права владения истцу.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле был привлечен Фонд открытого творчества "Откровение" (далее - Фот "О", Фонд).

Определением от 20.03.2012 арбитражный суд первой инстанции заменил ответчика АНО "РСИЦ" на Фот "О".

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истец уточнил исковые требования к Фот "О" и ЗАО "РСИЦ" и просил запретить Фонду открытого творчества "Откровение" использовать доменное имя "фото.рф" и обязать ЗАО "РСИЦ" аннулировать регистрацию домена "фото.рф".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2012 исковые требования удовлетворены частично, Фот "О" запрещено использовать доменное имя "фото.рф", а также взыскано с названного ответчика с Фот "О" в пользу ОАО "Фототехника-почтой" 4 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска.

В удовлетворении требований ОАО "Фототехника-почтой" к ЗАО "РСИЦ" судом отказано.

При этом суд пришел к выводу, что действия ответчика по использованию в доменном имени "фото.рф" товарных знаков "Fotoru" и "Foto.ru", принадлежащих истцу, создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данных товарных знаков в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Не согласившись с указанным судебным актом Фот "О" обратился в Девятый арбитражный суд с жалобой, в которой просил решение от 04.06.2012 отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Заявитель указывает на недоказанность вероятности смешения конкурирующих обозначений, полагает, что ответчику принадлежит право на использование своего сокращенного наименования, в том числе, в доменном имени.

Ответчик считает, что истцом не доказано недобросовестная регистрация и использование Фондом домена "фото.рф". Также обращает внимание суда на то, что словесные элементы "Foto" и "ru" разделенные графическим элементом "точка" согласно свидетельству N 408077 от 12.05.2010 являются неохраняемыми.

С апелляционной жалобой на решение от 04.06.2012 в порядке статьи 42 АПК РФ обратилось Общество с ограниченной ответственностью "Урало-Сибирская Химическая Компания" (далее - ООО "УСХК"), ссылаясь на определение Арбитражного суда Свердловской области от 31.07.2012 по делу N А60-27054/2012, которым утверждено мировое соглашение между Фот "О" и ООО "УСХК" о передаче прав администрирования домена "фото.рф" последнему и признании сторонами равного права администрирования указанного домена. Заявитель полагает, что решение от 04.06.2012 принято также о его правах и обязанностях.

В порядке статьи 42 АПК РФ с апелляционными жалобами в Девятый арбитражный апелляционный суд обратились Рябков Константин Игоревич, Рузняева Юлия Владимировна, Редакция сетевого средства массовой информации "фото", ссылаясь на ранее заключенные соглашения об использовании доменного имени "фото.рф" и его соадминистрировании.

Определением от 31.10.2012 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела N А40-126269/11-27-1120 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, полагая, что принятым судебным актом затрагиваются права и законные интересы лиц, обратившихся с апелляционными жалобами в порядке статьи 42 АПК РФ. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены 1) ООО "УСХК", 2) Рябков Константин Игоревич, 3) Редакция сетевого СМИ "фото", 4) Рузняева Юлия Владимировна, как соадминистраторов спорного домена.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции Фот "О" в порядке статьи 132 АПК РФ было подано встречное исковое заявление, принятое судом определением от 26.11.2012.

С учетом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ Фот "О" просил: 1) признать исключительное право Фонда на использование наименования некоммерческой организации в доменном имени "фото.рф"; 2) признать действия ОАО "Фототехника-почтой", связанные с подачей иска о запрете Фонду использовать доменное имя "фото.рф" актом недобросовестной конкуренции, и отказать в защите права истца; 3) признать действия ОАО "Фототехника-почтой", связанные с подачей иска о запрете Фонду использовать доменное имя "фото.рф" злоупотреблением правом, и отказать в защите права истца; 4) установить ограничения исключительного права ОАО "Фототехника-почтой" на использование товарных знаков по свидетельствам N 408077 от 12.05.2010 и N 236577 от 28.01.2003 в отношении исключительного права Фонда открытого творчества "Откровение" использовать наименование некоммерческой организации "ФОТО", в том числе в доменном имени "фото.рф", не связанного с товарами и услугами, для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы.

В заседании суда апелляционной инстанции представители ОАО "Фототехника-почтой" доводы иска поддержали, против встречного иска заявили возражения.

Представители ответчика против удовлетворения первоначального иска возражали, настаивая на доводах встречного искового заявления.

Третьи лица, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей третьих лиц.

Рассмотрев материалы дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, исследовав и оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание лиц, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отказе в удовлетворении первоначальных и встречных исковых требований на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ОАО "Фототехника-почтой" является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак "Fotoru" по свидетельству N 236577 от 28.01.2003, зарегистрированного в отношении:

- товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; батарени электрические; видеокамеры; видеокассеты; видоискатели для фотографических аппаратов; камеры киносъемочные; компат-диски(аудио-видео); лампы-вспышки (фотография); механизмы спусковые фотозатворов; объективы (оптика); объективы для астрофотографии; приборы для измерения светочуствительности при фотографировании; приборы для измерения скорости в фотографии; стекатели для фотографических работ; устройства для сушки фотоснимков; фотоаппараты; фотоглянцеватели; экраны фотографические; экспонометры; флэшкарты; цифровые альбомы (накопители памяти); устройства считывающие (оборудование для обработки информации); программы для компьютеров; компьютеры;

услуг 37 класса МКТУ - ремонт фотоаппаратов; 40 класса - печатание фотографий; обработка кинопленки; проявление фотопленок; 41 класса - формирование цифрового изображения.

Истец также является правообладателем комбинированного товарного знака "ADLUM Foto.ru" по свидетельству N 408077 от 12.05.2010 в отношении:

- товаров 09 класса МКТУ - приборы и инструменты фотографические, оптические; аккумуляторы электрические; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; видоискатели для фотографических аппаратов; детали оптические; диафрагмы для фотографических аппаратов; камеры киносъемочные; кассеты для фотопластинок; корпуса аккумуляторов электрических; лампы для фотолабораторий; лампы-вспышки (фотография); линзы оптические; линзы оптические насадочные; линзы-конденсоры; механизмы спусковые фотозатворов; мультипликации; носители информации оптические; объективы (оптика); отражатели оптические; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости в фотографии; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы, инструменты с оптическими окулярами; призмы оптические; пульты управления электрические; растры для фоторедукционных процессов (фототипии); регуляторы освещения (электрические); регуляторы освещения сцены; реле времени; реле электрические; рефрактометры; рефракторы; соединения электрические; сопротивления балластные осветительных систем; стекла оптические; стекла с токопроводящим покрытием; стекла светозащитные (противоослепляющие); указатели электронные световой эмиссии; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фотоаппараты; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; штативы для фотоаппаратов; экраны проекционные; экраны флуоресцирующие; экраны фотографические; экспонометры;

- услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров, в том числе через компьютерную сеть; продвижение товаров, в том числе для третьих лиц и через компьютерную сеть; публикация рекламных текстов, в том числе в компьютерной сети; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; 37 класса - ремонт фотоаппаратов; 40 класса - печатание фотографий; обработка кинопленки; проявление фотопленок; 41 класса - видеосъемка; монтаж видеозаписей; прокат осветительной аппаратуры для театров и телестудий; формирование цифрового изображения; фотографирование.

Неохраняемыми элементами комбинированного товарного знака "Foto.ru" в свидетельстве названы слова: "Foto, ru".

Истец является администратором доменных имен: "foto.ru", "фотору.рф", и "аdlum.ru".

Полагая, что ответчиком нарушаются исключительные права на вышеназванные товарные знаки, ОАО "Фототехника-почтой" обратилось с иском по настоящему делу к Фот "О" о запрете Фонду использовать доменное имя "фото.рф".

Суд апелляционной инстанции полагает, что данное требование не подлежит удовлетворению, руководствуясь следующим.

Как следует из материалов дела, администратором домена второго уровня фото.рф является Фонд открытого творчества "Откровение".

Согласно уставу сокращенное наименование Фонда на русском языке - Фот "О".

Пунктом 4.1 устава предусмотрено, что основной целью создания и деятельности Фонда является содействие объединению средств и усилий, заинтересованных в развитии социально-культурной инфраструктуры, культурно-просветительских программ, художественно-эстетического воспитания и образования детей, подростков и молодежи, представителей общественности, бизнеса, а также государственных органов и органов местного самоуправления.

Согласно статье 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Регистрируя товарный знак "ADLUM Foto.ru", истец согласился с решением Российского агентства по патентам и товарным знакам в части признания "Foto" и "ru" неохраняемыми (дискламированными) элементами.

В силу пунктов 1, 4 части 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Руководствуясь положениями статьи 1483 ГК РФ, суд апелляционной инстанции считает, что неохраняемость элемента товарного знака означает, что истец не вправе запрещать использование такого неохраняемого элемента ответчику, а использование ответчиком этих неохраняемых элементов не влечет правовых последствий, предусмотренных законодательством.

Кроме того, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (Постановление Президиум ВАС РФ N 5560/08).

Наименование домена ответчика содержит сокращенное название некоммерческой организации. Таким образом, у владельца доменного имени имеются права и интересы в отношении названного доменного имени. В материалах дела отсутствуют доказательства недобросовестного использования спорного домена.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев требования встречного иска, отказывает в их удовлетворении.

Статьями 12и 1252 ГК РФ установлены способы защиты прав.

В силу статей 1225, 1473 ГК РФ наименование некоммерческой организации и доменное имя не является объектами интеллектуальной деятельности и средством индивидуализации, в связи с чем суд расценивает требование о признании исключительного права Фонда на использование наименования некоммерческой организации в доменном имени "фото.рф", как ненадлежащий способ защиты права, не предусмотренный статьей 12 ГК РФ.

Второе и четвертое требования фактически являются возражениями по первоначальному иску и не являются самостоятельными требованиями.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Принимая во внимание, что сфера деятельности сторон настоящего спора различна и Фот "О" не доказано злоупотребление ОАО "Фототехника-почтой" своим правом, суд отказывает в удовлетворении требований Фонда.

Учитывая изложенное, согласно пункту 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение Арбитражного суда города Москвы от 18 сентября 2012 года подлежит отмене на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судом нарушены нормы процессуального права, с принятием по делу нового судебного акта об отказе в первоначальном и встречном иске.

Судебные расходы между сторонами распределяются между сторонами в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04 июня 2012 года по делу N А40-126269/11-27-1120 отменить.

В удовлетворении первоначального и встречного иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын