Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2013 г. N 09АП-40583/12

г. Москва

12 февраля 2013 г.

Дело N А40-116359/12-19-947

Резолютивная часть постановления объявлена 05 февраля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 февраля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поташовой Ж.В.,

судей:	Попова В.И., Яковлевой Л.Г.,
при ведении протокола	помощником судьи Дутовой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Е4-СибКОТЭС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.11.2012 по делу N А40-116359/12-19-947, принятое судьей Хайло Е.А.,

по заявлению ЗАО "Е4-СибКОТЭС" (ОГРН 1025401486142; 630032, г.Новосибирск, ул. Планировочная, 18, 1)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (ОГРН 1047730015200; 123995, г.Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1)

третьи лица: 1)ЗАО "КОТЭС-Сибирь", 2)ООО "КОТЭС Актив"

об оспаривании решения и обязании,

при участии:

от заявителя:	Царева Н.А. по доверенности от 17.01.2013 N 36-2013/Ю; адвокат Христофоров А.А. по доверенности от 19.09.2012 N 95-2012/Ю;
от ответчика:	Медведев Н.Ю. по доверенности от 28.09.2012 N 01/25-708/41; Робинов А.А. по доверенности от 02.03.2012 N 01/25-139/41;
от третьих лиц:	1) не явился, извещен; 2) Бабинцева И.О. по доверенности от 01.02.2013 N 02;

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.11.2012, принятым по данному делу, отказано в удовлетворении требований ЗАО "Е4-СибКОТЭС" (далее - заявитель, Общество) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, ответчик) о признании недействительным решения от 26.05.2012 об отказе в удовлетворении возражения от 08.11.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 395173; обязании Роспатент удовлетворить возражение от 08.11.2011 и признании предоставление правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) по свидетельству N 395173 недействительным в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, а также о взыскании судебных расходов.

При этом суд первой инстанции исходил из соответствия оспариваемого решения требованиям действующего законодательства, наличия соответствующих полномочий Роспатента, а также отсутствия нарушения законных прав и интересов Общества, что в силу ст. 198 АПК РФ исключает возможность удовлетворения заявленных требований при рассмотрении спора по существу.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда, изложенных в решении обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права.

В отзыве на апелляционную жалобу ЗАО "КОТЭС-Сибирь" против удовлетворения заявления ЗАО "Е4-СибКОТЭС" не возражал.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей ЗАО "КОТЭС-Сибирь", извещенного о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Представил в порядке ст.81 АПК РФ письменные объяснения, которые приобщены судом к материалам дела.

Представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, представил в порядке ст.81 АПК РФ письменные объяснения, которые приобщены судом к материалам дела.

Представитель ООО "КОТЭС Актив" поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, представил в порядке ст.81 АПК РФ письменные объяснения, которые приобщены судом к материалам дела.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, выслушав представителей заявителя, ответчика, ООО "КОТЭС Актив", с учетом исследованных по делу доказательств и доводов апелляционной жалобы полагает, что судебный акт подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 04.08.2008 произведена 02.12.2009 на имя ЗАО "КОТЭС-Сибирь", г. Новосибирск, за N 395173 в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее по тексту - МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "КОТЭС", выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 10.11.2010 за N РД0072256 зарегистрирован договор об отчуждении товарного знака по свидетельству N 395173, согласно которому новым правообладателем товарного знака стало - ЗАО "КОТЭС", г. Новосибирск.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 15.03.2011 за N РД0077875, исключительное право на данный товарный знак перешло к ООО "КОТЭС Актив", 630049, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 96/1 (далее -правообладатель). Срок действия регистрации - до 04.08.2018.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 395173, в котором выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация указанного товарного знака произведена в нарушение требований п. 8 ст. 1483 ГК РФ, которым установлено ограничение на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации фирменным наименованием, права на которое возникли у иного лица ранее дат приоритета товарного знака.

Правообладатель товарного знака по свидетельству N 395173 представил отзывы, в которых возражал против предоставленного возражения.

Решением от 26.05.2012 в удовлетворении возражений от 08.11.2011 заявителя отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 395173 оставлена в силе.

Не согласившись с указанным решением, ЗАО "Е4-СибКОТЭС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявленными требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

С учетом даты приоритета (04.08.2008) товарного знака по свидетельству N 395173 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, N 4322 (далее по тексту - Правила).

Согласно п. 8 ст. 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным: полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса; полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2 ст. 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 395173 представляет собой словесное обозначение "КОТЭС", выполненное крупным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и носит фантазийный характер.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ - "изображения графические, чертежи". Правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству N 395173 в настоящее время является ООО "КОТЭС Актив".

Согласно пункту С (1) статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, с изменениями от 02.10.1979 (далее Конвенция), чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходим учитывать все фактические обстоятельства.

По смыслу указанной статьи вопрос о соответствии регистрации товарного знака положениям законодательства не может решаться без оценки фактических обстоятельств, связанных с правомерностью использования обозначения его правообладателем до регистрации товарного знака, включая обстоятельства, связанные с выбором спорного обозначения для индивидуализации своей деятельности как правообладателем товарного знака, так и самим заявителем.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства заявитель, противопоставляет исключительное право на фирменное наименование ЗАО "СибКОТЭС", возникшее ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству N 395173 (04.08.2008).

В дальнейшем данное лицо переименовано на ЗАО "Е4-СибКОТЭС". По мнению заявителя, вхождение в состав противопоставляемого фирменного наименования и оспариваемого товарного знака элемента "КОТЭС" приводит к введению потребителей заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Как верно отмечено судом первой инстанции, анализируя графическое восприятие, очевидно различное общее зрительное восприятие сравниваемых обозначений, а именно фирменного наименования заявителя - ЗАО "Е4-СибКОТЭС" и оспариваемого товарного знака "КОТЭС", следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Как следует из материалов дела, первоначально обозначение "КОТЭС" придумано Серантом Ф.А. в 1992 году и включено в созданное по его инициативе юридическое лицо с фирменным наименованием АОЗТ "КОТЭС", зарегистрированное 13 октября 1992 года. Указанные обстоятельства подтверждаются письменным заявлением Серанта Ф.А. от 30 января 2012 года, письменными заявлениями учредителей и сотрудников АОЗТ "КОТЭС", иных лиц, связанных с созданием данной организации, а также протоколом N 1 от 22 сентября 1992 года Учредительного собрания АОЗТ "КОТЭС" и Свидетельством о государственной регистрации АОЗТ "КОТЭС" от 13 октября 1992 года.

В дальнейшем обозначение "КОТЭС" включено в фирменное наименование ЗАО "СибКОТЭС" (зарегистрировано в качестве юридического лица 21 августа 1996 года), ЗАО "КОТЭС-М" (зарегистрировано в качестве юридического лица 18 декабря 1996 года), ЗАО "КОТЭС-Сибирь" (зарегистрировано в качестве юридического лица 9 апреля 2003 года), ООО "КОТЭС-Тюмень" (зарегистрировано в качестве юридического лица 24 апреля 2003 года), ЗАО "КОТЭС" (зарегистрировано в качестве юридического лица 4 апреля 2008 года).

Вопреки доводам жалобы, факт вхождения заявителя в группу компаний "КОТЭС" подтверждается материалами, которые представлены самим заявителем. В частности, в буклете "Е4ГРУППА" ЗАО "Е4-СибКОТЭС" указывается, что инженерная компания СибКОТЭС основана в 1992 году (год основания АОЗТ "КОТЭС" - первого по времени образования юридического лица в группе компаний "КОТЭС"). В буклете "КОТЭС "Энергия тепла Энергия жизни Энергия решений" указывается, что "КОТЭС" объединяет под своей торговой маркой компании ЗАО "СибКОТЭС" и ЗАО "КОТЭС-Сибирь".

Аналогичная информация о том, что началом деятельности компании ЗАО "Е4-СибКОТЭС" является 1992 год, и что указанная компания 19 лет успешно работает на рынке энергетики (то есть с момента образования АОЗТ "КОТЭС"), содержится также и на интернет-сайте заявителя по адресу w\vw.сotes.ru/ahout.

Таким образом, оспариваемый товарный знак "КОТЭС" представляет собой обозначение, которое непрерывно использовалось группой компаний "КОТЭС", начиная с 1992 года, то есть задолго до момента образования заявителя.

Спорное обозначение непрерывно используется группой компаний "КОТЭС", начиная с 1992 год по настоящее время. В свою очередь, ЗАО "СибКОТЭС" приобрел право на фирменное наименование позднее даты начала деятельности группы компаний "КОТЭС" и лишь использовал в своем наименовании оригинальную часть уже существующего фирменного наименования другого юридического лица, входящего в группу компаний "КОТЭС".

Из материалов дела (акты выполненных работ от 20 февраля 2009 года, 21 апреля 2008 года, коммерческое предложение ЗАО "СибКОТЭС" от 5 июля 2007 года, рекламные буклеты, лицензионный договор от 31 мая 2005 года) следует, что ЗАО "СибКОТЭС" и ЗАО "КОТЭС-Сибирь" на протяжении длительного времени осуществляли совместную проектную деятельность, в том числе с использованием обозначения "КОТЭС", зарегистрированного в качестве товарного знака на имя ЗАО "КОТЭС-Сибирь", что свидетельствует об отсутствии возражений со стороны заявителя против регистрации товарного знака "КОТЭС" на имя ЗАО "КОТЭС-Сибирь" в период, когда указанные юридические лица входили в одну группу компаний и осуществляли совместную деятельность.

Отклоняется в этой свиязи довод заявителя о том, что регистрация обозначения "КОТЭС" в качестве товарного знака на имя ЗАО "КОТЭС-Сибирь" способна ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги.

Кроме того, 17 марта 2009 года, то есть до регистрации оспариваемого товарного знака, фирменное наименование заявителя изменено на ЗАО "Е4-СибКОТЭС". Таким образом, оригинальная часть фирменного наименования заявителя "Е4-СибКОТЭС" и оспариваемый товарный знак "КОТЭС" имеют существенную разницу в звучании, семантические отличия, обусловленные наличием в фирменном наименовании дополнительных элементов "Сиб" и "Е4", а также несходное визуальное восприятие, обусловленное разной длиной обозначений и наличием нехарактерных элементов в виде цифры и шрифта разного размера.

Указанные отличия позволяют потребителям и контрагентам не смешивать сравниваемые средства индивидуализации в гражданском обороте и соотносить с определенным источником товаров и услуг. В частности, как указывает сам заявитель (стр. 12 заявления в суд), обозначение "Е4" включено в его фирменное наименование с целью обеспечения отличия заявителя от группы компаний "КОТЭС", при этом обозначение "Е4" указывает на принадлежность заявителя к ОАО "Группа Е4".

В свою очередь, оспариваемый товарный знак по свидетельству N 395173 каких-либо элементов, указывающих на принадлежность правообладателя товарного знака к ОАО "Группа Е4", не содержит и ассоциируется только с одноименной группой компаний "КОТЭС", ведущей свою деятельность с 1992 года.

Как пояснили представители Роспатента и третьего лица (ООО "КОТЭС актив", на рынке существуют две самостоятельные группы компаний: "Группа КОТЭС", которая для индивидуализации своей деятельности использует обозначение "КОТЭС", и "Группа Е4", которая в своей деятельности не использует обозначение "КОТЭС", а использует обозначение "Е4". В Группу "КОТЭС" входят следующие компании: ЗАО "КОТЭС - Сибирь", ЗАО "КОТЭС", ООО "КОТЭС Актив", ЗАО "ЗиО - КОТЭС", ТОО "КОТЭС КАЗАХСТАН". Группа компаний "КОТЭС" выполняет крупные энергетические проекты, в том числе работы по Экибастузской ГРЭС-1, Экибастузской ГРЭС-2, Рефтинской ГРЭС, Карагандинской ТЭЦ-3, Астанинской ТЭЦ-2, Улан-Уданской ТЭЦ-1, ТЭС Углевик (Босния и Герцеговина), ТЭС Костолац-А (Сербия), Благовещенской ТЭЦ, ПГУ 600 Мвт в Москве, ТЭС Озерного ГОКа (Республика Бурятия), крупные проекты в Уральском регионе, в Архангельской области и других областях. Компании Группы "КОТЭС" имеют допуски на выполнение проектных и строительных работ СРО НП "МОПОСС" и СРО НП "Первая Национальная Организация Строителей", сертификат на соответствие стандарту ISO 9001-2008 Швейцарской аудиторской компании SGS и другие разрешающие документы.

При установлении наличия возможности фактического введения потребителей в заблуждение регистрацией товарного знака необходимо учитывать, что все услуги, которые оказывают ЗАО "Е4 - СибКОТЭС" и группа компаний "КОТЭС", относятся к услугам производственно-технического назначения. Вместе с тем согласно пункту 3.1.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 198, в отношении товаров (услуг) производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары (услуги) предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции (услуг) в соответствующей отрасли.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии условий, предусмотренные ч. 1 ст. 198 АПК РФ, необходимых для признания незаконным оспариваемого решения, правомерно, согласно ст. 110 АПК РФ распределив расходы по оплате государственной пошлины, отнеся их на заявителя.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.11.2012 по делу N А40-116359/12-19-947 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ж.В. Поташова

Судьи

В.И. Попов Л.Г. Яковлева