Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2013 г. N 09АП-41559/12

г. Москва

14 февраля 2013 г.

Дело N А40-103038/12-15-208

Резолютивная часть постановления объявлена 07 февраля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 февраля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Москвиной Л.А.,

судей:	Захарова С.Л., Цымбаренко И.Б.,
при ведении протокола	помощником судьи Коротковым Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 13 апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Лазарева Михаила Львовича

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 ноября 2012 года по делу N А40-103038/12-15-208, принятое судьей М.А. Ведерниковым,

по заявлению Индивидуального предпринимателя Лазарева Михаила Львовича (ОГРН 304440134400461, 156000, г.Кострома, м/р-н Давыдковский, д.27, кв.50)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)

о признании незаконным решения

при участии:

от заявителя:	Зиновенко Е.В. по дов. от 27.02.2012, Сухов А.В. по дов. от 05.02.2013,
от ответчика:	Шеманин Я.А. по дов. от 08.10.2012 N 01/25-728/41,

УСТАНОВИЛ:

ИП Лазарев Михаил Львович (далее - истец) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Роспатенту (далее - ответчик 1) и ФИПС (далее - ответчик 2) об отмене решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 25.10.2011 по заявке N 2010709859, вынесенное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), отмене решения от 27.04.2012 об отказе в удовлетворении "возражения" по заявленному обозначению, заявка N 2010709859, вынесенное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), а так же обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), зарегистрировать заявленное обозначение по заявке N 2010709859, на имя заявителя ИП Лазарева М.Л.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом суд исходил из того, что оспариваемое решение Роспатента соответствует действующему законодательству, не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Индивидуальный предприниматель Лазарев Михаил Львович подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объёме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает их необоснованными, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает их необоснованными, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей, участвующих в деле лиц, и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, с целью зарегистрировать товарный знак истцом ИП Лазаревым М.Л., 29.03.2010 была подана заявка N 2010709859 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Ответчиком, по результатам экспертизы, 21.04.2010 г. было вынесено решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака. Заявленное обозначение представляет собой объемное (3D) изображение реалистического изображения товара, и охрана данного обозначения испрашивается для части товаров 30 класса.

Истцом на вх. N 436 от 24.03.2011 г., от Федерального государственного бюджетного учреждения "Федерального института промышленной собственности" (ФИПС), было получено "Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства" от 14.03.2011 г., по заявке N 2010709859.

В уведомлении ФИПС делает вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, как товарный знак для всех товаров заявленного перечня на основании положений п.1 ст. 1483 ГК РФ.

Истец, не согласившись с аргументами и выводами, сделанными в уведомлении, исх. N 828 от 14.09.2011 г., направил свои доводы в пользу заявленного обозначения.

Истцом на Вх. N 697 от 14.11.2011, от ответчика, было получено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 25.10.2011, вынесенное на основании заключения по результатам экспертизы, принятое ФИПС.

В заключении по результатам экспертизы было установлено, что экспертиза не может согласиться с доводами, приведенными в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку данные материалы относятся к обозначению, которое отличается от заявленного, а именно, в дополнительных материалах представлено изображение этикетки с нанесенной на нее дополнительной информацией - текстовой, графической и т.д.

Истец, не согласившись с вынесенным решением об отказе, подал исх. N 903 от 03.02.2012 г. в 9-ое отделение Федерального государственного бюджетного учреждения "Федерального института промышленной собственности" (ФИПС), возражение на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

27.02.2012 ФИПС принял возражения к рассмотрению, и назначил его рассмотрение на заседании коллегии палаты по патентным спорам на 21.03.2012 г.

21.03.2012 состоялось заседание коллегии палаты по патентным спорам (отделение N 9 ФИПС), по результатам которого, ФИПС сделано заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения.

На основании данного заключения, ответчик вынес решение от 27.04.2012 об отказе в удовлетворении возражения, на основании того, что Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

Не согласившись с принятым решением заявитель обратился в суд.

В круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение заявителем срока, предусмотренного ч. 4 ст. 198 АПК РФ.

Вопреки утверждениям в апелляционной жалобе, решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований заявителя основано на полной и всесторонней оценке представленных сторонами доказательств, правильном определении имеющих значение обстоятельств дела и правильном применении норм материального права.

Поддерживая данный вывод суда, коллегия исходит из следующего.

Объёмное обозначение с приоритетом от 29 марта 2010 года заявлено на регистрацию на имя ИП М.Л. Лазарева в отношении товаров "хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; зерновые продукты; снеки; сухари; сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба, снеки из пшеничного хлеба, снеки зерновые, снеки рисовые, снеки кукурузные, снеки крупяной группы; хлебцы" 30 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение об отказе в его регистрации в качестве товарного знака на том основании, что оно не обладает различительной способностью.

Не согласившись с решением экспертизы, заявитель обратился с соответствующим возражением в палату по патентным спорам Роспатента.

Решением Роспатента от 27 апреля 2012 года в удовлетворении возражения было отказано.

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 5 марта 2003 года, зарегистрированным Минюстом России 25 марта 2003 года за N 4322, вступивших в силу 10 мая 2003 года (далее-Правила), к таким обозначениям могут относиться, в частности реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трёхмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Под указанное основание отказа в регистрации подпадают любые обозначения, которые в силу фактических обстоятельств не способны выполнять основную функцию, предусмотренную статьёй 1477 ГК РФ, а именно индивидуализировать товары юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Заявленное обозначение является объёмным и представляет собой хлебобулочное изделие, в частности, сухарь, выполненный в форме пластинки.

Объёмное изображение, используемое в оспариваемом обозначении, не обладает различительной способностью, так как воспроизводит форму товара, используемую различными производителями.

На рынке представлены следующие сухари в виде пластинок: "ОГО!", "ЗХ", "Чудо-Молодец" производства ООО "РусПот", "Fazer Crisp" производства группы компаний "Фацер" и др.

Вопросы экспертизы заявленных обозначений на их соответствие пункту 1 статьи 1483 ГК РФ раскрываются в пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утверждены приказом Роспатента от23 марта 2001 года N 39).

В соответствии с пунктом 2.2 Рекомендаций заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Для установления того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого элемента: энциклопедии, справочники, Интернет и др.

Суд первой инстанции обоснованно указал на то, что предоставление исключительного права одному лицу на обозначение в такой ситуации, безусловно, поставит одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение, что может способствовать нарушению антимонопольного законодательства.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г, N 135-ФЗ "О защите конкуренции" недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

То, что сухарь выполнен в форме пластинки с закруглёнными краями, не придаёт ему существенных различий от других сухарей, выполненных в форме прямоугольных пластинок.

Истец пояснил, что указанная форма обусловлена технологией нарезки. Однако, как следует из пояснений самого истца, указанная технология последним запатентована.

Вместе с тем, из спорного изображения товарного знака, невозможно установить его фактические размеры, в связи с чем, его регистрация по мнению суда, приведет к образованию у последнего права на предъявление претензий к неограниченному кругу производителей, выпускающие сходные товары в виде плоских пластинок при совпадении пропорций, что неправомерно.

Таким образом, заявитель, обладая исключительными правами на заявленное обозначение в качестве товарного знака, на основании статьи 1515 ГК РФ смог бы предъявлять претензии к производителям хлебобулочных изделий, сходных до степени смешения по форме, что могло бы причинить убытки этим хозяйствующим субъектам - конкурентам.

Соответственно, использование заявленного обозначения различными производителями доказывает тот факт, что оно является формой товара, не оригинальной для изделий такого рода, в связи с чем, заявленное обозначение не обладает различительной способностью. Ссылка заявителя на то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования заявителем, обоснованно не принята судом.

Согласно позиции Высшего арбитражного суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ), указанной в постановлении Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2006 года по делу N 8215/06, для того, чтобы обозначение приобрело различительную способность, необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.

Учитывая то, что сухари в виде пластинок используются различными производителями в одной отрасли, заявленное обозначение не могло приобрести различительную способность в отношении одного конкретного производителя.

Довод заявителя о том, что ему также принадлежит патент Российской Федерации на изобретение N 2432749, судом отклоняется, поскольку он не имеет отношения к настоящему делу ввиду того, что патент на изобретение, является предметом самостоятельной правовой охраны, которая никак не связана с получением исключительных прав на товарный знак.

Представленные заявителем маркетинговых исследований не являются экспертным заключением в соответствии со статьёй 82 АПК РФ. При этом исследование нельзя признать независимым, поскольку оно проводилось по заказу заявителя. Также в нарушение пункта 3 статьи 71 АПК РФ к исследованию не приложены опросные листы, что не позволяет проверить достоверность выводов данного исследования.

Более того, указанные маркетинговые исследования являются не относимыми доказательствами, поскольку проводились после даты приоритета оспариваемого товарного знака без учёта ретроспективы.

Указанные маркетинговые исследования были направлены на узнаваемость обозначения "фишка", которое не является предметом спора, а также на изучение потребительского спроса на сухари. То, что сухари под обозначением "фишка" делаются в форме пластинок, а также то, что они пользуются популярностью, не влияет на вывод Роспатента о том, что объёмное изображение товара не может индивидуализировать товары одного конкретного производителя, тем более что существует несколько таких производителей.

Не может быть принята во внимание ссылка заявителя на установление в данной сфере определенной практики регистрации аналогичных товарных знаков.

Как указано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2006 года N 8215/06, каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно, возражения по ним не были предметом рассмотрения на коллегии палаты по патентным спорам Роспатента, и решения по ним не являлись предметом данного спора.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции том, что оспариваемые решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 25.10.2011 г. по заявке N 2010709859 и решение от 27.04.2012 об отказе в удовлетворении "возражения" по заявленному обозначению, полностью соответствует законодательству, в связи с чем, отказывает в удовлетворении требований ИП Лазарева Михаила Львовича как в части признания недействительными решений Роспатента от 25.10.2011 г. и 27.04.2012 г., так и в части обязания Роспатента зарегистрировать заявленное обозначение по заявке N 2010709859, на имя заявителя ИП Лазарева М.Л.

Исходя из вышесказанного, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела, что установлено при рассмотрении спора и в апелляционном суде, поскольку в обоснование жалобы ее податель указывает доводы, которые были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и получили надлежащую оценку в судебном решении.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, в том числе, связанные с толкованием норм материального права, признаются коллегией несостоятельными, не опровергают выводы суда первой инстанции и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены принятого по делу судебного акта.

Таким образом, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, поскольку оно принято по представленному и рассмотренному заявлению, с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства.

Руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 20.11.2012 по делу N А40-103038/12-15-208 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Л.А. Москвина

Судьи

С.Л. Захаров И.Б. Цымбаренко