Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2013 г. N 03АП-2028/13

г. Красноярск

11 июня 2013 г.

Дело N А33-522/2013

Резолютивная часть постановления объявлена "21" мая 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен "11" июня 2013 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Гуровой Т.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Бахтеевой Э.Б.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" (истца) - Магодеевой Е.А., представителя по доверенности от 1 ноября 2012 года;

от общества с ограниченной ответственностью "Успех" (ответчика) - Лях А.Г., представителя по доверенности от 23 ноября 2012 года N 5;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Успех"

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от "01" апреля 2013 года по делу N А33-522/2013, рассмотренному в порядке упрощённого производства судьей Бычковой Л.К.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" (ИНН 2463002739, ОГРН 1022402133775; далее по тексту также истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Успех" (ИНН 2466124485. ОГРН 1042402979904; далее также ответчик) о взыскании 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 1 апреля 2013 года исковые требования удовлетворены. С общества с ограниченной ответственностью "Успех" взыскано в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" 300 000 рублей компенсации, 9 000 рублей государственной пошлины.

При принятии решения суд первой инстанции исходил из того, что истец, как лицо, имеющее исключительные права в отношении спорного товарного знака, вправе требовать от ответчика выплаты компенсации за незаконное использование ответчиком товарного знака.

Не согласившись с данным судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Успех" обратилось в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Красноярского края от 1 апреля 2013 года по делу N А33-522/2013 отменить.

По мнению ответчика, решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно. В нарушение статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не дал оценки доводам, изложенным ответчиком в отзыве на исковое заявление.

Ответчик своими действиями не нанес коммерческого ущерба истцу, в силу того, что истец уже 3 года не оказывает услуги - "лечебницы, физиотерапия" по классу МКТУ 44, что подтверждается протоколом заседания коллегии палаты по патентным спорам от 15 марта 2012 года Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В силу принятого Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам решения согласно названного выше протокола представленные истцом в антимонопольный орган документы, подтверждающее введение в оборот товара мини-сауна, вызывают сомнение.

Заявленная истцом компенсация необоснованно велика, истец не обосновал размер своих убытков, тогда как согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 3/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" вероятные убытки правообладателя являются одним из критериев соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также не сослался на иные обстоятельства, способные повлиять на размер взыскиваемой судом компенсации. Тем самым истец лишил суд возможности убедиться в соразмерности требуемого истцом размера компенсации.

Суд не принял во внимание довод ответчика о том, что истец незаконно зарегистрировал товарный знак поскольку не получил согласия автора знака - общества с ограниченной ответственностью "Креатив" в 2004 году, что подтверждается решением Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-64/2009.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2013 года апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью "Успех" принята к производству, рассмотрение жалобы назначено на 21 мая 2013 года.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы и заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства по делу на срок до рассмотрения коллегией по Патентным спорам возражений ответчика с просьбой признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 344583.

Представитель истца возразил против удовлетворения заявленного ответчиком ходатайства.

Рассмотрев ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства, суд апелляционной инстанции отказывает в его удовлетворении ввиду следующего.

По смыслу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отложения судебного заседания является невозможность разрешения спора сторон по какой-либо причине в данном судебном заседании.

В свою очередь, в силу части 2 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, арбитражным судом апелляционной инстанции не принимаются, за исключением случаев, если в соответствии с положениями части 6.1 статьи 268 настоящего Кодекса арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции.

Следовательно, поскольку решение о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 344583 не является основанием для перехода к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции, и не может быть приобщено к делу в качестве дополнительного доказательства судом апелляционной инстанции, возможность принятия указанного решения не является препятствием к рассмотрению судом апелляционной инстанции настоящего дела, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отложения судебного разбирательства по делу, предусмотренные статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца отклонил доводы апелляционной жалобы, указав на законность и обоснованность решения суда первой инстанции. Пояснил, что сумма компенсации определена истцом исходя из ранее удовлетворенной суммы компенсации по предыдущему спору с тем учетом, что в настоящем деле основанием иска явилось повторное нарушение ответчиком прав истца.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" является обладателем исключительного права на товарный знак N 344583, охраняемый на территории Российской Федерации на основании соответствующего свидетельства с приоритетом товарного знака 13 марта 2006 года.

Свидетельство N 344583 выдано обществу с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" на зарегистрированный 27 февраля 2008 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак, содержащий словесный элемент "КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА" и графическое изображение. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров классов МКТУ: 05 - бальзамы для медицинских целей, 19 - конструкции и услуг, 41 - клубы здоровья, 44 - лечебницы; помощь медицинская; физиотерапия. Срок действия регистрации товарного знака истекает 13 марта 2016 года.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 8 сентября 2009 года по делу А33-64/2009, вступившим в законную силу, обществу с ограниченной ответственностью "Успех" запрещено использовать сходное до степени смешения с зарегистрированным за обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" товарным знаком "Кедровая здравница" обозначение "мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница". Суд обязал общество с ограниченной ответственностью "Успех" удалить обозначение "мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" с товаров, выпускаемых обществом с ограниченной ответственностью "Успех"; изъять из оборота и уничтожить за счет общества с ограниченной ответственностью "Успех" контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено сходное до степени смешения с зарегистрированным за обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" товарным знаком "Кедровая здравница" обозначение "мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница"; а также запретил обществу с ограниченной ответственностью "Успех" использовать наименование "мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" на сайте http://sibkedr.de и http://sibkedr.ru и обязал общество с ограниченной ответственностью "Успех" опубликовать на сайтах http://sibkedr.de и http://sibkedr.ru решение Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-64/2009 с указанием регистрации товарного знака "Кедровая здравница" за обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ".

Решением Комиссии Красноярского Управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 26 декабря 2011 года по делу N 358-14-11 (л.д. 11) общество с ограниченной ответственностью "Успех" признано нарушившим требования пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции", в части:

- незаконного введения в оборот товара с обозначением "Кедровая арома-сауна ЗДРАВНИЦА", сходного до степени смешения с зарегистрированным обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" товарным знаком "КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА" по свидетельству N 344583;

- незаконного использования на сайте http://www.sibkedr.ru обозначения "Кедровая аромa-сауна "ЗДРАВНИЦА", сходного до степени смешения с зарегистрированным обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" товарным знаком "КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА" по свидетельству N 344583.

На основании решения от 26 декабря 2011 года по делу N 358-14-11 антимонопольным органом выдано предписание от 26 декабря 2011 года, которым антимонопольный орган предписал обществу с ограниченной ответственностью "Успех" прекратить:

- введение в оборот товара с использованием обозначения "Кедровая арома-сауна "ЗДРАВНИЦА", сходного до степени смешения с зарегистрированным обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" товарным знаком "КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА" по свидетельству N 344583;

- использование на сайте http://www.sibkedr.ru обозначения "Кедровая арома - сауна "ЗДРАВНИЦА", сходного до степени смешения с зарегистрированным обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" товарным знаком "КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА" по свидетельству N 344583.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 21 июня 2012 года по делу N А33-4630/2012, оставленным без изменения постановлениями Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2012 года и Федерального арбитражного суда Восточно- Сибирского округа от 22 марта 2013 года (л.д. 28), при участии в деле истца и ответчика по настоящему делу, отказано в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью "Успех" о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 26 декабря 2011 года по делу N358-14-11 и предписания о прекращении недобросовестной конкуренции от 26 декабря 2011 года N 21834.

В ходе рассмотрения дела N А33-4630/2012 арбитражным судом установлены следующие обстоятельства:

- на основании исследования договоров и товарных накладных за 2009, 2010, 2011 годы антимонопольным органом установлено введение обществом с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" в указанный период времени в оборот товара - мини-сауны с использованием зарегистрированного товарного знака "Кедровая здравница", а также введение обществом с ограниченной ответственностью "Успех" в тот же период времени товара - устройства электронагревательного "Сибирская здравница" УН-1 (аппарат аэрозоль-терапии комбинированный АЗТ-01);

- нотариусом Красноярского нотариального округа Шляпкиной И.В. 7 сентября 2011 года произведен осмотр информации в сети "Интернет" и установлено, что на сайте http://www.sibkedr.ru общество с ограниченной ответственностью "Успех" предлагает к продаже продукцию - "Кедровая арома-сауна "ЗДРАВНИЦА"; в тексте содержится словосочетание "Кедровая здравница";

Истец, полагая, что ответчиком незаконно использовался товарный знак, зарегистрированный за обществом с ограниченной ответственностью "Янеж" по свидетельству N 344583, обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.

В силу подпункта 3 пункта 1, пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В рамках настоящего дела истец просит о взыскании с ответчика компенсации за использование принадлежащего истцу товарного знака N 344583 путем предложения на сайте http://www.sibkedr.ru к продаже товара с обозначением, сходным до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком.

Оценив представленные в материалы дела документы, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о правомерности требований истца в виду следующего.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225, статьям 1226, 1229, пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности) и в отношении которых у их правообладателей возникают исключительные права на использование и распоряжение.

В силу пункта 1 статьи 1477 и пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак и включающее в себя право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на использование товарного знака входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, ответчиком.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Следовательно, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации под использованием товарного знака понимается, в частности использование товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Красноярского края от 8 сентября 2009 года по делу N А33-64/2009 и от 21 июня 2012 года по делу N А33-4630/2012 установлен факт принадлежности обществу с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" исключительных прав на товарный знак N 344583 в отношении товаров классов МКТУ: 05 - бальзамы для медицинских целей, 19 - конструкции и услуг, 41 - клубы здоровья, 44 - лечебницы; помощь медицинская; физиотерапия. Срок действия регистрации товарного знака истекает 13 марта 2016 года.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 21 июня 2012 года по делу N А33-4630/2012 также установлен факт введения обществом с ограниченной ответственностью "Успех" в оборот товара с обозначением "Кедровая арома-сауна ЗДРАВНИЦА", а также использовало указанное обозначение на сайте http://www.sibkedr.ru.

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о схожести словесного обозначения, использованного ответчиком, с принадлежащим истцу товарным знаком до степени смешения, поскольку данные обозначения включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы "Кедровая" и "Здравница", что позволяет ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Следовательно, суд первой инстанции пришел к верному выводу о доказанности истцом незаконного использования обществом с ограниченной ответственностью "Успех" товарного знака, зарегистрированного обществом с ограниченной ответственностью "Янеж" по свидетельству N 344583.

Таким образом, представленная истцом совокупность доказательств достаточна для установления наличия обстоятельств, обосновывающих требования иска, и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

Доказательства, подтверждающие правомерность использования ответчиками спорного словосочетания, в материалах дела отсутствуют.

Довод ответчика о досрочном прекращении Роспатентом правовой охраны товарного знака общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" в отношении услуг 41 и 44 класса МКТУ правомерно отклонён судом первой инстанции, поскольку досрочное прекращение правовой охраны состоялось лишь в 2012 году.

Доводы ответчика о незаконность регистрации истцом товарного знака и о недостоверности представленных в антимонопольный орган документов, подтверждающих введение в оборот товара мини-сауна, отклоняются судом апелляционной инстанции как направленные на пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по делам N А33-64/2009 и N А33-4630/2012. Кроме того, согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Доказательства того, что на момент предложения к продаже спорных товаров исключительное право истцу, удостоверенное свидетельством N 344583, было оспорено в установленном порядке, в материалах дела отсутствуют.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя, незаконно использовавшего товарный знак, вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1414 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела пришел к выводу о том, что предъявленный истцом размер компенсации является соразмерным допущенному ответчиком нарушению исключительных прав истца.

Возражения ответчика отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку согласно пункту 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. В свою очередь из материалов дела следует, что допущенное ответчиком нарушение не является первичным и допущено ответчиком несмотря на наличие в отношении него решения арбитражного суда о запрете подобных действий. Ссылка ответчика на неосуществление истцом деятельности в спорный период необоснованна, поскольку противоречит обстоятельствам, установленным в решении Арбитражного суда Красноярского края от 21 июня 2012 года по делу N А33-4630/2012, а также не исключает факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования общества с ограниченной ответственностью "ЯНЕЖ" о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Успех" 300 000 рублей компенсации.

При изложенных обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и не подлежит отмене ввиду отсутствия оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы возлагаются на ответчика.

С учетом того, что определением от 17 апреля 2013 года Третий арбитражный апелляционный суд по ходатайству ответчика приостановил исполнение решения по настоящему делу до рассмотрения апелляционной жалобы ответчика, приостановление в соответствии с пунктом 4 статьи 265.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "01" апреля 2013 года по делу N А33-522/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Т.С. Гурова