Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2013 г. N 09АП-16898/13

г. Москва

17 июля 2013 г.

Дело N А40-140824/12

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 июля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В. Лаврецкой

судей Е.Б. Расторгуева, Н.И. Левченко

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Дельтаклиник"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "29" марта 2013 г.

по делу N А40-140824/2012, принятое судьёй Ю.Л. Матюшенковой

по иску Фрей Медикал Текнолоджис АГ

(Плейс Бел-Эйр 1, МСЕ 1003 Лозанна, Швейцария)

к ООО "Дельтаклиник"

(105120, Москва, Наставнический пер., д. 6)

о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Воробьёва К.В. (по доверенности от 05.02.2013)

от ответчика: Коваленко Н.В., Чирко Е.Е. (по доверенности от 15.04.2013)

УСТАНОВИЛ:

Компания Фрей Медикал Текнолоджис АГ (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Дельтаклиник" (далее - ответчик) об обязании прекратить использование исключительного права на товарный знак "Золотая игла" N 430314 и не использовать словесные обозначения, сходные с указанным товарным знаком на интернет-сайте www.deltaclinic.ru, в купонах, размещаемых на скидочных сайтах; об обязании ответчика прекратить использование исключительного права на товарный знак "Золотая игла Мухиной" N 343390 и не использовать словесные обозначения, сходные с указанным товарным знаком интернет-сайте www.deltaclinic.ru; о взыскании с ответчика 196 524 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, расходов на составление протоколов осмотра в размере 14 100 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2013 года по делу N А40-140824/12 исковые требования удовлетворены частично. Суд решил обязать ООО "Дельтаклиник" прекратить использование обозначений "Золотая игла" и "Золотая игла Мухиной", сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельству N 430314 и свидетельству N 343390 на Интернет-сайте www.deltaclinic.ru, взыскал с ООО "Дельтаклиник" в пользу компании "Фрей Медикал Текнолоджиз АГ" 196 524 (сто девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать четыре) руб. компенсации, 14 100 (четырнадцать тысяч сто) руб. судебных расходов, 6373 (шесть тысяч триста семьдесят шесть) руб. 12 коп. госпошлины. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы ООО "Дельтаклиник" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда от 29 марта 2013 года по делу N А40-140824/12 отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы, заявитель ссылается на то, что судом первой инстанции неправомерно определен размер присужденной к взысканию компенсации; судом не обоснованно сделан вывод об использовании ответчиком на сайте www.deltaclinic.ru обозначения "ЗОЛОТАЯ ИГЛА", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 430314; судом не обоснованно сделан вывод об использовании ответчиком на сайте www.deltaclinic.ru обозначения "ЗОЛОТАЯ ИГЛА МУХИНОЙ", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 343390.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, считает решение незаконным и необоснованным.

Представитель истца возражал по доводам жалобы ответчика, считает решение законным и обоснованным.

Представителем истца в судебном заседании представлен отзыв на апелляционную жалобу ответчика. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приобщил к материалам дела отзыв на апелляционную жалобу.

Судебное заседание откладывалось в связи с ходатайством ответчика по тем основаниям, что Федеральной службе по интеллектуальной собственности рассматривались возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ЗОЛОТАЯ ИГЛА" по свидетельству N 430314 в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в части, в связи чем решение Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2013 года по делу N А40-140824/12 подлежит отмене, по следующим основаниям.

Компания Фрей Медикал Текнолоджис АГ является правообладателем в отношении товарного знака "Золотая игла" по свидетельству N 430314 и "Золотая игла Мухиной" по свидетельству N 343390 в отношении, в том числе ряда товаров 10, 19, 44 классов МКТУ.

По данным компании, на интернет-сайте www.deltaclinic.ru размещена информация о Многопрофильном медицинском центре "ДельтаКлиник". Сайт содержит рекламу услуг Центра по снижению веса с помощью Золотой иглы и Золотой иглы по методу Мухиной, в подтверждение чего представлен нотариально заверенный протокол осмотра сайта.

Использованные на сайте ответчика словесные обозначения сходны до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца.

Вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком, с товарными знаками истца решен судом без в соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

Истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков, в связи с чем реализация ответчиком услуг с использованием товарного знака истца и обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, является нарушением исключительных прав истца на товарные знаки.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однако удовлетворение иска в части обязания ответчика прекратить использование обозначений "Золотая игла" и "Золотая игла Мухиной", сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельству N 430314 и свидетельству N 343390, на Интернет-сайте www.deltaclinic.ru, может быть признано правомерным только в части.

Использование ответчиком тарных знаков для рекламы услуг по снижению веса с помощью Золотой иглы и Золотой иглы по методу Мухиной признается нарушением права на товарные знаки по 44 классу МКТУ - медицинские услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей. Поскольку на использованных для оказания услуг приборах (иглы) нет размещения указанных товарных знаков, нарушения исключительных прав на товарные знаки по 10 классу МКТУ (приборы и инструменты медицинские ) нет.

Данные обстоятельства судебная коллегия расценивает как неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, что в соответствии со статей 270 АПК РФ является основанием для отмены решения.

Суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения требований истца в части использования словесного обозначения "Золотая игла" в купонах, размещаемых на скидочных сайтах, поскольку доказательств того, что эта информация размещалась именно ответчиком не представлено. Доказательств, опровергающих данный вывод, не представлено.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, данным в п. п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения ст. ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п. п. 1 п. 4 ст. 1515 или п. п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, учитывая, что в соответствии с указанными нормами субъектом гражданско-правовой ответственности является не только производитель товара, маркированного обозначением, тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации, но и лицо, осуществившее иное использование товарного знака, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требование истца о запрете ответчику использовать спорные обозначения и выплате компенсации обоснованы.

Размер компенсации исчислен в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на то обстоятельство, что судом первой инстанции неправомерно определен размер присужденной к взысканию компенсации, данный довод проверен судом апелляционной инстанции и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Размер компенсации рассчитан истцом исходя из размера лицензионного вознаграждения, установленного лицензионным договором от 01.12.08, заключенным между истцом и ООО "Сияние", которому истец предоставил неисключительную лицензию на использование, в том числе и спорного товарного знака. Компенсация исчислена в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В обоснование размера взыскиваемого вознаграждения истцом представлена информация с сайта Архива Интернета, исходя из которой, истец рассчитал срок для расчета размера подлежащей взысканию неустойки в количестве 106 календарных дней, а также лицензионный договор, заключенный между истцом и ООО "Сияние" в отношении 11 товарных знаков истца, в числе которых товарный знак "ЗОЛОТАЯ ИГЛА МУХИНОЙ" по свидетельству N 343390. Установить стоимость права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, на основании данного лицензированного договора не представляется возможным.

Сумма лицензированного вознаграждения по указанному договору составляет 120 000 долларов США в год, то есть 3 720 000 рублей по курсу ЦБ РФ на 20.03.2013. При этом истец высчитывает стоимость использования одного товарного знака путем равного распределения указанной суммы на каждый товарный знак, являющийся предметом договора, а именно 338 182 рубля в год за одни товарный знак.

Предметом лицензионного договора являются 11 товарных знаков, которые имеют разное количество классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, являются разными по воспроизведению, имеют разные словесные обозначения в своем составе, регистрировались в различные периоды времени.

Соответственно, указанные товарные знаки имеют разную степень известности потребителю, разные сферы использования, и, как следствие, не могут быть равнозначными по размеру лицензионного вознаграждения за их использование.

Представленные истцом доказательства не соответствуют требованиям относимости, с учетом расхождения данных о начале срока использования обозначений на сайте признается невозможным удовлетворение требования в заявленном истцом размере.

На основании изложенного, судебная коллегия пришла к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в части 44 класса МКТУ, удовлетворение исковых требований в целом по свидетельствам признано неправомерным. Оснований для удовлетворения остальной части иска не усматривается.

Расходы на госпошлину подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2013 года по делу N А40-140824/2012 отменить.

Обязать ООО "Дельтаклиник" прекратить использование на Интернет-сайте www.deltaclinic.ru обозначений "Золотая игла" и "Золотая игла Мухиной", сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельству N 430314 и по свидетельству N 343390, в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в свидетельствах.

Взыскать с ООО "Дельтаклиник" в пользу "Фрей Медикал Текнолоджис АГ" в возмещение судебных расходов 4000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Лаврецкая

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев