Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2013 г. N 09АП-23511/13

город Москва

13 сентября 2013 г.

Дело N А40-133677/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 07 августа 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей О.Н. Лаптевой, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2013

по делу N А40-133677/2012, принятое судьей Хайло Е.А.

по иску общества с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВЫ

ПОГРЕБА"

(ОГРН: 1027700135253, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 79А, стр. 25)

к обществу с ограниченной ответственностью "Вайнстайл"

(ОГРН: 1107746352141, г. Москва, ул. Октябрьская, 80, стр. 6)

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬД-21",

общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Русьимпорт",

"Хосе Эстевес" ("Jose EstevesS.A.", Испания)

о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки и взыскании 30 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Савиных Т.В. (по доверенности от 25.02.2013) от ответчика: Яковлев Р.С. (по доверенности от 16.11.2012)

от третьего лица: Карпенко Р.А. (по доверенности от 10.01.2013)

от третьего лица "Хосе Эстевес" ("Jose EstevesS.A.", Испания): Карпенко Р.А. (доверенность от 19.12.2011)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА" (далее - ООО "АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Вайнстайл" (далее - ООО "Вайнстайл", ответчик) о запрете использовать обозначение "TESORO" для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам N 249951, N 322207, а также о взыскании 300 000 руб. компенсации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬД-21", общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Русьимпорт", "Хосе Эстевес" ("Jose EstevesS.A.", Испания).

Решением от 14 июня 2013 года Арбитражный суд города Москвы запретил ООО "Вайнстайл" использовать обозначение "TESORO" для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ при его реализации, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам N 249951 и N 322207.

Суд взыскал с ООО "Вайнстайл" в пользу ООО "Александровы погреба" 20 000 руб. компенсации, а также 4 600 руб. расходов по уплате госпошлины по иску. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит указанное решение суда отменить, перейти к рассмотрению данного дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, привлечь к участию в деле в качестве соответчика ООО "ВЕЛЬД-21", взыскать с ООО "ВЕЛЬД-21" в пользу истца 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 249951 и N 322207 (за период после 2008 г.), требования к ООО "Вайнстайл" удовлетворить в полном объеме.

Заявитель указал на то, что сумма компенсации - 20 000 рублей, за нарушение исключительных прав на товарные знаки является явно заниженной; судом нарушены нормы процессуального права, поскольку третье лицо по настоящему делу - ООО "ВЕЛЬД-21", должно быть привлечено к участию в деле в качестве соответчика.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Русьимпорт", извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы и требования апелляционной жалобы, представители ответчика и третьих лиц возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, представитель ООО "ВЕЛЬД-21" просил изменить решение суда и снизить размер компенсации до 10 000 рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены или изменения решения суда не имеется.

Судом установлено, что истец является правообладателем словесного товарного знака "TESORO/ТЕСОРО" по свидетельству РФ N 249951 (приоритет от 22.03.2002, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27.06.2003 для товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива), и комбинированного со словесным элементом "TESORO" по свидетельству N 322207 (приоритет от 14.11.2005), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 09.03.2007 для товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, с приоритетом от 14.11.2005.

В пункте 63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Из материалов дела следует, что регистрация товарных знаков по свидетельствам N 249951, N 322207 не оспорена и предоставление правовой охраны товарных знаков не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательства злоупотребления правом при регистрации товарных знаков или приобретении истцом прав на них, суду не представлены.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик, являющийся розничным продавцом алкогольной продукции, реализует на территории Российской Федерации алкогольную продукцию с обозначением "REAL TESORO", являющимся сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

Истец указал на то, что обозначение, используемое ответчиком, является сходным до степени смешения с товарным знаком "TESORO/ТЕСОРО" по свидетельству N 249951 и товарным знаком "TESORO" по свидетельству N 322207.

Истец указал на то, что ответчик реализует на территории Российской Федерации алкогольную продукцию с обозначением Marques del Real Tesoro, однако используемое на этикетке продукции, реализованной ответчиком, обозначение "REAL TESORO" занимает большее пространственное положение по сравнению с другими словесными и графическими элементами на этикетке, то есть акцентируя на себя внимание при восприятии этикетки в целом.

Истец ссылается на то, что слово "TESORO" в переводе с испанского языка означает "сокровище", слово "REAL" в переводе с испанского языка - "настоящий", "реальный", "королевский", "пышный", словосочетание "REAL TESORO" можно перевести как "настоящее сокровище" или "королевское сокровище".

Таким образом, именно слово "TESORO", по мнению истца, является доминирующим элементом словосочетания "REAL TESORO", поскольку является сильным и несет на себе смысловую нагрузку, по отношению к слову "TESORO" слово "REAL" является определением, факультативный элемент "REAL" может быть заменен любым другим словом без изменения смысла как всего обозначения "REAL TESORO", так и его доминирующего элемента "TESORО".

По мнению истца, слово "TESORO" тождественно названным товарным знакам истца по смысловому и фонетическому критериям и сходно с ними по графическому признаку, в связи с чем обозначение "REAL TESORO" сходно до степени смешения с товарными знаками истца.

При принятии решения суд первой инстанции исходил из того, что общее зрительное впечатление товарных знаков истца N 249951, N 322207 и обозначения "REAL TESORO", занимающего доминирующее положение на этикетке продукции, реализуемой ответчиком, позволяет сделать вывод, что указанные обозначения являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

Суд первой инстанции обоснованно указал на то, что товар, реализуемый ответчиком, является однородным товарам 33 класса МКТУ, для которого действует правовая охрана товарных знаков истца N 249951, N 322207.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что обозначение, использованное на товаре, реализуемом ответчиком, является сходным до степени смешения с товарными знаками истца и может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

При этом, ответчик не доказал факт того, что использование им видоизмененного товарного знака не повлекло нарушение прав истца, связанных с использованием товарных знаков N 249951, N 322207.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Учитывая указанные нормы закона и установленные судом фактические обстоятельства настоящего спора, суд первой инстанции обоснованно при разрешении спора пришел к выводу о том, что истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков, запретив ООО "Вайнстайл" использовать обозначение "TESORO" для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ при его реализации, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам N 249951 и N 322207.

Кроме того, за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию в размере 300 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика (ответчик является розничным продавцом алкогольной продукции), исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, заявленный истцом размер компенсации в сумме 300 000 рублей не соответствует указанным критериям, в связи с чем обоснованно уменьшен судом первой инстанции с 300 000 рублей до 20 000 рублей. Данный размер компенсации (20 000 рублей) является разумным и справедливым, учитывая доказанность истцом факта правонарушения со стороны ответчика.

Довод ООО "ВЕЛЬД-21" о необходимости снижения размера компенсации до 10 000 рублей признается судом апелляционной инстанции необоснованным, поскольку при определении размера подлежащей взысканию с ответчика компенсации в сумме 20 000 рублей судом первой инстанции были учтены все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному требованию (степень вины нарушителя, характер допущенного нарушения), с учетом принципа разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При таких обстоятельствах, довод заявителя апелляционной жалобы о том, что сумма компенсации - 20 000 рублей, за нарушение исключительных прав на товарные знаки является явно заниженной, отклоняется судом апелляционной инстанции по вышеизложенным основаниям, как противоречащая указанным нормам закона и установленным судом фактическим обстоятельствам спора.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на то, что судом первой инстанции нарушены нормы процессуального права, в обоснование довода о необходимости привлечения ООО "ВЕЛЬД-21" к участию в деле в качестве соответчика, не может быть признана судом апелляционной инстанции обоснованной, исходя из положений частей 5, 6 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при том, что невозможность рассмотрения дела без участия другого лица (в данном случае - ООО "ВЕЛЬД-21") в качестве ответчика истцом не обоснована.

Как видно из материалов дела, протокольным определением от 25.04.2013 суд первой инстанции оставил без удовлетворения ходатайство истца о привлечения к участию в деле в качестве соответчика ООО "ВЕЛЬД-21", заявленное истцом в день разрешения спора по существу (25.04.2013 была объявлена резолютивная часть решения суда).

При этом, заявитель апелляционной жалобы не указал норму федерального закона, которой предусмотрено обязательное участие в деле данного лица в качестве ответчика (часть 6 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, оснований полагать, что судом первой инстанции были допущены нарушения норм процессуального права, влекущие безусловную отмену обжалуемого решения суда от 14 июня 2013 года (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), у суда апелляционной инстанции не имеется.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены или изменения решения суда от 14 июня 2013 года.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 июня 2013 года по делу N А40-133677/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

О.Н. Лаптева А.И. Трубицын