Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2013 г. N 09АП-26346/13

г. Москва

19 сентября 2013 г.

Дело N А40-31698/13

Резолютивная часть постановления объявлена 09 сентября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 сентября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Н.В. Лаврецкой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем Амировым Т.Л.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Фестиваль"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2013

по делу N А40-31698/2013,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Фестиваль"

(ОГРН 1095543020088, ИНН 5507212160)

к Закрытому акционерному обществу "ГМГ-БИН"

(ОГРН 1037731025243, ИНН 7731277561)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности

при участии в судебном заседании:

от истца: Ангелова И.Б. (по доверенности от 27.11.2012)

от ответчика: Ермакова Е.А. (по доверенности от 17.01.2013), Вербицкая JI.B. (по доверенности от 17.01.2013)

от третьего лица: не явился - извещен

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "Фестиваль" (далее по тексту - заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Закрытому акционерному обществу "ГМГ-БИН" (далее по тексту - заинтересованное лицо, правообладатель) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков N N 280018, 301570, 301569, 295359 в связи с их не использованием в течение 3-х лет до даты подачи заявления в отношении части услуг 36 класса МКТУ, а именно: операции с недвижимостью, сдача в аренду нежилых помещений.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности далее по тексту - Роспатент)(согласно уточненным в порядке ст.49 АПК РФ исковым требованиям).

Решением суда от 19 июня 2013 года в удовлетворении иска отказано.

При этом суд пришел к выводу, что ответчиком представлены доказательства использования спорных товарных знаков в проверяемый в иске период.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

По мнению заявителя жалобы, суд не принял во внимание, что все представленные ответчиком доказательства сводятся к использованию только товарного знака "Фестиваль" по свидетельству N 302486, регистрация которого заявителем в рамках настоящего дела не оспаривается.

Ответчик просит решение суда оставить в силе, представил отзыв на апелляционную жалобу.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст.270 АПК РФ, для отмены решения от 19 июня 2013 года и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) товарный знак по заявке N 2004713150 с приоритетом от 15 июня 2004 года зарегистрирован Роспатентом 10 декабря 2004 года за N 280018 " ФЕСТИВАЛЬ FESTIVAL" в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя ЗАО "Промышленно - финансовая компания "БИН".

Товарный знак по заявке N 2005729401 с приоритетом от 16 ноября 2005 года зарегистрирован Роспатентом 22 февраля 2006 года за N 301570 "ФЕСТИВАЛЬ ПРОДАЖ" в отношении товаров 16, 25, 28, 30 и услуг 36, 37 классов МКТУ на имя ЗАО "Корпорация А.Н.Д".

Товарный знак по заявке N 2005729400 с приоритетом от 16 ноября 2005 года зарегистрирован Роспатентом 22 февраля 2006 года за N 301569 "ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПОК" в отношении товаров 16, 25, 28, 30 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ на имя ЗАО "Корпорация А.Н.Д".

Товарный знак по заявке N 2005707000 с приоритетом от 30 марта 2005 года зарегистрирован Роспатентом 13 сентября 2005 года за N 295359 " ФЕСТИВАЛЬНЫЙ" в отношении услуг 35, 36, 37, 40 классов МКТУ на имя ЗАО "Промышленно - финансовая компания "БИН".

В дальнейшем, в отношении данных товарных знаков Роспатентом был зарегистрирован ряд договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки.

В настоящее время, в результате регистрации Роспатентом 28 мая 2009 да за N РД0050635 договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки, правообладателем оспариваемых товарных знаков является ответчик - ЗАО "ГМГ - БИН"

Обращаясь с настоящим заявлением в суд, заявитель ссылается на свою заинтересованность в использовании спорных товарных знаков, а также на не использование указанных знаков заинтересованным лицом правообладателем в течении трех лет до даты подачи заявления.

При этом период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 19.03.2010 по 19.03.2013 включительно.

Учитывая, что регистрация спорного товарного знака была произведена до 01.01.2008, то есть в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования места происхождения товаров" (далее по тексту- Закон о товарных знаках), и продолжилось после 01.01.2008, в период действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что к рассматриваемому спору подлежат применению оба законодательных акта.

В обоснование заинтересованности в прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, зарегистрированных за N N 280018, 301570, 301569, 295359 заявитель указывает, что ООО "Фестиваль", используя своё фирменное наименование, занимается операциями с недвижимостью в г. Омске, предоставляет услуги по сдаче в аренду площадей в торговом центре, на вывеске которого расположено комбинированное обозначение "Фестиваль", где оказывает услуги, которые относятся к 36 классу МКТУ, в подтверждение чего представлены соответствующие доказательства. Кроме того, ответчиком был подан иск к ООО "Фестиваль" о нарушении нрав на указанные спорные знаки.

По утверждению заявителя, согласно открытым источникам информации, размещенным в сети "Интернет", спорные товарные знаки не используется правообладателем в отношении услуг 36 класса МКТУ, таким образом, номинальное существование данных товарных знаков нарушает заявителя, затрагивает законные интересы, ведёт к причинению реального ущерба заявителю как субъекту хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 1 Закона о товарных знаках, товарный знак - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

При этом согласно ч. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Исходя из ч. ч. 2, 3 ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с ч. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно ч. 2 ст. 1484 и ч. 2 ст. 1486 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование своих возражений ЗАО "ГМГ-БИН" ссылается на то, что активно использует спорные товарные знаки, в том числе в отношении части услуг 36 класса МКТУ, а именно: операции с недвижимостью, сдача в аренду нежилых помещений. В качестве доказательств использования спорных товарных знаков ответчиком представлены: устав ЗАО "ГМГ-БИН", свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ ЗАО "ГМГ-БИН"; выписка из ЕГРЮЛ по ЗАО "ГМГ-БИН"; договоры аренды и акты к ним N ОДА00535 от 01.12.2010; N О ДАО0498 от 19.07.2010; N ОДА00590 от 26.05.2011; NЮДА00575 от 01.06.2011; NАР00638 от 01.03.2012; NАР00660 от 01.06.2012; совокупная платежная ведомость по арендным платежам по договорам NN ОДА00535, ОДА00498, ОДА00590, ОДА00575, АР00638, АР00660 за период с 2010 -2013 г.г.; выписка из ЕГРП по нежилому зданию, расположенному по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 3, корп.1 (ТРЦ Фестиваль) от 26.06.2012; перечень контрагентов ответчика, являющихся арендаторами нежилых помещений в Торгово-развлекательном центре "Фестиваль"; дополнительные соглашения N 20 от 23.08.2011, N 30 от 20.02.2012, N 34 от 25.05.2012, N 37 от 21.08.2012 по изготовлению полиграфической продукции (каталога ТРЦ "Фестиваль") с приложениями оригинал-макета; рекламные буклеты-каталоги ТРЦ "Фестиваль" 2011, 2012 г.г.; распечатка с сайта www.festival-center.ru с формой заявки на аренду торговых помещений в ТРЦ "Фестиваль" и описанием ТРЦ "Фестиваль"; фотографии ТРЦ "Фестиваль" с вывесками арендаторов-контрагентов ответчика; отчет ВЦИОМ относительного товарного знака Фестиваль/ Festival (2012 г.); аналитический отчет по итогам социологического опроса по характеру восприятия товарного знака Фестиваль/ Festival (2012 г.); справка по затратам на рекламу ТЦ Фестиваль в Москве; отчеты по маркетинговым мероприятиям в ТРЦ "Фестиваль" (о проведении праздников 2010-2011-2012 г.г.); публикация регистрации товарного знака по свидетельству N 371444.

Соответственно, представленные ответчиком доказательства свидетельствуют об использовании товарного знака Фестиваль FESTIVAL по свидетельству N 280018.

Между тем, данное обстоятельство не может служить основанием, влекущим отмену решения в силу следующего.

Товарные знаки ФЕСТИВАЛЬ ПРОДАЖ по свидетельству N 301570,ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПОК по свидетельству N 301569, ФЕСТИВАЛЬНЫЙ по свидетельству N 295359 являются сходными с ключевым товарным знаком festival по свидетельству N 280018, и образуют совместно с ним узнаваемую серию Товарных знаков, семантически, визуально, фонетически связанных с темой ФЕСТИВАЛЯ.

При таких обстоятельствах ответчиком доказано то обстоятельство, что ЗАО "ТМТ-БИН" является правообладателем линейки товарных знаков, объединенных сильным товарным знаком Фестиваль FESTIVAL, по свидетельству N 280018.

В соответствии с ч.2 ст.1486 ГК РФ под использованием товарного знака понимается, в том числе для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В этой связи использование ответчиком элемента Фестиваль во всех спорных товарных знаках в различных вариантах, включая выбор шрифта, словесных знаков, по сути может квалифицироваться как использование всех спорных товарных знаков.

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные отношения, суд первой инстанции применил верно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2013 по делу N А40-31698/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Е.Б. Расторгуев Н.В. Лаврецкая